CP4: Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero “Armonizzare le diverse interpretazioni dell’ambito di protezione dei marchi esclusivamente in bianco, nero e/o in scala di grigi (se coprono alcuni/tutti i colori o meno)” Programma di convergenza

Obiettivi: sviluppare prassi comuni… Programma di convergenza ASPIRAZIONE - “Definire e comunicare chiarezza, certezza del diritto, qualità e fruibilità sia per i richiedenti sia per l’ufficio” che non richiedono modifiche legislative; che saranno attuate dagli uffici nazionali della PI aderenti, dal BOIP e dall’UAMI; che saranno disponibili in tutte le lingue dell’UE

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero Documento sulla prassi comune Novembre 2013: approvazione all’unanimità durante la sessione del Consiglio di amministrazione.

CP4. Parti interessate UFFICI ATTUATORI AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SL, SK, TR, UAMI, UK (23) UFFICI ADERENTI CON VINCOLI GIURIDICI NO, SE, DK UFFICI NON ADERENTI IT, FI, FR, ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI (osservatori) APRAM, FICPI, ICC Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero

CP4. Progetto Due estremi: Bianco e nero copre tutti i colori Ciò che vedi è ciò che ottieni Non era del tutto chiaro quali uffici seguissero un determinato approccio e in quali casi. INCERTEZZA DEL DIRITTO 01 02

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Ambito di applicazione del progetto un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di grigi è considerato identico allo stesso segno a colori per quanto riguarda le rivendicazioni di priorità un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di grigi è considerato identico allo stesso segno a colori per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione l’uso di un segno a colori è considerato uso dello stesso marchio registrato in bianco e nero l’uso di un segno in bianco e nero è considerato uso dello stesso marchio registrato a colori Far convergere le prassi per stabilire se :

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Esclusione dall’ambito di applicazione  somiglianze fra colori, compresa la questione se un marchio depositato in bianco e nero e/o in scala di grigi sia simile allo stesso segno a colori per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione;  identità nel caso in cui il segno anteriore sia a colori e il segno posteriore sia in bianco e nero e/o in scala di grigi (per quanto concerne l'identità, la prassi comune si concentra esclusivamente sui marchi anteriori in bianco e nero);  uso a fini di acquisizione del carattere distintivo;  marchi di colore intrinseco;  questioni in materia di violazione. I seguenti casi esulano dall’ambito di applicazione del progetto :

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero RISULTATI DELL’INDAGINE INIZIALE (febbraio 2012)

Scope of Protection B&W Marks Survey RISULTATI DELL’INDAGINE INIZIALE (febbraio 2012) Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero Priorità Impedimenti relativi alla registrazione Uso effettivo

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Riepilogo: Azioni intraprese, riunioni Riunione iniziale febbraio 2012 Riunione sul pacchetto di lavoro ottobre 2012 Riunione sul pacchetto di lavoro giugno 2013 – ulteriore lavoro sulla prassi comune Riunione di collegamento ottobre 2013 – aggiunta di un capitolo distinto per gli uffici con vincoli giuridici Approvazione all’unanimità durante la sessione del Consiglio di amministrazione: novembre risultati principali: documento sui principi della nuova prassi comune, documento sul piano di comunicazione, documento sulla strategia di attuazione Riunione sull’attuazione del gruppo di lavoro febbraio 2014 – Comunicazione comune Pubblicazione simultanea in tutti i siti web in tutte le lingue nazionali: 15 aprile 2014

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Prassi comune Stabilire l’ identità dei segni per quanto riguarda le rivendicazioni di priorità e gli impedimenti relativi Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto, “l’identità” deve essere interpretata nello stesso modo indipendentemente dalla disposizione in cui si trova (Sentenza T-378/11 “MEDINET”).

CP4. Prassi comune Rivendicazioni di priorità e impedimenti relativi – considerazione dell’“identità” La Corte fornisce la medesima definizione di identità dell’LTJ Diffusion nella sentenza T-103/11 “JUSTING” (punto 16) Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero Sentenza C-291/00 “LTJ Diffusion” “un segno è identico al marchio quando esso riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.” (punto 54)

CP4. Prassi comune Differenze insignificanti Se le differenze di colore sono talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni saranno considerati “identici” Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero IDENTICI NON IDENTICI

CP4. Attuazione della prassi comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Differenze insignificanti Ba marchio anteriore identità non identità

CP4. Attuazione della prassi comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Differenze insignificanti Marchio anteriore identità non identità

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Prassi comune Prassi comune: impedimenti relativi Se i segni non sono identici, potrebbero comunque essere simili. La somiglianza esula, tuttavia, dall’ambito di applicazione del progetto.

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Prassi comune Prassi comune: uso effettivo Una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio, T-152/11 “MAD” – uso effettivo del marchio a sinistra nei segni sulla destra tranne in casi eccezionali…

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Prassi comune Prassi comune: uso effettivo Una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio, tranne in casi eccezionali quando: il contrasto delle tonalità differisce in modo significativo il colore o la combinazione di colori costituisce di per sé carattere distintivo il colore è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del segno

CP4. Attuazione della prassi comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Prassi comune: cambio di approccio? Priorità  Prassi precedente meno rigida: 3 (CY, IE, PT)  Prassi precedente più rigida: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, SK, TR, UAMI)  Nessun cambiamento: 9 (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK) “Identità” per le priorità: 13 uffici stanno modificando le loro prassi

CP4. Attuazione della prassi comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Prassi comune: cambio di approccio? Impedimenti relativi  Prassi precedente meno rigida: 2 (CY, GR)  Prassi precedente più rigida: 3 (BG, EE, LT)  Nessun cambiamento: 17 (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UAMI, UK) “Identità” per gli impedimenti relativi: 5 uffici stanno modificando le loro prassi

CP4. Attuazione della prassi comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Prassi comune: che cosa è cambiato? Uso effettivo  Nessun cambiamento di prassi per l’ufficio nazionale  Né gli uffici né l’UAMI cambieranno la prassi esistente in merito all’uso effettivo

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero CP4. Attuazione della prassi comune Documento sulla Comunicazione comune

CP4. Attuazione della prassi comune: comunicazione comune Relazione sui progressi del programma di convergenza Calendario e ambito di applicazione Data di attuazione: Data di pubblicazione (15/04/2014) + max. 3 mesi Ambito di applicazione:  Domande / procedimenti futuri (23) +  Domande / procedimenti pendenti (8)

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