Caso giurisprudenziale sul marchio 5 Cass., 16 aprile 2008, n. 10071 Parma, 9 ottobre 2008

Causa trib. Torino Le società Havana Club Holding s.a., Havana Club International s.a. e Distillerie Ramazzotti s.p.a. convenivano in giudizio la s.n.c. Distillerie Bagnoli e la s.n.c. Enoteca Centro Bere. Le attrici, titolari del marchio “Havana Club”, licenziataria dello stesso e distributrice per l’Italia del prodotto, riferivano che la convenuta snc Bagnoli produceva da qualche tempo un rum con il marchio “Havana Carribean rum”, in parte commercializzato dalla convenuta s.n.c. Enoteca Centro Bere. Secondo le attrici il marchio utilizzato dalle convenute era una contraffazione del loro marchio. Accusavano inoltre le convenute di concorrenza sleale per confusione.

Causa trib. Torino Le attrici chiedono: accertamento contraffazione del marchio, accertamento concorrenza sleale, condanna dei convenuti alla soppressione del marchio, imposizione di penale per ogni eventuale ulteriore uso, pubblicazione della sentenza, condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano le convenute eccependo incompetenza territoriale del tribunale di Torino e, nel merito sostenendo l’invalidità del marchio geografico delle controparti o quantomeno il suo carattere debole e la sufficiente differenziazione del loro marchio.

Tribunale di Torino 17 luglio 2001 Il tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito rigettava integralmente le domande delel società.

Motivazione tribunale Il tribunale pur riconoscendo la validità del marchio “Havana Club” in quanto marchio complesso, qualificava lo stesso come marchio debole ed escludeva che nell’anno 1997 (in cui era stato registrato il marchio concorrente) il primo avesse acquisito in Italia rilevante capacità distintiva da integrare il c.d. uso secondario. Il marchio delle concorrenti era sufficientemente differenziato. Escludeva l’imitazione servile.

Sentenza Corte Appello Torino 27 novembre 2002 Ricorrevano in appello le soccombenti. Si costituivano le appellate chiedendo la conferma della sentenza del tribunale di Torino La Corte d’Appello Confermava la decisione di primo grado sulla base sostanzialmente delle stesse argomentazioni.

Ricorso in cassazione La Havana Club s.a. ecc. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello. Resiste con controricorso la snc Bagnoli Giovanni & c..

Motivi di ricorso da parte di Havana Club La sentenza ha erroneamente ritenuto che il marchio Havana Club fosse un marchio d’insieme, anziché marchio complesso. La sentenza non ha riconosciuto il carattere distintivo della parola Havana. La sentenza ha escluso il carattere forte del marchio a seguito di acquisizione del “Secondary Meaning”. La sentenza non ha riconosciuto la notorietà all’estero del marchio ai sensi della convenzione di Parigi.

Motivi di ricorso da parte di Havana Club Il marchio è un marchio complesso, la parola “Havana” era tutelabile di per sé a prescindere dall’aggiunta “Club”. L’indicazione del nome Havana nel marchio della Distilleria Bagnoli costituisce una falsa indicazione dell’origine (non essendo interamente prodotto a Cuba) del prodotto e quindi atto di concorrenza sleale. (omissis)

Decisione 14 marzo 2008 Il primo motivo è inammissibile perché comunque la corte aveva ritenuto valido detto marchio come marchio complesso. Il secondo e il quinto motivo sono infondati. Il marchio è complesso (ogni singola parte è dotata di capacità distintiva autonomamente), come ha accertato anche la corte d’appello. Ma al tempo stesso ha ritenuto che sia il marchio Havana (identificativo del luogo di produzione del rhum) che quello Club (luogo di uso abituale del prodotto) fossero deboli che anche il marchio complesso Havana Club lo fosse di conseguenza. La valutazione appare corretta. Anche il terzo motivo è infondato: la corte d’appello ha svolto un approfondito accertamento circa la sussistenza del “secondary meanig”, ed ha escluso con motivazione corretta che esso sussistesse all’epoca della registrazione di Havana Carribean rhum (fine 1997).

Decisione 14 marzo 2008 Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Il presupposto per poter applicare la norma portata dalla convenzione è che la notorietà all’estero si riverberi anche in Italia, ma i ricorrenti hanno condiviso la necessità di indagare sulla sussistenza del secondary meaning con riferimento alla notorietà in Italia, confermando che esso non sussisteva all’epoca della registrazione del marchio contestato. Anche il sesto motivo appare infondato. La corte d’appello ha rilevato come il rhum fosse prodotto nei caraibi e per una quota a Cuba. L’indicazione Havana Caribean rhum non era perciò ingannevole. Anche il settimo motivo è infondato ….

Dispositivo Rigetta il ricorso, Condanna le società ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio liquidate in Euro 7000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché oltre spese generali ed accessori di legge.