C ENNI PROCEDURALI SUL PROCESSO DI PRIMO GRADO DI FRONTE ALL ’UPC.

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1 C ENNI PROCEDURALI SUL PROCESSO DI PRIMO GRADO DI FRONTE ALL ’UPC

2 Overview 2 Principi generali Fasi e procedimenti di primo grado Il procedimento generale Fasi scritte delle diverse azioni di fronte all’UPC Mock trial Written Procedure: primi step Questioni pregiudiziali Statement of defence Fase interinale Fase orale Misure cautelari Enforcement Esame comparato: spese di giudizio; costi di rappresentanza; misure cautelari; esecuzione.

3 Principi generali Certezza del diritto e decisioni di alta qualità (Consideranda UPCA) Proporzionalità, flessibilità, correttezza ed equità (artt. 41-42 UPCA e Preamble ROP) Libertà delle parti di determinare l’oggetto e le prove a sostegno del loro caso domande (art. 43 UPCA) Procedura rapida: entro un anno final oral hearing (Preamble ROP) 3

4 Principi generali Procedimento suddiviso in fasi (ROP e art. 52 UPCA): – fase scritta; – fase interinale; – fase orale. Ogni atto è depositato presso il Tribunale principalmente in forma elettronica (art. 44 UPCA e R 4 ROP) Le notifiche avvengono ad opera della Registry dopo il deposito dello Statement of Claim da parte dell’attore (R 270-275 ROP). Nell’ambito dell’UPC tutto ciò che non è oggetto di contestazione diventa un fatto (R 9 ROP) Le decisioni sui costi e/o sui danni possono aver luogo contestualmente o successivamente al giudizio di merito (R 118-119 e 125-157 ROP) 4

5 Rapidità della procedura I termini processuali sono brevi: Un mese ad es. R 19 ROP Due mesi ad es. R 29 ROP Massimo tre mesi R 23, R 24 ROP Interim Procedure (fase interinale) della durata di massimo tre mesi dopo la chiusura della Written Procedure (fase scritta) (R 101.3 ROP) Al fine di un efficiente case management, è stato istituito un judge-rapporteur (R 101.3 ROP) La convocazione delle parti all’udienza orale deve avvenire almeno due mesi prima della medesima R 108.3 ROP L’oral hearing in via generale non dovrebbe protrarsi per più di un giorno Decisione entro 6 settimane da oral hearing (R 118.6 ROP) 5

6 Fasi e procedimenti di primo grado 1)Fase scritta e case management 2)Fase interinale prevedere una conference con le parti 3)Fase orale, può prevedere un’udienza con la partecipazione delle parti, a meno che il Tribunale non decida diversamente con l’accordo delle parti 4)Procedimento separato per la liquidazione del risarcimento del danno, può includere la richiesta di esibizione delle scritture contabili (R 125-144 ROP) 5)Procedimento separato per la decisione sulle spese di giudizio (R 150-157 ROP) 6

7 Il procedimento generale Statement of claim Statement of defence Reply to statement of defence Rejoinder to reply R 13-29 Se si richiede una valutazione separata Procedure for the determination of damages and compensation R 125-144 Procedure for cost order R 150-157 7 Written Procedure R 12-98 Interim Procedure R 101-110 Oral Procedure R 111-119

8 Azione di accertamento negativo della contraffazione – fase scritta R 61-74 Statement for the declaration of non-infringement Defence to the Statement 2 mesi Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese 8

9 Azione di revoca – fase scritta R 42-60 Statement for revocation Defence to revocation 2 mesi Counterclaim for infringement 2 mesi Reply to the Defence 2 mesi Defence to the Counterclaim 2 mesi Application to amend the patent - 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 1 mese Defence to the Application 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese 9

10 Azione di contraffazione – fase scritta R 12-18, 22-34 Statement of claim Statement of defence 3 mesi Counterclaim for revocation 3 mesi Reply to the Statement 2 mesi Defence to the Counterclaim 2 mesi Application to amend the patent - 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 2 mesi Defence to the Application 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese 10

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12 R 13.1(a) 12

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14 R13.1(a) R 13.1(c) R 13.1(c) nella Rule anche il nome della persona R 13.1(a) 14

15 R13.1(a) R13.1(c) R13.1(a) R 7 R 13.1(p) Il metodo per determinare la value-based fee dovrebbe essere il più semplice possibile: -Preferibilmente basato su un’appropriata licence fee -Possibile anche che sia basato sulla perdita di profitti dell’attore o -I profitti conseguiti dal convenuto (normalmente considerato troppo complicato per essere determinato all’inizio del procedimento, risultando in un mini-trial). Il calcolo del valore della injunction claim e della damage claim dovrebbe essere basato sul calcolo di una royalty effettuato come segue: Il fatturato del convenuto per i prodotti asseritamente contraffatti per il futuro fino alla scadenza del brevetto (injunction claim) e per il passato (damage claim) dovrebbe essere calcolato sul fatturato esistente di cui si abbia conoscenza o, se non conosciuto o non ancora esistente, sulla quota di mercato che è stata o che si presume ragionevolmente occupata dal convenuto. 15

16 Court fees: esempi I.Fixed fee Infringement action [R. 15] 11.000 € II.Counterclaim for infringement [R. 53] 11.000 € III.Action for declaration of non-infringement [R. 68] 11.000 € IV.Action for compensation for license of right [R. 80.3] 11.000 € V.Application to determine damages [R. 132] 3.000 € VI.Appeal pursuant to Rule 220.1 (a) and (b) [R 228] 16.000 € VII.Other counterclaims pursuant to Article 32 (1) (a) UPCA 11.000 € VIII.Procedures/actions Fixed Fee Revocation action [R. 47] 20.000 € IX.Counterclaim for revocation [R. 26] same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20.000 € X.Application for provisional measures [R. 206.5] 11.000 € Piccole e microentità beneficeranno di una riduzione del 40% in court fees. 16

17 R 13.1(b) R 13.1(d) campo non richiesto? R 13.1(d) R 13.1(b) 17

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25 Written Procedure: primi step Statement of claim Statement of defence Decisione del judge- rapporteur (R 20) Appeal Possibile sospensione dei procedimenti Preliminary Objection entro un mese (R 19) Commenti alle Preliminary Objections, correzione di ogni mancanza del statement of claim (R 19.5) 25

26 Questioni pregiudiziali R 19-21 Preliminary objections 1 mese dalla notifica Statement of claim commenti scritti / correzione dell’atto 14 giorni decisione Appeal Questioni che possono essere sollevate: a)giurisdizione e competenza della Corte; b)competenza della divisione indicata dall’attore; c)lingua statement of claim. Registry invita il claimant a presentare i propri commenti Il termine previsto per il deposito dello Statement of defence [R 23] non è condizionato dal deposito delle Preliminary objections, a meno che il judge-rapporteur decida diversamente 26

27 Statement of defence Il convenuto deposita lo Statement of defence entro tre mesi dalla notifica dello Statement of claim (R 23) Possibile Counterclaim for revocation (R 25) Il convenuto deve pagare la fee per la Counterclaim for revocation Non appena possibile dopo la notifica dello Statement of defence, il judge- rapporteur, previa consultazione delle parti, fissa data e orario della interim conference (ove necessario [R 101.1]) e stabilisce anche data e orario per l’udienza orale. Il judge-rapporteur può stabilire una data alternativa (R 28). 27

28 Azione di contraffazione – fase scritta R 12-18, 22-34 Statement of claim Statement of defence 3 mesi Counterclaim for revocation 3 mesi Reply to the Statement 2 mesi Defence to the Counterclaim 2 mesi Application to amend the patent - 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 2 mesi Defence to the Application 2 mesi Rejoinder to the Reply 1 mese Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese 28

29 Chiusura della fase scritta R 35-36 Il judge-rapporteur può: -informare le parti della data di chiusura della fase scritta; -confermare la data e l’orario della interim conference, se necessaria, o informare le parti che la interim conference non avrà luogo; -a fronte di una richiesta motivata di una parte - depositata prima della data di chiusura della fase scritta - concedere termini per lo scambio di ulteriori memorie scritte. 29

30 Fase interinale R 101-110 Dopo che tutti gli atti difensivi sono stati depositati, trascorsi sei mesi dal deposito del primo atto difensivo può essere dato avvio alla fase interinale. Conclusione entro 3 mesi dalla chiusura della fase scritta. case management resta al judge-rapporteur Il judge-rapporteur rimette la causa al panel per la decisione e il panel può rivedere qualsiasi decisione del judge-rapporteur Il judge-rapporteur, a prescindere dalla interim conference, può ordinare alle parti di:  fornire ulteriori chiarimenti su specifici punti;  rispondere a domande specifiche;  produrre prove;  depositare specifici documenti. 30

31 Fase interinale R 104-106 I NTERIM C ONFERENCE Scopo: identificare i punti principali e determinare quali sono i fatti rilevanti della causa; chiarire le posizioni delle parti; stabilire il calendario per l’ulteriore proseguimento del procedimento; verificare la possibilità di risolvere bonariamente la controversia; emettere ordini relativi alla produzione di mezzi di prova; porre in essere tutti i preparativi necessari per l’udienza finale; decidere il valore della controversia.  possibilità di ordinare alle parti di depositare in anticipo una stima preliminare delle spese legali di cui intendono chiedere il rimborso  Le richieste istruttorie delle parti devono essere formulate durante la fase scritta e la fase interinale 31

32 Fase interinale Se una parte non osserva un ordine del judge-rapporteur entro il termine stabilito, il judge-rapporteur può emettere una decision by default ai sensi della R 355 (R 103.2) o sanzionare mediante il pagamento di una penale (R 354). Di regola, la interim conference è tenuta via telefono o videoconferenza, l’audio è registrato e accessibile al pubblico. Dopo la chiusura della fase interinale con una decisione del judge-rapporteur (anche inerente al valore della causa), ha inizio la fase orale e subentra il presiding judge. Ogni decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla data di comunicazione mediante istanza al panel. 32

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34 Fase orale R 108-110 La fase orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione delle parti (art. 52.3 UPCA). Immediatamente dopo la chiusura della fase interinale: Il judge-rapporteur preavviso e convocazione alle parti almeno 2 mesi prima della data di udienza. – Udienza fissata dopo la notifica dello Statement of defence (R 28) – Nel caso in cui un’Azione sia deferita alla divisione centrale, la date fissate ai sensi della R 28 sono confermate (R 41(c)) – È fissata una data per ciascuna udienza separata per escussione testi e esperti (R 104(h)) Almeno un mese prima dell’udienza, le parti possono depositare una richiesta di traduzione simultanea. 34

35 Udienza orale R 111-R117 L’udienza si protrae preferibilmente per un solo giorno (R 113), può essere rinviata in casi eccezionali (R 114). L’udienza è pubblica (R 115) e l’audio è registrato (R 115.2) Il presiding judge assume il case management e conduce l’udienza (R 112) L’udienza consiste nell’audizione delle parti e, quando disposto nella fase interinale, dei testimoni e consulenti Sia i giudici che le parti (sotto il controllo del presiding judge) possono porre domande al testimone o consulente La prova testimoniale deve essere limitata alle questioni individuate dal judge- rapporteur e/o presiding judge I testimoni sono sentiti solo se convocati (diverso dall’EPO) (R177) Le parti possono non partecipare (R 116 e 117) 35

36 Decisione R118 La decisione è adottata in segreto a maggioranza (in caso di parità prevale il presiding judge) e redatta nella lingua del procedimento. Il tribunale dopo la discussione può: dare immediatamente lettura del dispositivo e depositare la motivazione in data successiva; o redigere successivamente la sentenza e provvedere al deposito entro sei settimane dall’udienza. 36

37 Application 1 anno da notifica della sentenza Defence to the Application 2 mesi La parte soccombente accetta la richiesta 2 mesi Defence to the Request 2 mesi Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese 37 termini ridotti per fase interinale e fase orale Order for the determination of damages Secondo quanto stabilito nell’Application Request to lay open books 1 anno da notifica della sentenza Reply to the Defence 14 giorni Rejoinder to the Reply 14 giorni Procedimento separato volto alla liquidazione dei danni R 125-139

38 Application for a cost decision 1 mese da notifica della sentenza Il judge-rapporteur: può chiedere la produzione di prove documentali per tutti i costi di cui si chiede la rifusione; permette alla parte soccombente di depositare un commento scritto che può includere la richiesta di equa ripartizione o compensazione delle spese (art. 69 UPCA). 38 decision Procedimento separato per la decisione sui costi R 150-157 Costi e spese che possono essere rifusi:  costi di traduzione simultanea;  spese sostenute dai testimoni (viaggio e alloggio);  compenso e spese sostenute da CTU;  esperimenti;  rogatorie. La parte richiedente ha diritto a recuperare i costi di rappresentanza legale che siano ragionevoli e proporzionati Appeal R 221

39 Misure cautelari  Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco, o "saisie-contrefaçon" (art. 60.1 e 60.3 UPCA)  Ordine di presentazione di elementi di prova (art. 59 UPCA)  Ordine di blocco dei beni, ossia divieto di trasferire qualsiasi bene dal territorio di competenza dell’UPC (art. 61.1 UPCA)  Ingiunzione nei confronti di presunti contraffattori o intermediari (art. 62.1 UPCA)  Sequestro o consegna di prodotti sospettati di violare un brevetto, nonché sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione (art. 62.3 UPCA)  protective letters (R 207) 39

40 Enforcement  I procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione  Qualsiasi decisione dell’UPC è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dallo Stato membro contraente (art. 82 UPCA) 40

41 Azione di compensazione per licenze sulla base dell'art. 8 Reg. (UE) n. 1257/2012 R 80 + R 132, 133, 135 e 137-140 Application esame dei requisiti formali dell’Application Accettazione 2 mesi Defence to the Application 2 mesi Reply to the Defence 1 mese Rejoinder to the Reply 1 mese termini ridotti per fase interinale e fase orale 41

42 Azioni su decisioni prese dall‘EPO nello svolgimento dei compiti ex art. 9 Reg. (UE) n. 1257/2012 R 85-98 Application per annullare/modificare la decisione dell’EPO - 2 mesi ENTRO DUE MESI -rettifica della decisione; -comunicazione al Tribunale della rettifica TRASCORSI DUE MESI Assegnazione a divisione centrale FASE INTERINALE FASE ORALE DECISIONE Interlocutory revision se l’Application è fondata Lex specialis fase interinale e fase orale R 95-96 Lex specialis fase interinale e fase orale R 95-96 42

43 Azioni su decisioni prese dall‘EPO nello svolgimento dei compiti ex art. 9 Reg. (UE) n. 1257/2012: decisione EPO di rigetto di effetto unitario R 97 Application per annullare una decisione dell’EPO di rigetto della richiesta di effetto unitario 3 settimane Statement of Appeal da parte del titolare o dell’EPO 3 settimane DECISIONE 3 settimane DECISIONE 3 settimane 43

44 Esame comparato: spese di giudizio STATOSPESERANGE (€) DE Tassa basata sul valore moltiplicata per un numero stabilito dal Tribunale Tassa sul valore: 25 – 91.456 UK Tassa fissa per rimedi non patrimoniali (ad es. inibitorie, revoche, dichiarazioni di non contraffazione) e tassa basata sul valore per rimedi di natura patrimoniale (ad es. risarcimento e retroversione degli utili) Tassa fissa: £ 480 Tassa sul valore: £ 35 – 10.000 NL Tassa forfettariaCirca: 1.000 FR Le spese dipendono dalla natura della controversia, il numero di brevetti azionati e le attività necessarie (spese per il Tribunale, l’ufficiale giudiziario, i consulenti tecnici, per traduzioni ecc.) IT Contributo unificato a seconda del valore + marca da bollo di importo fisso Marca da bollo: 27 C.u.: 96-1.036 UPC Fixed fees + value-based fees dove applicabile11,000-325,000 44

45 Esame comparato: costi di rappresentanza legale STATOCOSTIRANGE (€) DE calcolati secondo una formula basata sul valore stimato della causa – tariffa oraria 80.000-250.000 UK Calcolo in base alla complessità del caso150.000-2.000.000 NL Tariffa oraria60.000-200.000 FR Tariffa oraria60.000-200.000 IT Tariffa oraria – importo forfettario25.000-50.000 45

46 Esame comparato: misure cautelari DE concesse raramente cauzione protective letters UK concesse raramente talvolta cauzione NL Inibitoria cautelare KortGeding ma ingiunzioni inaudita altera parte rare altre misure sono concesse raramente FR “saisie-contrefaçon” largamente usata le altre misure sono concesse raramente IT disponibili e largamente usate anche le misure inaudita altera parte no cauzione descrizione UPC previste. Usate? possibile cauzione. Usate? protective letters 46

47 Esame comparato: esecuzione DE decisioni provvisoriamente esecutive procedimenti d’esecuzione cauzione UK udienza di esecuzione cauzione caso per caso FR decisioni non provvisoriamente esecutive, solo su domanda limite temporale procedimenti di esecuzione no cauzione IT decisioni provvisoriamente esecutive no cauzione UPC Diritto dello Stato membro contraente 47

48 FRANCESCO FIUSSELLOFIUSSELLO@STUDIOTORTA.ITFIUSSELLO@STUDIOTORTA.IT MONIA BACCARELLI BACCARELLI@STUDIOTORTA.ITBACCARELLI@STUDIOTORTA.IT European Patent Attorneys Community Trademark and Design Attorneys Italian Patent and Trademark Attorneys www.studiotorta.com www.studiotorta.com