1 DOMAIN NAMES e marchi

2 DOMAIN NAME Nozione Il DN identifica un sito internet

3 Come funziona il “DN SYSTEM” 1.“Indirizzo IP ”:identifica il sito - “IP” = Internet Protocol - Serie numerica leggibile dal software, ma non memorizzabile dalle persone 2.“Indirizzo DNS ”: parole corrispondenti all’indirizzo IP (anch’esse identificano il sito) - “DNS” = Domain Names System Esempio:

".it" "FIAT" SLD = Second Level Domain ( IL VERO SEGNO DISTINTIVO ) TLD = Top Level Domain

5 4. DN ".it" concessi da: REGISTRATION AUTHORITY ITALIANA (c/o CNR Pisa) Principio "First come first served" La RA registra il DN del primo che ne fa richiesta, se non esiste un DN identico anteriore......ma non verifica l'esistenza di marchi anteriori

6 5. Come si raggiunge un DN in Internet 1°) digitando direttamente il DN 2°) tramite links ipertestuali in altri siti 3°) tramite motori di ricerca

7 “SEGNO DISTINTIVO” – Nozione Entità idonea a distinguere prodotti o attività TIPI DI SEGNI DISTINTIVI: 1. “MARCHIO” Segno (parola, figure, ecc.) che distingue un prodotto da altri prodotti 2. “DITTA” Segno che distingue un’impresa da altre imprese 3. “INSEGNA” Segno che distingue i locali dell’impresa da quelli di altre imprese 4. “DOMAIN NAME” Segno che distingue un sito in Internet da altri siti

8 MARCHI (Art. 1 L.M.) Divieto di usare: 1.1. a)Segno identico per prodotti identici 1.1.b)-Segno identico per prodotti affini -Segno simile per prodotti identici -Segno simile per prodotti affini con rischio di confusione per il pubblico 1.1.c)Se marchio di rinomanza: Segno identico o simile anche per prodotti non identici o affini se “indebito vantaggio” o “pregiudizio”

9 MARCHI Invalidità Art. 17 lett. a) Se il marchio consiste esclusivamente in segni d’uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (nullità) Es.: “super”, “ultra”, “extra”, “standard” Es.: “e-”, “http”, “www”, “.it”, “.com”, “.int”

10 MARCHI – Invalidità (segue) Art. 18 lett. b) CAPACITÀ DISTINTIVA Segni costituiti esclusivamente da: denominazioni generiche dei prodotti o indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (nullità) Es.: - “computer” riferito ad elaboratori elettronici - “on-line” riferito ad attività di commercio elettronico (?) - “Alessandria”, “Sicily”, “Italy” (provenienza geografica)

11 (CAPACITÀ DISTINTIVA) 1.Segno privo di capacità distintiva: NULLO es. “BABY” per prodotti per bambino es. “DRY” per pannolini 2.Segno con poca capacità distintiva: “DEBOLE” es. “BABY DRY” per pannolini - piccole differenziazioni ne evitano la violazione 3.Segno con forte capacità distintiva: “FORTE” es. “PAMPERS” per pannolini - solo sensibili differenziazioni ne evitano la violazione

12 MARCHIO  ” REGISTRATO” …prevale sul marchio successivo  ” NON REGISTRATO ” -Se uso con notorietà non puramente locale …prevale sul marchio successivo Diritto sorge con il deposito/registrazione Diritto sorge con “uso” e “notorietà”

13 DOMAIN NAME Qualificazione Varie tesi I.TESI MAGGIORITARIA È un segno distintivo assimilato a: 1°) ( Trib. Mi ) “luogo virtuale ove l’imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto” Insegna

14 2°) Marchio Quando nel sito si pubblicizzano o si offrono in vendita prodotti 3°) Testata giornalistica (Trib. Viterbo ) 4°) Segno distintivo atipico (Trib. Na )

15 II.TESI MINORITARIA: Non è un segno distintivo Ma: - mero indirizzo telematico, o - mezzo tecnico per raggiungere una pagina web in internet (Trib. Fi )

16 Conseguenze  Se è un segno distintivo: … è ipotizzabile il conflitto con altri segni distintivi - tutela DN contro altri segni distintivi anteriori - tutela segni distintivi anteriori (es. marchi) contro DN  Se non è segno distintivo: … non è ipotizzabile il conflitto con altri segni distintivi

17 I. CONFLITTO DN con marchi anteriori Divieto d’uso di un DN identico ad un marchio anteriore per prodotti identici (art. 1.1.a L.M.) PRIMA IPOTESI

18 1Trib. Mi Amadeus c. Logica A. Segni identici Marchio: AMADEUS DN: “WWW. AMADEUS.it - “.IT” non ha capacità distintiva B. Servizi identici: prenotazione viaggi e soggiorni turistici (DN assimilabile all’insegna)

19 2Trib. Genova Compaq c. ABX in liquidazione A. Segni identici Marchio: ALTAVISTA DN: “WWW. ALTAVISTA.IT B. Prodotti identici: software per motori di ricerca

20 3Trib. Ivrea ICN c. Italia On Line (IOL) A. Segni identici Marchio: “PAGINE BLU” DN: “PAGINE BLU” B. Servizi identici: contatto domanda e offerta su internet DANNI ICN chiede danni per lire (Utile di inserzionisti) “… richiesta fuori di ogni logica economica prima che giuridica”

21 DN simile a marchio per prodotti identici o affini (art. 1.1.b L.M.) SECONDA IPOTESI

22 1Trib. Roma Carpoint c. Microsoft A.Segni simili Marchio: “CARPOINT” DN:“CARPOINT.MSN.COM” B.Servizi identici Intermediazione acquisto autovetture

23 2Trib. Viterbo Touring Club c. Vecchi A. Segni simili Marchi: “TOURING CLUB” DN: “ - Touring: marchio “forte” B. Servizi identici: Informazione turistica

24 3Trib. Modena Data Service c. Ascom Servizi A.Segni simili Marchio complesso: “MODENAONLINE (figurativo)” DN:“MODENAONLINE.IT” - Se marchio complesso: confrontare la parte denominativa B.Servizi simili Marchio per servizi di comunicazione; DN per servizi di elaborazione dati per imprese

25 DN identico o simile a marchio di rinomanza anche per prodotti non affini, se indebito vantaggio o pregiudizio (art. 1.1.c L.M.) TERZA IPOTESI

26 1Trib. Modena Miss Italia Srl c. ICN c. Brico elettronica A. Segni identici Marchio rinomato: “MISS ITALIA” DN: “ B. Prodotti non affini: Concorso di bellezza; refrigeratori per computer INDEBITO VANTAGGIO Consiste nell’attrarre nel sito dei refrigeratori i navigatori cibernetici interessati al concorso di bellezza

27 2Trib. Cagliari Tiscali c. Marcialis Marchio “ANDALA” per telefonia cellulare Marchio di fatto e DN “ANDALA.IT” per illuminotecnica (NON AFFINE) -Tiscali non prova la rinomanza: Marcialis registrava il D.N. 72 ore dopo la conferenza stampa che annunciava la costituzione della società Andala (72 ore non sembrano sufficienti per acquisire rinomanza) -Marcialis non prova il marchio di fatto

28 3Trib. Napoli Playboy c. Giannattasio - Marchio: “PLAYBOY” Marchio di rinomanza - DN: “PLAYBOY.IT”

29 II. Tesi minoritaria che esclude il conflitto tra marchi e DN 1.Trib. Firenze Sabena c. A&A Marchio “SABENA” (della nota compagnia aerea) DN “SABENA.IT DN non è un segno distintivo, ma un mezzo per raggiungere una pagina WEB. Non essendo un segno distintivo, non si pone un problema di violazione del marchio.

30 CAPACITÀ DISTINTIVA I. Segni privi di capacità distintiva 1Trib. Modena Poste Italiane c. Malavasi -DN: “VAGLIA.it”, “RACCOMANDATA.it” -Marchi di fatto: “VAGLIA” e “RACCOMANDATA” sono NULLI perché parole d’uso corrente nella lingua italiana MA 2.Trib. Modena Poste Italiane c. Malavasi (RECLAMO) - “VAGLIA” e “RACCOMANDATA”: validi perché il pubblico li associa alle poste (“secondary meaning”?)

31 3Trib. Siracusa Gestel c. Ede -DN: “SICILYONLINE.it” -Marchio:“SICILY ON LINE SERVIZI IN INTERNET” è NULLO perché “SICILY” è geografico e “ON LINE” descrittivo – 18. b LM MA 2.Trib. Modena Data Service c. Ascom Servizi -DN: “MODENAONLINE.IT.it” -Marchio: “MODENA ON LINE” - “MODENA” non proteggibile (geografico”) -18.b LM - “ON LINE” non descrittivo perché utilizzato non solo per attività on-line (?)

32 II. Segni “deboli” ma validi 1Trib. Verona Technoware Engineering c. Effedi -DN: “TECHNOVIDEO.COM” per distributori automatici di home video -Marchio : “TECHNOVIDEO” per distributori automatici di home video La combinazione di “TECHNO” e “VIDEO” non è priva di capacità distintiva, ma il marchio è “DEBOLE”

33 2Trib. Milano Bancalavoro c. Jobber -DN: “BANCALAVORO.NET” per ricerca lavoro -Marchio : “BANCALAVORO” per ricerca lavoro La combinazione di “BANCA” e “LAVORO” non è priva di capacità distintiva, ma il marchio è “DEBOLE” “NET” è privo di capacità distintiva, e non costituisce differenziazione

34 III. Segni “forti” 1.Trib. Viterbo Touring Club c. Vecchi Marchi : “TOURING CLUB” - Touring: marchio “forte” DN: “

35 CONFLITTO DN CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI 1.Conflitto con il diritto al nome Trib. Torino Alessia Merz c. Le mie favole s.a.s Nome: ALESSIA MERZ DN:“ - Il DN viola art. 7 cod. civ. (diritto al nome) se usurpazione nome e pregiudizio economico e morale: impossibilità di sfruttare le proprie generalità per farsi pubblicità mediante il DN

36 2.Conflitto con la ditta o la denominazione sociale Trib. Napoli Florence on Line c. Netlab Denominazione sociale: “FLORENCE ON LINE S.R.L.” DN:“ -Il DN viola art e 2567 cod. civ. (diritto alla denominazione sociale) -“Florence on line” ha capacità distintiva (?)