Il marchio. Strumenti e strategie per la sua tutela. Avv. Elio De Tullio Camera di Commercio di Pistoia Pistoia, 24 febbraio 2009

Quali benefici offrono alle imprese i diritti di Proprietà Intellettuale?  Uno sfruttamento mirato dei segni distintivi migliora l’immagine e aumenta la competitività dell’impresa sul mercato (marchi, nomi di dominio)  Brevetti e disegni consentono alle imprese di sfruttare il capitale investito in ricerca e sviluppo (cosi anche know-how e segreto industriale)  La proprietà intellettuale permette alle imprese di beneficiare in esclusiva dei risultati della loro creatività (diritti d’autore)

Opportunità offerte dallo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale (PI) Crescita della competitività delle PMI Crescita della competitività delle PMI Internazionalizzazione e aumento delle esportazioni di prodotti nazionali Internazionalizzazione e aumento delle esportazioni di prodotti nazionali Capacità di attrarre fondi pubblici e investitori privati Capacità di attrarre fondi pubblici e investitori privati Creazione di clusters di PMI capaci di affrontare i mercati internazionali Creazione di clusters di PMI capaci di affrontare i mercati internazionali

Valutazione della proprietà intellettuale  Nell’economia attuale i beni intangibili rappresentano il maggiore valore dell’impresa che può arrivare al 100% (per Microsoft è il 98% per Yahoo il 99%, Procter & Gamble 88%, Pfizer 95%)  I beni intangibili sono: i beni di proprietà industriale e gli elementi che danno un vantaggio competitivo (es. abilità imprenditoriale, fedeltà della clientela, creatività delle risorse ecc..)

Forme di sfruttamento della PI  Diretto: tramite commercializzazione dei prodotti o servizi che incorporano la PI nel paese di origine e all’estero  Attraverso licenze: licenziando l’uso della PI nel paese d’origine all’estero  Alienando i diritti di PI: cedendo i diritti di PI nel paese di origine o all’estero  Combinazioni delle tre opzioni suddette attraverso una gestione del portfolio di PI

Strategie di protezione della PI all’estero  E’ necessario proteggere la PI in tutti i territori di attuale e potenziale espansione commerciale dell’impresa  E’ essenziale un’attenta pianificazione del portfolio marchi internazionale  Un’adeguata tutela tramite registrazione all’estero consente di realizzare politiche di licenza e franchising, e di tutelarsi contro eventuali contraffazioni, in particolare in territori “a rischio”

Marchi

Cos’è un marchio?  E’ un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese  Rappresentabile graficamente  Può essere costituito da parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

Quali i benefici di un marchio ?  Diritto esclusivo: Conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedire a terzi la commercializzazione di prodotti identici o simili con un marchio identico o confondibile  Licenza: Un marchio registrato può essere concesso in licenza e offrire una fonte addizionale di reddito attraverso le royalty  Immagine: I marchi sono strumenti di marketing e rappresentano la base per costruire un’immagine del brand e una reputazione dell’impresa.  Franchising: Può essere la base per un accordo di franchising  Incremento del valore dell’azienda: Rappresenta parte del patrimonio dell’azienda

Tipologie di marchi Denominativo FIAT Figurativo Di colore Tridimensionale

La Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi La Classificazione di Nizza per la Registrazione dei Marchi serve a determinare l’ambito di protezione dei marchi. Si divide in classi di prodotti (classi da 1 a 34) e Servizi (classi da 35 a 45). Es.: Classe 25:Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Class 37:Costruzione; riparazione; servizi d'installazione. Class 37: Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

Sistemi di registrazione marchi  Nazionale: In Italia Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)  Regionale: es. Marchio Comunitario valido nei 27 paesi dell’UE  Internazionale: Secondo il sistema dell’Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi

Capacità distintiva (Articolo 13 Codice Proprietà Industriale) Non possono essere registrati:  Segni privi di carattere distintivo  Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio  Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (volgarizzazione)  Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume

Novità (Articolo 14 Codice Proprietà Industriale) Non sono nuovi i marchi:  Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra I prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.  Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando l’uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi

Rischio di confusione tra marchi “Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso. La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sull’impressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominanti” (CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par )

Principio dell’interdipendenza “La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”. (CdG Caso C-39/97, 1998, Canon, par 17) Somiglianza tra i marchi Rischio di Confusione Somiglianza tra i prodotti e i servizi e i servizi

Strategie di valorizzazione di un portfolio marchi  Valutazione degli asset esistenti (depositi e registrazioni)  Valutazione delle prospettive e esigenze di espansione geografica dell’azienda e della corrispondente adeguatezza del portfolio  Valutazione delle classi merceologiche e di servizi coperte dai marchi dell’azienda e delle prospettive di sviluppo di prodotti/servizi

Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio:  Verificare che il marchio soddisfi i requisiti legali per la registrazione  Verificare che il marchio non sia “preso”. E’ opportuno richiedere a un consulente in proprietà industriale un Rapporto di Ricerca per verificare la disponibilità del segno prescelto nel territorio rilevante  Può essere utile verificare se sia ancora possibile registrare il segno ancora possibile registrare il segno come domain name come domain name

Ricerche di anteriorità  Possono riguardare marchi denominativi o figurativi  Possono riguardare marchi anteriori identici o simili  Possono riguardare uno o più paesi o aree geografiche  In ogni caso richiedono un’adeguata interpretazione e un’attenta valutazione del rischio di confusione

Vantaggi di un marchio notevolmente distintivo (forte)  Maggiori possibilità di superare l’esame per i motivi assoluti di rifiuto (negli ordinamenti in cui è previsto)  E’ più facile contrastare eventuali opposizioni da parte di titolari di diritti anteriori  Una volta registrato, un marchio fortemente distintivo gode di maggiore protezione nei confronti di marchi simili

Come si può aumentare la distintività di un marchio?  Scegliendo un termine che non ha relazione con i prodotti/servizi per cui si chiede la registrazione  Caratterizzando il segno con una grafica particolare, un elemento figurativo o logo  Rivendicando colori particolari

Importanti valutazioni strategiche  Copertura geografica: è importante pianificare le strategie di deposito/registrazione in relazione alle potenzialità di espansione commerciale dell’impresa valutando i sistemi più efficaci (depositi nazionali, esteri, comunitari e internazionali)  Diritti anteriori: occorre verificare di non violare diritti anteriori di terzi utilizzando o depositando marchi (con particolare attenzione all’estero)  Sorveglianza: è consigliabile attuare una strategia di sorveglianza e monitoraggio per assicurare una pronta tutela dei diritti da azioni di contraffazione o da depositi successivi incompatibili

Alcuni metodi di valutazione degli Intellectual Property Asset (IPA)  Regola del 25%: il valore è pari al 25% dell’utile lordo che si ricava dall’utilizzazione del cespite  Criterio degli standard di settore: fa riferimento alle royalty prelevate in transazioni comparabili  Criterio del valore disaggregato: valore degli IPA = valore di mercato dell’azienda - valore dei cespiti tangibili

Criteri per la valutazione di un marchio  Costo storico  Costo necessario per la sostituzione del marchio  Dimensioni delle royalty attualizzate che potrebbero derivare dalla licenza del marchio  Contributo che il marchio fornisce al fatturato dell’impresa

Elementi necessari per la valutazione di un marchio 1. spese effettuate per lo studio e progettazione del marchio nonché per le ricerche, il deposito, la registrazione e il mantenimento, le sorveglianze del marchio stesso; 2. dati relativi agli investimenti pubblicitari e in promozione effettuati sul marchio; 3. spese effettuate per lo studio e progettazione del dominio/sito web nonché per le ricerche, la registrazione e il mantenimento del dominio stesso; 4. valore degli eventuali contratti di licenza/distribuzione/franchising conclusi in relazione al marchio;

Elementi necessari per la valutazione di un marchio 5. fatturato generato dalle attività contraddistinte dal marchio negli ultimi 5 anni; 6. bilanci dell'azienda titolare del marchio relativi agli esercizi degli ultimi 3 anni; 7. piano finanziario che contenga le previsioni dei possibili ricavi/utili che i servizi contrassegnati dal marchio potranno generare nei 5 anni di esercizio futuri; 8. dati relativi al mercato di riferimento se disponibili, vale a dire: fatturato generato, player e competitor del mercato di riferimento, eventuali prospettive di sviluppo

Casi studio – Best Practice

Caso Alba Confecciones  Nel 1994 un’impresa tessile e d’abbigliamento cubana ha iniziato a sviluppare una strategia commerciale per i suoi prodotti con il marchio “Alba Confecciones”  Ha sviluppato un portfolio con circa 20 marchi relativi a diversi prodotti tessili  Ha consolidato la sua immagine, anche all’estero esportando in Canada, e concludendo contratti di produzione cooperativa con società cinesi

La registrazione del marchio…  Nel 2001 l’impresa cubana con l’intenzione di registrare il proprio marchio richiede all’Ufficio di Proprietà Industriale cubano di effettuare una ricerca sui marchi registrati  Scopre che il Sig. Tessile un cittadino dominicano ha registrato il marchio Alba a Cuba per la classe 25 e altre classi che rientrano nella propria attività  Continuare ad usare il proprio marchio avrebbe costituito una violazione del diritto sul marchio del Sig. Tessile con gravi conseguenze economiche per la società cubana

La richesta di annullamento del marchio anteriore  Alba Confecciones, su consiglio dei suoi consulenti, ha richiesto l’annullamento del marchio del Sig. Tessile sulla base del non uso  Il Sig. Tessile non è riuscito a provare l’uso continuativo del marchio per più di tre anni nel territorio cubano come richiesto dalla Legge Marchi cubana  Il marchio del Sig. Tessile è stato cancellato dal registro

Strategia di registrazione marchi  Alba Confecciones ha potuto richiedere ed ottenere la registrazione del marchio in suo nome  La società ha così acquisito legittimi diritti sul proprio segno distintivo  Ha inoltre preso in considerazione la possibilità di registrare il proprio marchio all’estero in conformità alla propria strategia commerciale e di esportazione

Caso PARK-HOUSE La Società P.R.I.A.M.O. produce abbigliamento dal 1991 La Società P.R.I.A.M.O. produce abbigliamento dal 1991 Ha numerosi depositi e registrazioni del marchio PARK HOUSE in classe 25 e in altre classi (16, 35, 38 e 42) in Italia, Unione Europea, oltre a una domanda di registrazione internazionale Ha numerosi depositi e registrazioni del marchio PARK HOUSE in classe 25 e in altre classi (16, 35, 38 e 42) in Italia, Unione Europea, oltre a una domanda di registrazione internazionale Gestisce il sito ed è titolare del relativo dominio Gestisce il sito ed è titolare del relativo dominio

Marchio internazionale Park House Per prodotti nelle classi 16, 25, 35, 38, 42 Nel 2003 P.R.I.A.M.O. programma di avviare una strategia di “esportazione” dei suoi prodotti e del suo marchio in Cina Nel 2003 P.R.I.A.M.O. programma di avviare una strategia di “esportazione” dei suoi prodotti e del suo marchio in Cina Tra il 2003 e il 2005, con l’obiettivo di esplorare il mercato, partecipa ad alcune fiere a Shanghai Tra il 2003 e il 2005, con l’obiettivo di esplorare il mercato, partecipa ad alcune fiere a Shanghai

Registrazione di PARK HOUSE in Cina L’Ufficio Marchi Cinese solleva alcune obiezioni alla registrazione del marchio internazionale PARK HOUSE in Cina sulla base di un deposito di marchio identico depositato in mala fede da una società con base a Hong Kong (Cassano) dopo la partecipazione di P.R.I.A.M.O. alla fiera di Pechino L’Ufficio Marchi Cinese solleva alcune obiezioni alla registrazione del marchio internazionale PARK HOUSE in Cina sulla base di un deposito di marchio identico depositato in mala fede da una società con base a Hong Kong (Cassano) dopo la partecipazione di P.R.I.A.M.O. alla fiera di Pechino E’ in corso il procedimento di appello contro la decisione di rifiuto provvisorio dell’Ufficio E’ in corso il procedimento di appello contro la decisione di rifiuto provvisorio dell’Ufficio

Contraffazione in Cina P.R.I.A.M.O. viene a conoscenza del fatto che la società cinese “Giorgio X” utilizza un marchio quasi identico a PARK HOUSE in Cina per prodotti della classe 25 P.R.I.A.M.O. viene a conoscenza del fatto che la società cinese “Giorgio X” utilizza un marchio quasi identico a PARK HOUSE in Cina per prodotti della classe 25 Giorgio X apre un negozio che riprende il concept e lo style PARK HOUSE Giorgio X apre un negozio che riprende il concept e lo style PARK HOUSE Giorgio X è titolare e gestisce il sito internet che copia Look&Feel e interfaccia del sito di P.R.I.A.M.O. Giorgio X è titolare e gestisce il sito internet che copia Look&Feel e interfaccia del sito di P.R.I.A.M.O.

Azioni di tutela intraprese 1/2 P.R.I.A.M.O., attraverso i propri legali, invia diverse lettere di diffida a Giorgio X chiedendo l’immediata cessazione dell’uso del marchio, del design del concept e del diritto d’autore PARK HOUSE e il risarcimento del danno P.R.I.A.M.O., attraverso i propri legali, invia diverse lettere di diffida a Giorgio X chiedendo l’immediata cessazione dell’uso del marchio, del design del concept e del diritto d’autore PARK HOUSE e il risarcimento del danno Nel contempo risponde all’obiezione dell’esaminatore cinese che impedisce la registrazione del marchio PARK HOUSE in Cina Nel contempo risponde all’obiezione dell’esaminatore cinese che impedisce la registrazione del marchio PARK HOUSE in Cina

Azioni di tutela intraprese 2/2 P.R.I.A.M.O intraprende presso l’Arbitration e Mediation Center dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) un’azione per la riassegnazione del dominio gestito da Giorgio X in base alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy P.R.I.A.M.O intraprende presso l’Arbitration e Mediation Center dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) un’azione per la riassegnazione del dominio gestito da Giorgio X in base alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Il procedimento si conclude con la riassegnazione del dominio parkhouse- london.com alla società P.R.I.A.M.O. Il procedimento si conclude con la riassegnazione del dominio parkhouse- london.com alla società P.R.I.A.M.O.

Strategia di “rebranding” P.R.I.A.M.O. in via preventiva ha effettuato una serie di depositi italiani, comunitari e internazionali per i marchi: P.R.I.A.M.O. in via preventiva ha effettuato una serie di depositi italiani, comunitari e internazionali per i marchi: - PARK HOUSE by MICHELE ACHILLE - MICHELE ACHILLE Ha depositato il marchio PARK HOUSE in caratteri cinesi universali Ha depositato il marchio PARK HOUSE in caratteri cinesi universali

Contratti di licenza nel settore moda

Accordi di licenza di diritti di PI  Permettono di sfruttare economicamente la PI percependo royalty da terzi che usano marchi, disegni, brevetti, ecc.. direttamente sul mercato  Sono uno strumento per sfruttare all’estero i propri diritti di PI attraverso concessionari/licenziatari

Specificità del settore moda Possibili step graduali o alternative per l’imprenditore titolare del marchio:  Può esportare direttamente i prodotti con il proprio marchio nel mercato straniero  Può utilizzare un distributore locale utilizzando un contratto di concessione di vendita  Può nominare un licenziatario per uno specifico Paese, eventualmente investendolo del potere di organizzare una rete di franchising  Una volta affermatosi il marchio può entrare in joint- venture con il licenziatario (qualora l’entità del mercato potenziale di riferimento lo giustifichi)

Vantaggi per il licenziante  Mantiene la titolarità del marchio ricavandone un beneficio economico (royalty)  Può porre parte o tutti i costi di protezione, registrazione e difesa del marchio a carico del licenziatario  Può espandere la propria attività commerciale in altri mercati (anche stranieri) nei quali non opera direttamente  Può sfruttare la conoscenza del licenziatario dei nuovi mercati esteri e dei linguaggi commerciali

Vantaggi per il licenziatario  Consente a imprese che non hanno fondi o capacità per sviluppare un proprio brand di utilizzare un marchio affermato ed eventualmente rinomato  Può sfruttare la rete di protezione del brand già avviata e implementata dal licenziante  Può usufruire di un contributo del licenziante circa strategie e costi di difesa del marchio  Può consentire di sviluppare nuove opportunità di mercato

Valutazione dei diritti PI oggetto dell’accordo  Identificare la natura (registrato o no) del marchio  Verificare se il partner è il titolare o il legittimo licenziatario e se è autorizzato a licenziarlo  Verificare la validità del marchio (pagamento tasse, mancanza di opposizioni)  Verificare se sono in corso procedimenti di infrazione

Memorandum of understanding (MOU)  E’ un accordo preliminare (come anche la lettera di intenti) che può essere concluso prima dell’accordo di licenza  Può esser utile prima dell’inizio delle trattative per sancire un impegno preliminare delle parti o, in caso di lunghe negoziazioni, per fissare alcuni punti dell’accordo ritenuti fondamentali

Licenza di un marchio  Il titolare di un marchio può cederlo in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio dello Stato  La licenza può essere esclusiva o non esclusiva  In ogni caso, dal trasferimento della licenza non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico

Licenza non-esclusiva  Il licenziatario non è l’unico a cui il licenziante concede lo sfruttamento del marchio  Il licenziatario può riservarsi il diritto di utilizzare il marchio direttamente  Il licenziante distribuisce il rischio e riceve compensi da più licenziatari  Il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dal titolare o da altri licenziatari

Licenza esclusiva  Il licenziatario è l’unico autorizzato a sfruttare il marchio (o il know-how) in un determinato territorio  Può essere escluso anche il diritto del licenziante

Contenuto della licenza  Le modalità di utilizzazione del marchio  La natura dei beni o prodotti per i quali la licenza è concessa  La qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario  La tipologia di licenza (esclusiva o non esclusiva)  L’area geografica in cui il marchio può essere usato  Durata dell’accordo

Licenza d’uso e di fabbricazione  Spesso nel settore moda la licenza d’uso del marchio comprende anche una licenza per la fabbricazione del prodotto (che deve corrispondere a quello del titolare)  In questi casi al licenziatario viene concessa anche licenza di sfruttamento del brevetto o del modello, o gli dovrà essere comunicato il know-how circa le tecniche di produzione, di commercializzazione, distribuzione e marketing del prodotto

Clausole specifiche della licenza 1/2 Occorre predisporre con attenzione le clausole che:  Descrivono il marchio concesso in licenza (ed eventualmente il brevetto o design) e precisano cosa si intende per know-how  Descrivono il prodotto e regolano il controllo della qualità, il rispetto dei requisiti di conformità, dello stile, del design  Regolano il controllo preventivo della campagna pubblicitaria e degli strumenti di comunicazione

Clausole specifiche della licenza 2/2  Precisano i canali di distribuzione e vendita  Regolano la difesa dalle contraffazioni  Regolano l’esclusiva territoriale  Specificano il criterio di calcolo e le modalità di pagamento delle royalty, oltre alla previsione delle garanzie del credito  Esentano il titolare del marchio da eventuali responsabilità verso terzi  Articolano i casi che determinano la risoluzione automatica del contratto e le eventuali penali

Grazie per l’attenzione! De Tullio Liberatore & Partners Via D. Cimarosa, Roma Italia tel fax cell