I Segni Distintivi Prof. Stefano Bonora (Università di Parma) DIRITTO COMMERCIALE I Segni Distintivi Prof. Stefano Bonora (Università di Parma)

Il Patrimonio “immateriale” dell’impresa La capacità di un’impresa di competere sul mercato si basa principalmente su due fattori: ● Patrimonio tecnologico: intesa quale capacità di fare innovazione (cd. Know how) ● Patrimonio Commerciale: intesa quale immagine o identità percepita dalla clientela e più in generale dal mercato in cui l’impresa opera (Segni distintivi)

I Segni distintivi Definizione: “Sono quei mezzi di espressione grafici o fonetici che servono ad individuare i beni o servizi dell’imprenditore oppure lo stabilimento o ancora l’attività dello stesso, istituendo un collegamento ideale tra il segno impiegato e l’entità al quale lo stesso si riferisce” (BRAND) I segni distintivi: - marchio - ditta - insegna - emblemi / slogan - nomi di dominio - denominazioni d’origine

Marchio Definizione: “il segno che l’imprenditore utilizza per identificare i propri prodotti o servizi” Funzioni: ● distintiva: quella di individuare la provenienza/origine del prodotto o servizio e quindi la riferibilità dello stesso ad un imprenditore specifico, così da consentire all’acquirente il reperimento dei prodotti preferiti, premiando in tal modo i produttori efficienti ● attrattiva: quale “collettore di clientela” (strumento in grado di attivare e rendere stabili i rapporti tra impresa e cliente) Tale risultato si deve al connubio di due fattori: - segno di riconoscimento - identità legata al segno: marchio come “messaggio”

Esempi Ferrari Moleskine apple

Esempi

Nuova concezione del marchio e ricadute in termini di disciplina Le nuove funzioni implicite del marchio: - funzione di garanzia - funzione di verità Si passa da una tutela incentrata sull’origine dei prodotti ad una basata sulla non decettività del messaggio fornito (“statuto di non decettività del Marchio”): Disciplina dei segni che godono di rinomanza Scomparsa del “vincolo aziendale” Estensione del diritto di Registrazione a chiunque (v. merchandising comunale) Discipline speciali in materia di comunicazioni aziendali e pubblicità

La tutela del marchio - diverse procedure Diritto di Esclusiva: Diritto ad uso esclusivo del segno Diritto a vietare ad altri l’uso del segno salvo proprio consenso Tutela (pressoché) illimitata nel tempo Registrazione: - diverse procedure - Stessi requisiti: a) essere suscettibile di essere rappresentato graficamente b) Capacità distintiva c) Novità d) Liceità / non decettività

Classi di prodotti (Convenzione Nizza) Convenzione di Nizza (1957): 45 classi di beni: - 34 di prodotti - 11 di servizi Da indicare in sede di registrazione: ▪ identifica ambito di estensione (merceologica) della tutela ▪ rileva ai fini del requisito della capacità distintiva Più classi più tutela più costi ….

Registrazione del marchio Valutazione dell’estensione territoriale del mercato (effettivo o di sbocco). PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ: - tutela e registrazioni su base nazionale - deroghe (marchio comunitario) ed agevolazioni (marchio internazionale) TIPOLOGIE Nazionale Internazionale Comunitaria

Art. 7 CPI (idoneità ad essere oggetto di rappresentazione grafica) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

Esempi nomi di persone (Griffe di moda) Disegni (La mela di Apple) Lettere (GTI di Golf Volkswagen) Cifre (9.2 di Chionna) Suoni (Ruggito del leone della Metro Golwyn Meyer) forma del prodotto (I-Pod ) confezione del prodotto (Ovetto Kinder) le combinazioni o tonalità cromatiche (combinazione di Burberry – il lilla della Kraft) Possono essere anche combinazioni di questi e, per questo, a seconda dei casi si distinguono tra: Marchi Descrittivi Marchi Figurativi Marchi Misti

Capacità Distintiva (Originalità) Art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Capacità Distintiva Ratio: Assegnando un diritto di esclusiva per un tempo potenzialmente indeterminato (monopolio) , la privativa sul segno non può tradursi in una privativa sul prodotto (vd. Jeans, Latte, Pane). Limite del divieto: “esclusivamente” - possibilità di utilizzare tali elementi come componenti del marchio oppure in un marchio misto (Marchio espressivo) Sotto tale profilo i marchi si distinguono in: Marchi forti - di fantasia (Nokia - Canon) - non presentano alcun collegamento con il prodotto (Diesel -Apple) Marchi deboli

Marchi Forti / deboli Differenze in punto di tutela: - Marchi “Forti”: sarà sufficiente anche solo una minima somiglianza per configurare un rischio di confusione e quindi la violazione dell’altrui privativa - Marchi “Deboli”: la protezione non si estende a tutto il segno ma solo alle parti dotate di originalità (T. Roma No violazione)

Criteri di giudizio Metro di giudizio: consumatore mediamente informato ed avveduto Criterio che varia a seconda: - della tipologia di beni (costo) - del contesto (supermercato/internet) Tempo del Giudizio: Principio: si valuta al momento della proposizione della domanda presso l’UIBM Eccezioni: nel tempo la percezione del marchio può mutare e ciò rileva sotto un duplice ordine di fattori: 1. Riabilitazione del marchio 2. Volgarizzazione

Riabilitazione del marchio Riabilitazione: occorre quando il difetto originario di capacità distintiva viene sanato per effetto dell’attività dell’imprenditore (“secondary meaning”) Precisazioni: - Non ha efficacia retroattiva - Deve verificarsi in un momento anteriore alla proposizione di un’azione di nullità

Volgarizzazione del marchio Volgarizzazione: quando la parola originariamente utilizzata come segno distintivo venga progressivamente a coincidere nel linguaggio comunque con la denominazione del prodotto/servizio contraddistinto. Es.: Cellophan, Premaman, Nylon, Scotch … Lollypop Conseguenza necessaria/profonda ingiustizia Correttivi: - No automatismo: presuppone “attività o inattività del titolare” (caso Clarks) - Utilzzo della

Marchi di forma Art. 9 CPI Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Limiti alla registrabilità delle forme: 1. capacità distintiva: “eslcusivamente” 2. Raccordo con disciplina brevettuale a. Modelli di utilità (10 anni) b. Modelli/disegni ornamentali (25 anni)

ESEMPI Positivi Negativi

Novità Principio: Il marchio deve distinguersi non solo dal prodotto ma anche dai segni distintivi di terzi (vieta il riconoscimento e quindi la registrazione del marchio qualora sussistano diritti di terzi anteriori) art. 12 CPI Contiene un elenco di ipotesi che escludono il ricorrere del requisiti suddivisibili in 2 categorie fondate: elemento formale: la preesistenza di un o più domande di marchio depositate da altri in epoca anteriore alla nostra (depositi anteriori). dato sostanziale della preesistenza sul mercato di parole, figure o segni che i consumatori identificano con prodotti o servizi altrui (preuso)

Depositi anteriori Art. 12 CPI (lett. d – e – f) La legge vieta la registrazione di marchi: I) identici con un segno già registrato da altri come marchio o segno distintivo per prodotti identici: II) identici o simili con un segno già registrato da altri come marchio o segno distintivo per prodotti o servizi identici o affini se, a causa della identità o somiglianza tra segni e/o tra prodotti possa determinarsi: a) rischio di confusione b) rischio di associazione tra segni

marchi che godono di rinomanza Depositi anteriori Presupposto: preesistenza di una domanda di registrazione di marchio da parte di terzi andata a buon fine e tuttora valida Criteri di Giudizio: i. doppia identità (marchio/bene): in re ipsa ii. identità o somiglianza segno / identità affinità prodotto: a) rischio di confusione b) rischio di associazione tra segni marchi che godono di rinomanza

Preuso Art. 12 CPI (lett. b-c) La legge vieta la registrazione di marchi: III) identici o simili con un segno noto come marchio o segno distintivo messi in commercio da altri per prodotti o servizi identici o affini se, a causa della identità o somiglianza tra segni e/o tra prodotti possa determinarsi: a) rischio di confusione b) rischio di associazione tra segni

Preuso Ratio: esigenza di differenziazione assoluta Requisito: preuso che comporti una notorietà del segno “non meramente locale”: Preuso: Utilizzo del segno con finalità distintiva (pubblicità/internet) Capacità distintiva: Notorietà (di una certa intensità): a) temporale: necessaria coesistenza dei segni al momento della domanda b) territoriale: “non meramente locale” (provinciale) - Il preuso locale: limite all’esclusiva

Preuso CONCLUSIONE: 1. utilizzato come marchio In definitiva la differenza rispetto all'ipotesi di anteriorità formale, risiede nel fatto che il preutente è gravato di un onere della prova piuttosto oneroso, dovendo lo stesso dimostrare che il segno sia stato: 1. utilizzato come marchio 2. in ragione di tale utilizzo abbia acquistato una notorietà a) diffusa, nel senso di non meramente locale; b) attuale, nel senso di esistente al momento della presentazione della domanda di registrazione del segno.... e che per effetto di tale estesa conoscenza del segno si possa creare un rischio di confusione o associazione tra segni... diciamo che si fa prima a registrarlo....

Convalida del marchio art. 28 CPI Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

Convalida del marchio Ratio: esigenza di tutela dell’avviamento del marchio e dell’affidamento creato dall’assenza di rilievi da parte del titolare - vuole evitare condotte abusive - tutela la certezza dei traffici commerciali Requisiti: Tolleranza per 5 anni: presuppone prova della conoscenza dell’uso da parte dell’avente diritto Registrazione in buona fede: Effetti : Efficacia ex tunc Limitata ai prodotti e servizi effettivamente contrassegnati Resta valido diritto di preuso (critiche)

Liceità art. 14 CPI Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

A-Style

Estinzione del marchio 1. Nullità - carenza “originaria” dei requisiti di registrazione del marchio 2. Decadenza - carenza “sopravvenuta” dei requisiti di registrazione del marchio

Decadenza del Marchio per non uso Art. 24 CdP Il marchio decade: “qualora non ne sia stato fatto un uso effettivo per un periodo ininterrotto di 5 anni a partire dalla registrazione o se tale uso sia stato successivamente sospeso per un periodo di 5 anni" Ratio: evitare fenomeni di accaparramento dei segni distintivi in assenza di un effettivo interesse - impediscono la registrazione del segno da parte di terzi senza che però ricorra l’esigenza sottesa al riconoscimento della privativa - finalità concorrenziale quale limite al diritto: uso del marchio non solo diritto ma anche onere in capo al titolare

Decadenza del Marchio per non uso Eccezioni 1. Se il non uso è “giustificato da un motivo legittimo” 2. Riabilitazione del marchio decaduto Ricorre quanto il titolare del marchio riprenda l’uso in epoca anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della decadenza del marchio (forme di sanatoria) Cautele: a) non sia l’effetto della consapevolezza dell’azione (occorre avvio nei 3 mesi prima dell’azione) b) non può pregiudicare i diritti nel mentre acquistati da terzi sul marchio (efficacia ex nunc) 3. Marchi difensivi Art. 24, 4° comma: “la decadenza non occorre per i marchi registrati che siano simili a quello oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso” - dubbia legittimità della disposizione di legge per contrarietà alle norme comunitarie (carenza del presupposto pro-concorrenziale)

Decadenza del marchio Validità quinquennale del marchio registrato Decadenza parziale Eccezioni: a) marchi che godono di rinomanza b) prodotti affini Azione si propone avanti all’Autorità Giudiziaria spetta a chiunque vi abbia interesse (anche P.M.)

Diritti del marchio registrato Art. 20 cpi: 1) diritto di farne uso esclusivo 2) diritto di concedere l’uso a terzi 1) USO Con funzione distintiva Con funzione attrattiva No: funzione descrittiva

Diritto di disporre del marchio Costituisce il modo di monetizzare il valore di avviamento. Vincolo aziendale: soppresso nel 1992: passaggio dalla circolazione “vincolata” alla “libera circolazione” del marchio Problema: contemperare esigenza imprenditore e interesse del consumatore a non vedere alterato il messaggio contenuto nel marchio Soluzione: dalla circolazione non deve derivare un inganno in quei caratteri che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico (statuto di non decettiva del marchio)

Circolazione del marchio Trasferimento della proprietà del marchio - ammessa ogni forma di trasferimento (solitamente con azienda: presunzione ex art. 2573 c.c.) - trasferimento anche parziale (per singoli beni) ma con i seguenti limiti: a) non per prodotti o servizi affini b) solo per aree geografiche nazionali Licenza di marchio - non trasferisce proprietà ma godimento - strumento più versatile, in termini di: 1) funzioni: a) guadagno b) valorizzare marchio c) evitare decadenza d) unica forma di utilizzo per non imprenditori 2) struttura: a) parziale b) ammette scomposizione merceologica e territoriale (Licenza senza esclusiva)

Esclusività Strumenti: Presupposti: 1) assenza del consenso DIRITTO DI IMPEDIRE A TERZI L’USO DEL MARCHIO SENZA IL PROPRIO CONSENSO Strumenti: - opposizione / nullità / rivendica - contraffazione: a) per ogni tipo di lesione del diritto b) impedisce la prosecuzione della condotta illecita c) consente di ottenere il ristoro della lesione subita Presupposti: 1) assenza del consenso 2) l’uso del segno da parte di altri

Contraffazione Condizioni: Qualora ricorra (alternativamente): segno identico per prodotto identico (cd, “pirateria o usurpazione del marchio”) Segno identico o simile per prodotti identici o affini Qualora ricorra (alternativamente): a) Un rischio di confusione: quando il pubblico possa ritenere che i beni che recano il segno provengano dall’impresa del titolare B) Un rischio di associazione tra i segni: quando il pubblico istituisca un collegamento tra il segno imitante e quello imitato, trasferendo in tal modo, seppur a livello inconscio, l’accreditamento del secondo sul primo

Contraffazione Metro di giudizio: consumatore mediamente informato ed avveduto Criterio che varia a seconda: - della tipologia di beni (costo) - del contesto (supermercato/internet) Elementi di giudizio: 1) somiglianza tra i segni 2) identità del prodotto o servizio 3) carattere distintivo del marchio 4) impressione complessiva del segno 5) notorietà del marchio (contraffatto)

Marchi che godono di rinomanza Definizione: sono i marchi conosciuti da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati all’acquisto del prodotto o servizio per cui il marchio è stato registrato Tutela: Ratio: esigenza di tutelare capacità attrattiva del segno (l’investimento pubblicitario più che la capacità distintiva) La tutela dei marchi che godono di rinomanza: - prescinde da rischio di confusione o di associazione - prescinde da una similitudine o affinità merceologica - sufficiente che sia configurabile anche solo un “Agganciamento”

Marchi che godono di rinomanza Agganciamento lato attivo: ogniqualvolta l’uso del marchio provochi un “indebito vantaggio” in capo al contraffattore (mr. Reed-Arsenal) Lato passivo: ogniqualvolta l’uso del marchio provochi un “pregiudizio” in capo al titolare: a) annacquamento della capacità distintiva (Diluition) b) rechi offesa alla reputazione commerciale (Tarnishment)

Usi “illeciti” del marchio altrui “USO” illecito del marchio altrui Uso riferito ad un’attività economica Sul territorio coperto dalla tutela della privativa L’art. 20 Cdp individua gli usi “illeciti” del marchio altrui: 1) apposizione del segno sui propri prodotti o confezioni (concorrente) 2) la fornitura o l'immissione nel mercato di prodotti contraddistinti da segno (distributore/rivenditore o commerciante in generale) 3) l'importazione e l'esportazione di prodotti contraddistinti dal segno (importatori) 4) la soppressione del marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto le merci (cd. Divieto Di Smarchiatura - per operatori commerciali) 5) l'utilizzazione del segno nella corrispondenza e nella pubblicità (concorrente+editore)

Usi “leciti” del marchio altrui A) Uso di Nome proprio o indirizzo B) Uso con funzione “descrittiva” - Funzione di posizionamento (pubblicità comparativa) c) Uso con funzione “di indicazione di destinazione” - Ricambi e componenti di prodotti complessi Condizione: “uso sia conforme ai principi di correttezza professionale” 1. sia sorretto da un’esigenza informativa 2. sia attuato con modalità conformi a tale finalità

Azione di contraffazione Illecito e un reato il cui accertamento compete all’A.G. (T. Imprese) Azione - Onere della Prova: semplificazioni i punto di prova rispetto illeciti comuni a) colpa è presunta b) quantificazione del danno semplificata c) se marchio è registrato: presunzione di validità - Legittimazione: attiva = titolare o licenziatario (Napoli per lavezzi) passiva = tutti i soggetti visti sopra - Tipi di provvedimenti: 1. inibitoria 2. rimozione o distruzione dei prodotti o assegnazione degli stessi al titolare 3. pubblicazione sentenza 4. risarcimento del danno: √ Danno emergente: rimborso spese sostenute √ Lucro cessante: perdita di profitto (difficile quantificazione: equitativa e reversione degli utili)

Azione di contraffazione Provvedimenti Cautelari Presupposti: fumus boni iuris periculum in mora (qui presunto) Tipi: 1. Descrizione 2. Sequestro 3. Inibitoria 4. Pubblicazione su giornali o riviste

Marchio non registrato (di fatto) Art. 2571 c.c.: interferenza con marchio registrato ai fini della NOVITA’ del segno Art. 1 e 2 CPI: Art. 1: Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Art. 2 CPI. Costituzione 1.- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione, o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. (omissis) 4.- Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine Diritto di proprietà industriale non titolato

Marchio non registrato (di fatto) Disciplina Concorrenza sleale: Art. 2598 c.c. art. 1 Conseguenze: a) debbono essere “marchi” e quindi rispettare tutti i requisiti di validità del marchio; Differenza: manca presunzione di validità del marchio registrato (prova del r equisito in capo al titolare) b) presuppone effettivo utilizzo del segno Differenza: marchio registrato valido anche se non utilizzato per 5 anni dalla sua registrazione - occorre poi prova di utilizzo precedente alla data del deposito del marchio da parte del terzo c) tutelato limitatamente al “rischio di confusione” relativamente all’origine dei prodotti o servizi (presuppone quindi un certo grado di notorietà del segno) Differenza: - occorre provare notorietà acquisita - la tutela sarà commisurata al livello di notorietà (e quindi al rischio di confusione) - non si applica “associazione tra segni” e disciplina dei marchi notori

Marchio non registrato (di fatto) ALTRE DIFFERENZE: A) Se non comporta notorietà quantomeno generale non può impedire registrazione da parte di terzi B) La Decadenza per non uso non è soggetta alle regole del codice di proprietà industriale (art. 24 Cdp parla di marchi registrati) e quindi sarà commisurata al ricordo nel pubblico, il quale potrà avvenire anche in un periodo più breve C) non è passibile di convalida: quindi non è mai al sicuro ... nel senso che se esiste un marchio altrui precedente, non gode dell'ombrello protettivo verso azioni di contraffazione di titolare di marchi simili una volta decorsi 5 anni di utilizzo D) Non è riconosciuto a livello europeo o internazionale: le principali convenzioni internazionali sui marchi non offrono alcuna tutela ai m.d.f. IN DEFINITIVA È MEGLIO REGISTRARE IL MARCHIO ....