Nuove estensioni nomi a dominio: cosa cambia? Focus TMCH

Premessa Nuove estensioni generiche: Opportunità o Rischio? Mettiamoci nei panni dei titolari di marchi registrati.

Procedure di registrazione Più di 600 estensioni hanno già aperto (in parte) e apriranno le rispettive fasi di registrazione in questi mesi fino, presumibilmente, al 2015 in modo progressivo con «lanci» a cadenza mensile. Principali fasi di registrazione: Sun Rise (primi 60 gg) e General launch aperta a tutti.

TMCH Trademark Clearing House: Registro unico che raccoglie e certifica i dati relativi ai marchi registrati ed opera a supporto delle fasi di lancio delle nuove estensioni di nomi a dominio. Gestito, su incarico dell’ICANN, da società private.

TMCH Trademark Clearing House: Non crea diritti nuovi ma verifica e certifica dati. È uno strumento a supporto dell’ICANN nelle fasi di lancio delle nuove estensioni pensato per arginare il rischio di usurpazioni di domini.

TMCH Requisiti per poter iscrivere il proprio marchio alla TMCH. Vantaggi/benefici dati dall’iscrizione del proprio marchio alla TMCH.

TMCH REQUISITI Per essere iscritto presso la TMCH, il marchio deve risultare valido e concesso al momento dell’iscrizione; non sono accettati marchi in fase di domanda o marchi non più validi. Viene richiesta, al momento dell’iscrizione, anche una PROVA D’USO del marchio per poter beneficiare dei principali vantaggi dati dalla TMCH.

TMCH REQUISITI Oltre al marchio registrato, si possono iscrivere anche: marchi validati dalla magistratura ordinaria; marchi protetti da determinati trattati in vigore a fare data dal 26 giugno 2008, incluse denominazioni d’origine.

TMCH REQUISITI Possono essere iscritti sia marchi denominativi che marchi figurativi che contengano una componente verbale; al momento dell’iscrizione presso la TMCH sarà necessario indicare il nome del marchio come riportato nel certificato di registrazione.

TMCH Marchio: Numero di registrazione: Giurisdizione in cui il marchio è registrato: Data del deposito : Data di registrazione : Data di scadenza : Classe/i rivendicata/e: Elenco dettagliato di tutti i prodotti e/o servizi rivendicati: Il richiedente è titolare/cessiona rio/licenziatario del marchio?

TMCH PROVE D’USO: una dichiarazione, predisposta secondo un modello previsto dalla disciplina ICANN, firmata dal titolare del marchio; + un campione che dimostri l’uso attuale del marchio, che potrà consistere, ad esempio, in fotografie di etichette, cartellini, contenitori di prodotto, materiale pubblicitario (brochure, cataloghi, insegne pubblicitarie e vetrine, manuali di prodotto, comunicati stampa, screenshots, materiale sul ranking del marchio nei social media).

TMCH PROVE D’USO: Non vengono accettate come prove d’uso di un marchio: l’inclusione di un marchio all’interno di un nome a dominio, comunicazioni a mezzo , licenze d’uso del marchio e biglietti da visita. Attenzione alle prove d’uso da depositare: devono corrispondere esattamente al marchio richiesto.

TMCH VANTAGGI PRIMO: Sfruttare il periodo di SUN RISE per tutte le estensioni generiche: si può richiedere la registrazione di domini identici al marchio in priorità rispetto a terzi. Se terzi dovessero richiedere l’iscrizione presso la TMCH di un marchio identico, chi ha già ottenuto l’iscrizione del proprio marchio presso la TMCH riceverebbe una segnalazione

TMCH VANTAGGI SECONDO: Servizio di notifica: se un terzo richiede la registrazione di un dominio identico ad un marchio già iscritto presso la TMCH, il terzo riceve un warning in cui si avvisa che il marchio è già stato registrato presso la TMCH e si richiede che l’uso del dominio non sia in contraffazione o in abuso; Se il dominio viene in ogni caso registrato dal terzo, il titolare del marchio registrato viene avvisato.

TMCH VANTAGGI TERZO: Il servizio di «blocking» permette di evitare che il proprio marchio venga registrato come dominio con riferimento ad un determinato gruppo di nuove estensioni. Di norma sarà applicabile ad un intero pacchetto di estensioni e per un minimo di almeno di 5 anni: non sarà quindi possibile richiedere il blocco solo per una o due estensioni e solo per uno o due anni.

TMCH Attenzione! la TMCH Non evita che terzi registrino domini identici al il marchio iscritto nelle nuove estensioni; Tuttavia, il servizio di notifica nei confronti di chi prova a registrare un dominio identico produce un notevole effetto dissuasorio.

Suggerimenti Avere il vostro marchio/vostri marchi pronto/i e protetto al momento del lancio di un’estensione di possibile interesse. Quindi individuate il marchio su cui puntare la vostra campagna markenting e assicuratevi che sia concesso e protetto. Rivedere la politica di gestione del portafoglio domini in correlazione con portafoglio marchi, razionalizzare domini registrati in passato al solo scopo difensivo magari in estensioni non più di interesse e concentrarsi sulle estensioni che maggiormente possono interessare.

Suggerimenti Definire all’interno della Società il team che gestisce il portafoglio domini e non disperdere informazioni preziosi in più reparti; Coordinare i reparti legali ed i reparti di marketing: sempre di più con le nuove estensioni saranno i brand manager o i responsabili del marketing on line delle aziende ad essere coinvolti.

Suggerimenti Difendere il o i marchi di punta della società anche attraverso strumenti di sorveglianza, sempre più avanzati ed aggiornati, per tutelarsi in vista dell’allargamento del fronte delle estensioni di nomi a dominio. Il servizio di notifica dato dalla TMCH è limitato alle sole identità e non può quindi sostituire le sorveglianze classiche che si attivano. Sorveglianza Nomi a dominio. Permette di rintracciare i domini identici al naming registrati da terzi in tutte le estensioni generiche e nazionali su scale mondiale.

Suggerimenti Sorveglianza Web Watch : rintracciare un nome o un logo in Internet. Si monitorano milioni di pagine internet, risultati più pertinenti secondo criteri personalizzati caso per caso e sulla base dello scopo per il quale è stato attivato il servizio: bloccare o impedire l’uso indesiderato del vostro marchio, rilevare somiglianze nei marchi, incluso l’uso caricaturale e/o monitorare i siti di annunci ed identificare le vendite fraudolente. Utile anche contro il rischio di volgarizzazione del marchio.

Suggerimenti Sorveglianza sulle App (Apple and Android) include le playlist pubblicate sugli stores di iTunes e rintraccia tutte le Apps e le playlist identiche al vostro marchio. Sorveglianza User Names dei Social Media, rintraccia tutti gli user names identici al marchio sorvegliato si può scegliere tra gruppi di 50, 100 e 150 social media su cui effettuare l’indagine.

Suggerimenti Brand protection On line Intervento sulle principali piattaforme e motori di ricerca tra i quali Ebay: Alibaba; Taobao… Identificazione ed intervento di rimozione usi impropri di marchi e chiusura delle aste sospette.

Suggerimenti Il governo UK ha previsto un investimento di circa 640 milioni di sterline in 4 anni per la creazione ed il rinforzo di un programma e di un’agenzia specializzata nella protezione dagli attacchi di cyber squatter. La situazione è quindi tale da richiedere interventi ed investimenti mirati da parte sia delle autorità che dei privati.

GRAZIE! dott. Alberto Furno