La valorizzazione dei brevetti, marchi e know-how April 14, 2000 Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale «Osservatorio sul Finanziamento della Proprietà Intellettuale» prof. Michele Rutigliano Associazione Industriali di Vicenza La valorizzazione dei brevetti, marchi e know-how Vicenza, 16 ottobre 2006 michele.rutigliano@univr.it © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

April 14, 2000 Agenda  Teoria e prassi nella valutazione dei diritti di proprietà intellettuale: metodi consolidati e nuove possibili impostazioni La valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa  Altre forme di valorizzazione: Lease Back, IP Finance I criteri per la determinazione delle Royalties La stima del valore in sede di cessione e nelle operazioni di gestione straordinaria dell’impresa (conferimenti, fusioni, scissioni) Ristrutturazioni societarie e valorizzazione della PI © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

il processo valutativo April 14, 2000 il processo valutativo Rapporto conclusivo esito Metodologia flussi mercato opzioni costo Profili dell’analisi legale economico finanziario Premesse utilizzo asset soggetti interessati scopo descrizione © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi April 14, 2000 La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi 1) Verificare la validità del brevetto 2) Precisare il contesto valutativo 3) Acquisire le necessarie informazioni 4) Costituire un team di valutazione 5) Leggere il brevetto 6) Accertare l’estensione del brevetto (patent scope) 7) Approfondire alcune questioni legali (eventuali precedenti controversie in merito al brevetto, probabilità di violazione attiva o passiva) © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi April 14, 2000 La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi 8) Accertare la validità del brevetto (probabilità che il brevetto – ex post - possa essere considerato non valido per mancanza dei requisiti normativi. In tal caso il brevetto risulta privo di valore) 9) Verifica circa l’esistenza di brevetti dominanti a monte (diminuzione di valore) 10) Se del caso, considerare le eventuali sinergie tra brevetti collegati (famiglie). Un portafoglio di brevetti può valere più della sommatoria dei brevetti individualmente considerati 11) Accertare la copertura internazionale del brevetto o i motivi della mancata estensione. © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi April 14, 2000 La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi 12) Tener conto della vita residua del brevetto (non solo sotto il profilo legale, ma anche economico, tecnologico, regolamentare). 13) Considerare le eventuali royalties precedentemente incassate (valutare gli eventuali cambiamenti di contesto) 14) Accertare l’esistenza di eventuali contenziosi in corso o realisticamente possibili 15) Identificare le migliori tecnologie alternative (stima dei risparmi di costo o dei differenziali di prezzo) 16) Stimare la curva di domanda per gli output dal brevetto (livello di ricavi in funzione del prezzo dell’output) © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi April 14, 2000 La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi 17) Stimare i livelli di produzione che massimizzano il profitto 18) Selezionare il criterio/i criteri valutativi:  costo (raramente utile)  “prezzi di mercato” (spesso inesistente-non confrontabilità, unicità “brevetto”) – approccio indiretto e sintetico x metodo delle royalties ipotetiche (se possibile identificare contratti di licenza simili) – approccio indiretto e sintetico vs. analitico x reddituale/finanziario (excess operating profit, premium pricing, cost savings method) – approccio analitico x metodi non tradizionali (opzioni reali) - approccio analitico © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi April 14, 2000 La valutazione dei brevetti: i passi logici e operativi 19) Effettuare una valutazione “reddituale” basata:  sulle possibili royalties in un contratto di licenza (attivo/passivo)  sul contributo stimato al risultato economico  DCF analysis (differenziale con/senza brevetto) - proiezioni vendite (devono prescindere dall’effetto “impatto iniziale” e fondarsi sulla protezione fornita dal brevetto) - tasso di attualizzazione (riflette il costo del capitale, tenuto conto del rischio dello specifico asset) 20) Redigere la relazione di stima (categoria investitore)* * Required annual return: Angel 60-70%; Venture Capital 30-35%; Private Equity 20%+; Public Company 12-20% © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali April 14, 2000 La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali L’ NPV sottostima il valore ?? (tema: flussi e costo capitale) Un’opzione reale è un’opportunità discrezionale di investimento e si sostanzia nella possibilità, ma non nell’obbligo, di effettuare un futuro investimento/disinvestimento o di modificare le caratteristiche di un investimento in corso d’esecuzione Investimenti in R&D/brevetto + limitata commercializzazione Ulteriori investimenti e commercializzazione su larga scala SUCCESSO ? NPV complessivo = NPV base + NPV opzione reale © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

  La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali April 14, 2000 La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali  Valore opzione a scadenza  © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali April 14, 2000 La valutazione di R&D e dei brevetti: opzioni reali © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

i Marchi: ragioni per una loro valorizzazione April 14, 2000 i Marchi: ragioni per una loro valorizzazione permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da imprese differenti consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti e i loro prezzi rispetto alla concorrenza (price premium) sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa possono essere concessi in licenza e quindi costituire una fonte di reddito addizionale (royalties) sono una componente fondamentale dei contratti di franchising stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti possono facilitare l’ottenimento di finanziamenti - RINVIO © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione dei marchi April 14, 2000 La valutazione dei marchi Considerazioni preliminari sulla forza del marchio: Attuale Leadership Stabilità/Fedeltà al marchio Mercato/settore di riferimento Trend (forza, adattabilità prospettiche del marchio) Supporti di marketing (investimenti realizzati e a piano) Internazionalità Protezione legale (difendibilità) © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

METODI REDDITUALI/ FINANZIARI Differenziali reddituali e price premium April 14, 2000 La valutazione dei marchi METODI REDDITUALI/ FINANZIARI Differenziali reddituali e price premium Flussi differenziali Royalties ideali (approccio di mercato/analitico  rinvio) APPROCCIO DI MERCATO CRITERI BASATI SUL COSTO Costo Storico Costo Storico rivalutato Costo di riproduzione “Costo” delle perdite* Opzioni reali © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio April 14, 2000 La valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio Possibilità di rivalutazione al FAIR VALUE Impairment Test  stima del “valore recuperabile” maggiore tra “valore d’uso” e fair value IAS 38 venditore compratore massimo Range valore percepito massimo FMV range minimo minimo © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio April 14, 2000 La valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa April 14, 2000 La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa Il collegato alla “Finanziaria 2006” aveva confermato la possibilità di rivalutazione dei beni delle imprese, introdotta originariamente con Legge 21 novembre 2000, n.342 (GU 276 del 25.11.2000) e regolamentata con Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16.11.2000.  Con riferimento ai beni immateriali, sono risultati rivalutabili le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorchè non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, \ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Circolare16/11/2000, n. 207). © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa April 14, 2000 La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa  La rivalutazione doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.  Con riferimento al valore, il limite massimo della rivalutazione era rappresentato dal valore economico del bene. I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non dovevano in alcun modo superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti .....(art. 11, legge 342/2000).  Sull’importo della rivalutazione è dovuta una imposta sostitutiva pari al 12%. Il maggior valore fiscale è riconosciuto per Ires/Irpef e Irap (in termini di ammortamenti, plusvalenze, ecc.) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.  Discrezionalità nell’utilizzo dei criteri di valutazione …. necessario approccio “prudenziale” ? © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa April 14, 2000 La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa  Gli amministratori e il collegio sindacale hanno indicato e motivato nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede i limiti fissati.  Per quanto la legge non lo richiedesse, era ritenuta consigliabile la rivalutazione sulla base di una perizia estimativa indipendente.  La valutazione di convenienza per la società nei confronti della rivalutazione consentita dalle citate norme ha dovuto pertanto fondarsi sul confronto fra l’onere fiscale immediato per imposta sostitutiva e il beneficio futuro in termini di maggiori ammortamenti a fronte dei più elevati valori fiscalmente riconosciuti.  altri vantaggi: - Thin Cap: effetto positivo dell’incremento del PN (art. 98 Tuir) - Emersione plusvalori latenti (Basilea 2) - presupposto per operazioni di Lease-Back  RINVIO © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa April 14, 2000 La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa Rivalutazione dell’asset immateriale: euro 25.000.000 Imposta sostitutiva 12%: euro 3.000.000 Beneficio fiscale (IRES+IRAP) ammortamenti: euro 9.312.500 Beneficio economico complessivo: euro 6.312.500 © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

non conferma l’opportunità April 14, 2000 La valorizzazione in sede di rivalutazione dei beni di impresa collegato alla FINANZIARIA 2007 ? non conferma l’opportunità ne riparleremo …. © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Altre forme di valorizzazione della PI IP-Backed Financing April 14, 2000 Altre forme di valorizzazione della PI Negli ultimi anni l’evoluzione dei mercati e le innovazioni business- tecnologiche hanno rafforzato la consapevolezza nelle aziende che gli asset IP possono essere monetizzati non solo attraverso la vendita o la licenza d’uso, ma anche tramite un loro utilizzo per ottenere nuove fonti di finanziamento. La proprietà intellettuale si sta così trasformando (per ora soprattutto in alcuni mercati finanziari più evoluti) da semplice strumento legale di tutela a vero strumento per per aumentare la mobilità finanziaria (IP Finance). Fonte: ICM Advisors © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Altre forme di valorizzazione della PI IP-Backed Financing April 14, 2000 Altre forme di valorizzazione della PI I servizi di IP Finance, come: IP Loan IP Sale-Lease Back IP Securitization offrono opportunità ad imprese ed istituzioni finanziarie. Le imprese hanno a disposizione nuove possibilità per ottenere maggiori finanziamenti sfruttando asset latenti o sottovalutati, Le istituzioni finanziarie, grazie a questi nuovi interventi, hanno l’opportunità di incrementare i margini d’intermediazione e fornire alle imprese nuove fonti di finanziamento che ne favoriscono lo sviluppo e che fanno leva sugli asset rappresentativi di una delle principali fonti del valore aziendale. Fonte: adattamento da ICM Advisors © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Altre forme di valorizzazione della PI IP-Backed Financing April 14, 2000 Altre forme di valorizzazione della PI Le opportunità di sviluppo di questi strumenti di finanza innovativa si basano sul grande patrimonio di know-how e creatività delle aziende italiane, nonché sull’elevata propensione al finanziamento tramite il capitale di debito rispetto a quello di rischio. Necessità delle imprese di proteggere il proprio valore con varie forme di IP per far fronte sia alla crescente competitività dei paesi del Far East, sia al problema della contraffazione. a) Interventi finanziari e di consulenza “spot” b) Supporto alla gestione strategica dell’IP Fonte: ICM Advisors © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

April 14, 2000 Per molti settori e imprese gli asset intangibili costituiscono una parte rilevante del valore dell’azienda Valore % Asset Intangibili su Valore Aziendale I beni immateriali rappresentano una parte rilevante del valore aziendale (30-70% a seconda del settore industriale) Il marchio è tra gli intangibili il più tangibile in termini di valore economico-finanziario sia attuale sia prospettico Contabilizzazione e protezione della proprietà intellettuale non sono sempre adeguatamente trattati In Italia, di regola il finanziamento bancario NON prende in considerazione la proprietà intellettuale delle PMI Settori intangible-intensive Fonte: Banca Intesa © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Fonte: ICM Advisors April 14, 2000 © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Brand Finance: per la valorizzazione dei propri marchi April 14, 2000 Soluzioni dedicate al sostegno dei progetti di valorizzazione dei marchi aziendali - Fasi del processo di valorizzazione del marchio - Valutazione opportunità Sostegno finanziario Assistenza nell’esecuzione Fase Analisi posizionamento strategico/di mercato dell’azienda cliente Valutazione economico – finanziaria dei marchi in portafoglio Suggerimento opportunità e strategie di valorizzazione del brand Identificazione soluzioni finanziarie più idonee Impostazione e disegno dell’architettura finanziaria di riferimento Perfezionamento delle soluzioni finanziarie identificate Consulenza professionale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione/ potenziamento del brand identificati Brand Finance Necessario “affiancare” l’impresa in tutte le fasi di una gestione evoluta del marchio Fonte: Banca Intesa © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Prodotti di Brand Finance in Italia April 14, 2000 Prodotti di Brand Finance in Italia  finanziamenti a medio termine finalizzati agli investimenti e alla copertura delle spese di marketing e di sviluppo del brand, con importi e caratteristiche differenziati in funzione del valore e del potenziale del portafoglio marchi dell’azienda cliente (eventualmente “pegno” sui marchi); soluzioni Leasing dedicate all’acquisto sul mercato di marchi o al finanziamento di progetti/iniziative tramite Lease-Back sui brand già in portafoglio © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

FOCUS: Leasing sui marchi April 14, 2000 FOCUS: Leasing sui marchi _ _ Operazione che si attua secondo la struttura contrattuale del Sale and Lease Back di un marchio registrato e vigente, di cui è titolare l’impresa richiedente Il valore economico del marchio viene stabilito mediante perizia E’ ammessa fiscalmente la deducibilità dei canoni purchè il contratto abbia una durata minima di 5 anni (ora 9 anni) L’eventuale plusvalenza è imponibile L’operazione è però spesso preceduta da una rivalutazione, con rilevanza fiscale, del marchio a bilancio Più volte utilizzata dalle società di calcio (esempio Sampdoria … 25 milioni di euro) 2425 BIS CC- Operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (c.d. Sale and Lease Back) Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore devono essere iscritte nei Conti Economici, in funzione della durata del contratto di locazione. Detta disposizione non si applica qualora il bene sia oggetto di un contratto di locazione operativa; in tal caso, la plusvalenza deve essere rilevata per intero nel corso dell’esercizio nel quale è avvenuta la vendita. L’imputazione nei Conti Economici della plusvalenza è effettuata con il metodo lineare, ai fini tanto della contabilizzazione in bilancio quanto dell’informativa da fornire in Nota Integrativa, con riferimento agli effetti prodotti dall’applicazione del metodo finanziario in merito alle operazioni di locazione. Come osservato dall’OIC, con riguardo alle minusvalenze derivanti da operazioni di Sale and Lease Back, qualora la compravendita ed il leasing siano effettuati: • a valori di mercato, la minusvalenza si configura come perdita durevole di valore del bene venduto e, di conseguenza, va imputata direttamente a Conto Economico nell’esercizio in cui la compravendita è stata realizzata; • non a valori di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell’operazione, è interamente imputata al Conto Economico dell’esercizio. La residua minusvalenza deve essere imputata ai Conti Economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita e che tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato. © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Massimo Moratti mi ha inviato questa lettera che pubblico e della quale lo ringrazio. "Caro Beppe, nel tuo Blog dell’11/11/05 ho trovato una notizia riguardante me, Tronchetti e l’Inter in generale, a proposito di una operazione di leasing con la Banca Italease. Mi permetto di risponderti personalmente per confermarti che abbiamo studiato questa possibilità, con la Banca da te citata, ma che non siamo arrivati a nessuna conclusione. Per quanto riguarda, invece, le perdite di bilancio dell’anno scorso, sono state già da me e dagli altri azionisti appianate e così anche quelle potenziali dei primi mesi dell’anno in corso. Rimane lo studio per valorizzare patrimonialmente il marchio dell’Inter, cosa che continuo a considerare una buona opportunità per la Società. Il Milan ha ceduto il suo marchio a una società, la Milan Entertainment Srl, controllata al 100% dall'Ac Milan: il marchio è stato valutato 183,7 milioni di euro

I criteri per la determinazione delle royalties April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties percorso di analisi CONTESTO – profilo titolare PI CONTRATTI DI LICENZA - struttura TIPOLOGIA DELLE VENDITE DI RIFERIMENTO BENCHMARK ANALISI DELLA FORZA DEL MARCHIO REDDITIVITA’ DEL BUSINESS © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties IL CONTESTO DI RIFERIMENTO Diverse possibili strategie sottese a contratti di licenza. Ad esempio: la concessione di licenze costituisce il core business è un modo per sfruttare IP dormienti costituisce la via migliore per valorizzare date opportunità è la strategia adottata per prodotti non “core” Nel contratto di licenza il Royalty Rate è legato ad altri elementi, quali: l’impegno a pagare una Royalty minima + importo iniziale una struttura decrescente dei tassi di Royalty, in relazione ai volumi …… © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

I criteri per la determinazione delle royalties I CONTRATTI DI LICENZA April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties I CONTRATTI DI LICENZA 1. Identificazione dell’intangible 2. vendite/prezzi: tipologia delle vendite di riferimento posizionamento della royalty lungo la catena del valore Materia prima Produzione Distribuzione Retail Catena del valore Price point Royalty € 10 € 5 € 30 € 5 € 60 € 5 € 100 € 5 Royalty Rate Equivalente © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

I criteri per la determinazione delle royalties I CONTRATTI DI LICENZA April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties I CONTRATTI DI LICENZA 3.Controllo sul Brand Perimetro di utilizzo + procedure autorizzative 4. Durata 5. Marketing Royalty rate dipende anche dall’impegno “promozionale” del licenziatario 6. Altri aspetti Possibili verifiche/audit sul licenziatario ? © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

I criteri per la determinazione delle royalties BENCHMARKS April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties BENCHMARKS TEMA CONTROVERSO TEORIA: Non esistono “Standard Royalty Rates” Non esistono “Standard Licence Agreement” IN PRATICA: di regola si considera utile se possibile un riferimento a Royalty Rates comparabili © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

April 14, 2000 I criteri per la determinazione delle royalties a)ANALISI DELLA FORZA DEL MARCHIO E b)REDDITIVITA’ DEL BUSINESS (equilibrio degli interessi) Analisi della forza del marchio punteggio Punteggio totale 50 Fattori pesati su scala 0-5 (5 + alto) tenuto conto del contesto competitivo © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

VALUTAZIONE DEL BRAND April 14, 2000 © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Modello per la determinazione delle royalties Simulatore (possibili analisi di sensibilità del RR)

Modello per la determinazione delle royalties Simulatore (possibili analisi di sensibilità del RR)

April 14, 2000 La stima del valore in sede di cessione e nelle operazioni di gestione straordinaria dell’impresa (conferimenti, fusioni, scissioni) La PI costituisce spesso un valore/insieme di valori che emergono con evidenza proprio in occasione di operazioni straordinarie CESSIONI DI SOCIETA’ E PARTECIPAZIONI, AZIENDE, RAMI D’AZIENDA CONFERIMENTI DI AZIENDE, RAMI, PARTECIPAZIONI AFFITTO D’AZIENDA due diligence speciale know how estimativo FUSIONI E SCISSIONI © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Ristrutturazioni societarie e valorizzazione della PI April 14, 2000 Ristrutturazioni societarie e valorizzazione della PI In occasione di ristrutturazioni societarie nell’ambito di gruppi aziendali può risultare opportuno effettuare operazioni di valorizzazione della PI, ad esempio: Accentramento presso una holding dei diritti di PI, nonché delle funzioni di R&D, Pianificazione strategica, Amministrazione e Finanza Ridisegno dell’architettura finanziaria del gruppo e verifica delle opportunità di IP Financing Rivalutazione dei diritti di PI, anche nella prospettiva di Basilea 2 Razionalizzazione del portafoglio IP, con cessioni e/o contratti licenza © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

Vi ringrazio per l’attenzione michele.rutigliano@univr.it 02 8463.309 347 8871120