DIFENDERSI NEI MERCATI INTERNAZIONALI: IL CASO INDIA E IL CASO BRASILE JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. AVV. CARLO ALBERTO DEMICHELIS PARTNER - 1 -

PAROLE DORDINE Consapevolezza della situazione Sistematicità degli interventi Creazione di un contesto favorevole allintervento delle autorità locali - 2 -

CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE Analisi, mantenimento ed evoluzione del proprio portafoglio diritti di proprietà industriale Acquisizione, analisi e gestione delle informazioni sui problemi di contraffazione presenti nei mercati di interesse, nonché sullevoluzione della normativa di riferimento anche a livello giurisprudenziale Utilizzo in modo coordinato delle informazioni, assicurandone la disseminazione presso tutti i soggetti interessati

SISTEMATICITÀ DELLINTERVENTO Adeguamento costante del portafoglio diritti PI allevoluzione delle proprie attività e di quelle dei licenziatari, nonché al modificarsi del fenomeno contraffattivo Determinazione di soglie di intervento (numeriche, tipologiche, per canali distributivi) a seguito delle quali dar corso in modo sistematico alle attività di contrasto - 4 -

Controllo centralizzato delle azioni di reazione poste in essere nei diversi paesi Determinazione degli obiettivi da conseguire in modo coerente con il budget a disposizione e con le soglie di intervento prefissate - 5-

CREAZIONE DI UN CONTESTO FAVOREVOLE ALLINTERVENTO DELLE AUTORITÀ LOCALI Sistematica adozione di strumenti che consentano lidentificazione immediata dei prodotti originali rispetto a quelli contraffatti; Sistematica creazione di dossier informativi (sui prodotti, sulla contraffazione di cui sono vittime, sulle località maggiormente interessate al fenomeno) da comunicare alle autorità interessate alla repressione del fenomeno - 6 -

Sistematico utilizzo di procedure di sorveglianza e blocco in dogana della merce oggetto di importazione Cooperazione attiva da parte dei licenziatari ed eventuali sponsors nella trasmissione di informazioni, nellassistenza documentale e testimoniale, nella messa a disposizione di tutti gli elementi necessari per la prova della validità sostanziale dei diritti azionati - 7 -

CHECK LIST ANTICONTRAFFAZIONE Quali sono le norme più rilevanti che tutelano nel paese di interesse i diritti di PI, quali sono gli eventuali punti deboli e quali le mie possibilità di porvi rimedio o comunque di attenuarne gli effetti? E disponibile una tutela in sede sia civile sia penale, e quale è più efficace delle due in relazione ai problemi di contraffazione ai quali verosimilmente andrò incontro? - 8 -

Quali risarcimenti danni – spese legali posso ragionevolmente attendermi a seguito dellinstaurazione di unazione in sede civile e/o penale? E possibile presentare presso ununica autorità centrale unistanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata ad avere effetto per un certo periodo di tempo? - 9 -

Il portafoglio diritti PI di cui posso disporre è consistente con il tipo di prodotti da me commercializzati – fatti realizzare in loco? Si tratta di diritti validi sia sul piano sostanziale sia su quello formale? Quale riconoscimento è dato al marchio celebre, sia a livello di protezione ultramerceologica, sia a livello di sanzioni eventualmente accresciute per la sua usurpazione?

Quale riconoscimento è dato al marchio utilizzato in via di fatto ma non registrato? Quale protezione è data al modello ornamentale non registrato?? La protezione delle forme dei prodotti è conseguibile unicamente attraverso la loro registrazione come modello ornamentale o come marchio tridimensionale, ovvero è disponibile anche per diritto dautore, per il tramite delle norme che reprimono la concorrenza sleale e/o proteggono il trade dress?

INDIA E BRASILE Accordi Multilaterali maggiormente rilevanti INDIA Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) BRASILE Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS)

Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie Universal copyright convention (UCC) Patent Cooperation Treaty (PCT) Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie Universal copyright convention (UCC) Patent Cooperation Treaty (PCT)

Accordo dellAja per la registrazione internazionale dei disegni e modelli Accordo di Nizza del 1957 sulla Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi in relazione alla registrazione di marchio Accordo di Lisbona 1958 sulla protezione denominazione di origine

NORMATIVE NAZIONALI MAGGIORMENTE RILEVANTI INDIA Legge Marchi del 1999, entrata in vigore il 15 settembre 2003 Legge sui disegni e modelli ornamentali del BRASILE Costituzione federale del 1988, art. 5, XIX: Assicura protezione legale alle invenzioni, ai marchi, ai nomi commerciali e altri segni distintivi

Legge sul diritto dautore del1957 International Copyright Order 1999 Legge brevetti del 1970 Legge sulle indicazioni geografiche ed origine dei prodotti Giurisprudenza Codice della Proprietà Industriale: legge 9279/96 e Regolamenti di attuazione n. 161/02 (registrazione disegni industriali), 154/99 (registrazione marchi) Legge sul diritto dautore, legge n. 9610/98 Codice Penale

TUTELA IN SEDE CIVILE E PENALE INDIA Azioni in sede civile Fase cautelare efficace, possibilità di ottenere in tempi rapidi provvedimenti di inibitoria e sequestro inaudita altera parte in 2/3 giorni lavorativi, mentre la fase cautelare comprensiva di udienza comporta tempi nellordine di 9/12 mesi ed è soggetta ad appello BRASILE Azioni in sede civile Provvedimenti cautelari di inibitoria e sequestro sono ottenibili ex parte in 2 / 3 giorni lavorativi dalla richiesta; nel caso in cui il giudice ritenga necessario una fase dibattimentale la pronuncia viene resa in 2/3 mesi; è prevista la possibilità di appello, ed è

Le condizioni per ottenere un provvedimento di inibitoria sono: i) Fumus bonis iuris; ii) Assenza di ritardo manifestamente ingiustificato nel promuovere lazione; iii) Balance of convenience a favore della richiedente; iv) Insufficienza del risarcimento danni al fine di ristabilire la situazione ante violazione e ragionevole attendersi una decisione di questa fase nei 3 / 4 mesi successivi. I provvedimenti ottenuti in sede cautelare possono essere resi permanenti solo a seguito dellinstaurazione di un giudizio di merito, e questo va promosso nei 30 giorni successivi allordinanza con la quale il giudice ha disposto le misure cautelari.

v) Periculum in mora. Fase di merito (necessaria per confermare i provvedimenti cautelari), comporta tempi nellordine dei 5 / 7 anni per una decisione di primo grado. In sede civile è possibile ottenere misure di inibitoria e sequestro, ordini di esibizione di documenti e inventari, disposizioni conservative di prodotti, documenti o altri elementi probatori, Condizioni per lottenimento di tali misure sono il periculum in mora e il fumus boni iuris, questultimo spesso accertato tramite CTU in caso sussista una fase dibattimentale. Per ottenere una decisione di primo grado sono mediamente necessari dai 5 agli 8 anni. In media i costi per la fase cautelare oscillano tra i 5 e i , anche in

ordinanze limitative della facoltà del convenuto di disporre o cedere i propri beni in modo tale da limitare la possibilità per lattore di ottenere risarcimenti danni, rimborsi spese legali. I costi dellazione dipendono in larga misura dal numero di udienze, ma possono stimarsi in 3/5.000 per la fase cautelare e in 4/8.000 per la dipendenza di CTU e CTP mentre i costi per un primo grado di giudizio oscillano tra i 40 e i I costi risarcibili sono solo quelli propri del Tribunale, che di solito non superano il 10/15% del costo totale della lite. Azioni in sede penale Disponibili a fronte di registrazioni di marchi, disegni e modelli, nonché in caso di violazione di norme

fase di merito; sono riconosciuti risarcimenti spese legali che possono arrivare al 40% delle spese effettivamente sostenute. Azioni in sede penale Disponibili solo per ciò che attiene ai marchi registrati; presenza dellelemento soggettivo del dolo indispensabile; non obbligatorietà dellazione penale che reprimono la concorrenza sleale. Il dolo è necessario ed è prevista responsabilità penale degli amministratori di società. La sanzione è in tutti i casi larresto da 3 mesi a un anno, o in alternativa il versamento di una pena pecuniaria; la pena detentiva è aumentata da 1/3 alla metà nel caso il marchio usurpato sia stato riconosciuto essere noto, ovvero sia un marchio collettivo.

2 opzioni: i)Richiesta di intervento alla polizia federale, ma questa non procede se non ha precedentemente ottenuto lopinione dellUfficio Marchi circa la sussistenza di una contraffazione, e ciò può richiedere diversi mesi La pena pecuniaria oscilla da un minimo di 50 ad oltre US$ e può essere aumentata sino a 10 volte in vista delle condizioni economiche del contraffattore e delle circostanze del caso. La procedura prevede che si depositi un ricorso per ricerche e sequestro al fine di ottenere prova del reato;

ii) Querela innanzi al Magistrato territorialmente competente, che può discrezionalmente: -ritenere che non si debba procedere con lazione; - disporre indagini da parte della polizia e quindi eventualmente emettere unordinanza di sequestro; -emettere da subito unordinanza di sequestro Il provvedimento del giudice viene eseguito da due esperti nominati dal Tribunale e da due ufficiali giudiziari, che possono farsi assistere dalla polizia federale; gli esperti dovranno utilizzare il materiale probatorio ottenuto per presentare una relazione al giudice; se questa è favorevole al querelante, verrà disposto un raid e questi avrà 30 giorni di tempo dalla notifica per instaurare unazione in sede penale.

Le sanzioni statutarie prevedono larresto per un periodo da 6 mesi a 3 anni, una multa per un importo oscillante tra i (circa) e i (circa) Dalla data del sequestro, una sentenza di primo grado è generalmente resa in 4 / 6 anni mentre i costi dellazione oscillano tra i 3 e i Per ottenere una sentenza definitiva saranno mediante necessari dai 7 ai 9 anni, e i costi sono nellordine di per la fase preliminare e in media pari a 6/8.000 per la costituzione di parte civile e sino alla sentenza di primo grado.

RISARCIMENTI DANNI INDIA Sono risarcibili il danno emergente e il lucro cessante; lattore deve provare entrambi, e lapproccio al riguardo dei giudici locali è molto conservatore arrivando ad escludere non solo i danni punitivi, ma anche quelli la cui determinazione è il frutto di ragionevoli presunzioni, come nel caso del prezzo del cosiddetto prezzo del consenso BRASILE Sono risarcibili il danno emergente e il lucro cessante; per ciò che attiene al lucro cessante, la parte danneggiata può scegliere, a sua discrezione, tra: i) una somma corrispondente allutile che avrebbe realizzato a seguito dellutilizzo diretto del diritto violato;

ii) lutile del contraffattore; iii) il cosiddetto prezzo del consenso

ISTANZA DI SORVEGLIANZA – BLOCCO MERCI IN DOGANA INDIA Il Customs Act del 1962 e il Regolamento Attuativo 18 gennaio 1964 proibiscono espressamente limportazione di prodotti recanti contraffazioni di marchi e di disegni / modelli registrati; lart. 111 (d) del Customs Act prevede peraltro il divieto di importazione di qualsivoglia prodotto che violi qualsivoglia altra legge BRASILE Ai sensi dellart. 198, Codice Proprietà Industriale, le autorità doganali possono, dufficio o a richiesta di qualsivoglia interessato, procedere al sequestro di prodotti importati prima della loro immissione in libera pratica, ove questi rechino marchi o indicazioni dorigine

in vigore al momento dellimportazione: quindi anche articoli che costituiscono violazione di diritti di brevetto o dautore. Non è disponibile alcun regolamento che consenta il deposito presso unautorità centrale di unistanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata a rimanere attiva per un certo periodo di tempo. E possibile depositare singole istanze di sequestro presso autorità doganali locali in relazione a specifiche fattispecie contraffatti o imitati. I decreti attuativi n. 4543/2002 e 4765/2003 emessi dalla Federal Revenue Authority specificano che le dogane devono notificare il sequestro al titolare dei diritti che assumono essere stati lesi; questi avrà 10 giorni lavorativi (estendibili per altri 10) per instaurare un procedimento in sede civile o penale e per ottenere un ordine del giudice a conferma del sequestro.

Le autorità doganali non conducono autonomamente alcuna attività di sorveglianza / sequestro I regolamenti attuativi in questione hanno esteso il blocco merci in dogana alla materia del diritto dautore, e richiedono la prestazione di una garanzia (entro il medesimo termine in precedenza esaminato) di ammontare non superiore al valore dichiarato delle merci. Non è possibile presentare presso ununica autorità unistanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata a rimanere attiva per un certo periodo.

E possibile presentare presso la Federal Customs Authority un dossier informativo sui marchi, prodotti, modalità di identificazione dei prodotti stessi, importatori e altri indicazioni che si assumano idonee ad agevolare lintervento delle dogane, con richiesta di diffonderlo presso le autorità doganali locali; ciò comunque non crea in capo a queste alcun onere di dar corso ad un regolare servizio di sorveglianza e sequestro dei prodotti contraffatti

PROTEZIONE OFFERTA AL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA INDIA Lart. 29 Legge Marchi prevede il superamento del principio di specialità in relazione ai marchi che godono di rinomanza, a condizione che nella specie possano verificarsi le condizioni alternative dellingiusto vantaggio / BRASILE Gli artt. 125 e 126 del Codice Proprietà Industriale assicurano una protezione rafforzata ai marchi celebri (art. 126) e ai marchi che godono di rinomanza (art. 125). I primi sono protetti a prescindere dalla loro

lesione al carattere distintivo o alla reputazione del marchio che gode di rinomanza. Anche anteriormente allentrata in vigore di questa norma la giurisprudenza locale aveva riconosciuto ai marchi che godono di rinomanza sia il superamento del principio di specialità (marchio MERCEDES BENZ per biancheria intima) sia lazionabilità in assenza di registrazione nei confronti di usurpatori locali che avessero conseguito una registrazione per i medesimi registrazione in Brasile in relazione ai prodotti per i quali la notorietà è stata conseguita allestero, e a condizione che sussista un rischio di confusione sul mercato; i secondi devono essere oggetto di registrazione in Brasile e possono essere azionati prescindendo dal principio di specialità. Non sono previste a livello normativo le condizioni alternative dellingiusto vantaggio / lesione del carattere distintivo o della reputazione discplinato

prodotti per i quali fosse stata conseguita la notorietà allestero (marchio WHIRLPOOL). Le norme non prevedono espressamente quali siano le condizioni da soddisfare affinché un marchio venga considerato godere di rinomanza; la giurisprudenza ha elaborato principi del tutto affini a quelli elaborati dalla giurisprudenza europea (percentuale di riconoscimento presso il pubblico, intensità e durata dellutilizzo, anche pubblicitario) del marchio che gode di rinomanza. I regolamenti 27 gennaio 2004 n. 110 e 13 dicembre 2005 n. 121 hanno le condizioni di operatività dellart. 125; in particolare: i) Il riconoscimento della notorietà di un marchio può avvenire solo a seguito di un procedimento di opposizione e/o di unazione di cancellazione nei confronti di una registrazione di terzi, a fronte di specifica richiesta in tal senso da parte del

titolare del diritto. ii) I requisiti che devono essere soddisfatti sono in larga parte simili a quelli elaborati dalla giurisprudenza europea (tra gli altri durata delluso del marchio sul mercato in Brasile e allestero, percentuali di conoscenza presso il pubblico dei consumatori in Brasile e allestero, fatturati vendita e pubblicità in Brasile e allestero)

iii) La decisione che riconosce lo status di marchio che gode di rinomanza viene annotata nel Registro Marchi e produce effetti per i cinque anni successivi. Marchi quali FIAT, PIRELLI e MACDONALDS sono stati riconosciuti godere di rinomanza e gli effetti di tale decisione sono apprezzabili anche sul piano della tutela penale (inasprimento della sanzione)

PROTEZIONE RICONOSCIUTA AL MARCHIO DI FATTO INDIA La registrazione del marchio ha valore dichiarativo, mentre luso ha valore costitutivo del diritto BRASILE La registrazione è costitutiva dei diritti di marchio; nondimeno, tra gli atti di concorrenza sleale previsti allart. 2, paragrafo 5, Codice di Proprietà Industriale vi è anche la diversione di clientela,

e in questa fattispecie la giurisprudenza ha fatto rientrare casi di adozione di segni distintivi non registrati a tutti gli effetti qualificabili come marchi

PROTEZIONE CONCESSA AL MODELLO ORNAMENTALE NON REGISTRATO INDIA La registrazione è costitutiva del diritto BRASILE La registrazione è costitutiva del diritto.

FORMA DEI PRODOTTI: Protezione come modello ornamentale, marchio tridimensionale, diritto dautore, trade dress, per concorrenza sleale INDIA E possibile registrare modelli ornamentali ovvero marchi tridimensionali; è possibile altresì, dimostrando la capacità distintiva della forma, e a condizione che nella specie sussista un rischio di BRASILE Una forma può essere protetta registrandola come marchio tridimensionale o come modello ornamentale; la medesima forma può essere oggetto di entrambe le protezioni ricorrendone

confusione, ottenere protezione tramite le norme che reprimono la concorrenza sleale per passing off. Il Copyright Act 1957 prevede, nella sua ultima formulazione, che la registrazione di una forma sulla base del Design Act 2000 la renda insuscettibile di protezione per diritto dautore; anche se non registrata come modello ornamentale, qualsivoglia forma cessa di essere proteggibile per diritto i presupposti di legge. In linea di principio, il diritto dautore protegge le opere che non hanno avuto applicazione industriale e che non sono destinate a produzioni di massa, ma la definizione di opera darte contenuta nella legge sul diritto dautore è sufficientemente estesa da ritenere possibile lapplicazione anche a oggetti di industrial design

dautore allorquando è stata replicata in più di 50 esemplari. A livello giurisprudenziale, è stata peraltro riconosciuta lazionabilità del diritto dautore sui disegni di stampi. Se una medesima forma si presta ad essere registrata come marchio tridimensionale e come modello ornamentale, è possibile il cumulo delle tutele. Lart. 2, paragrafo 5 Codice Proprietà Industriale prevede tra le diverse fattispecie anche la diversione di clientela, e secondo la giurisprudenza in ciò rientrano riproduzioni di forme di prodotto non protette da marchi tridimensionali o registrazioni di modello ornamentale, a condizione che queste forme siano

distintive e che pertanto si realizzi un rischio di confusione sul mercato. La giurisprudenza ha protetto quale trade dress caratteristiche del packaging di prodotti in concorrenza tra loro che adottavano i medesimi colori ed elementi figurativi concettualmente identici, anche in presenza di marchi del tutto diversi;

tra le altre: Laboratorio Americano de Farmacoterapia S.A. vs. Laboratorio Sedabel Limitada, Corte dAppello di Rio de Janeiro, 6 a Camera, Sentenza n. 638/88 del 28 aprile 1988 sul packaging di saponette a marchio TCIRGAN e SOAPEX

CONCLUSIONI * * * Avv. Carlo Alberto Demichelis JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. Tel.: