CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA 14 SETTEMBRE 2012 La sorveglianza del marchio. Nuove opportunità nella difesa del titolo di proprietà registrato. BMPP STUDIO LEGALE Dott. Carlo Bonucci Corso Vannucci no. 10 06121, Perugia, Italia. carlobonucci@alice.it Tel. 075 5732277 Carlo Bonucci Copyright 2012

La sorveglianza (Trademark watching service) Obbiettivo. Presupposto. Diritto conferito con la registrazione. Servizio di Sorveglianza. Strumenti di tutela. Amministrativa e Giudiziaria. Carlo Bonucci Copyright 2012

Cosa succede se…? Carlo Bonucci Copyright 2012

Cosa succede se…? Carlo Bonucci Copyright 2012

Sorveglianza. Strumento di analisi della concorrenza. Marchi registrati. Simili/identici. Uso di simili/identiche denominazioni aziendali. Carlo Bonucci Copyright 2012

Sorveglianza. Strumento di analisi della concorrenza. Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi. Esame dei marchi registrati dalla concorrenza. MARCHI CINESI- MARCHI Giapponesi-Russi. Nomi a dominio-Uso in Internet Carlo Bonucci Copyright 2012

Difesa del titolo. Opposizione. Procedimento amministrativo attraverso il quale il soggetto portatore di interessi richiede che l’Ufficio, rifiuti la registrazione totale o parziale (con riferimento ai prodotti/servizi) di una domanda di registrazione di un marchio comunitario. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: I soggetti. Opponente: presenta l’opposizione contro la domanda di registrazione di marchio comunitario, deve essere il titolare dei diritti. anteriori o un licenziatario autorizzato. Richiedente: titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario oggetto dell’opposizione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Tempi; Forma Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Notifica Il titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario viene immediatamente informato dell’opposizione Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Lingua del procedimento. La lingua del marchio comunitario oggetto di opposizione: a) Se questa è una delle 5 lingue ufficiali dell’UAMI, altrimenti la seconda lingua. b) Se viene usata un’altra delle 5 lingue ufficiali dell’UAMI, entro 1 mese deve essere depositata la traduzione nella prima o seconda lingua del marchio comunitario impugnato. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Motivi fondanti Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. doppia identità). Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Motivi fondanti Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi non simili, se il marchio anteriore gode di notorietà e sussista indebito vantaggio o pregiudizio. Marchio o altro segno non registrato e utilizzato nella normale prassi commerciale, di portata non puramente locale. (ITALIA). Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Quali Marchi Anteriori? Marchio comunitario Marchio nazionale Marchio internazionale con efficacia in uno Stato Membro. Marchio internazionale EU Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Esame di ammissibilità Uami Esame dei requisiti formali. Irregolarità assolute: ossia le irregolarità che non possono essere sanate una volta scaduto il termine per l'opposizione. Irregolarità relative: le irregolarità che possono essere sanate dopo la scadenza del termine per l'opposizione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Quali irregolarità Assolute Identificazione del marchio comunitario oggetto dell’opposizione. Indicazione dei motivi dell’opposizione (diritti anteriori). Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Irregolarità relative Indicazione delle date dei diritti anteriori. Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi comunitari o denominativi. Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell’eventuale notorietà del marchio anteriore Identificazione dell’opponente. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizone: periodo di riflessione (cooling-off) Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissibilità O. da parte dell’UAMI. È prorogabile fino a 22 mesi (totale max 24 mesi) su richiesta di entrambe le parti. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: fase contraddittoria Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno ed a difesa della loro rispettive posizioni. Inizia l’opponente: 2 mesi di tempo. Segue il richiedente: 2 mesi di tempo. Chiude l’opponente, ma l’UAMI può accordare/richiedere ulteriori interventi. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: decisione Da parte della divisione Opposizione dell’UAMI, una volta terminato il contraddittorio. Può: a) respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi b) respingere l’opposizione Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Ricorso Contro la decisione della divisione Opposizione dell’UAMI può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni di Ricorso dell’Ufficio entro 2 mesi dalla notifica della decisione. Contro la decisione della Commisione di Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee entro 2 mesi dalla notifica della decisione Carlo Bonucci Copyright 2012

Brevissimi cenni: Italia 1 luglio 2011 Domande di registrazione di marchio italiane presentate dopo il 1 maggio 2011. Registrazioni internazionali estese all’Italia pubblicate nel 1° numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dell’OMPI. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Italia Forma, Notifica Termine - dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio italiano; - o dalla data di registrazione del marchio per cui viene richiesta l’estensione internazionale; - o dal 1º giorno del mese successivo alla pubblicazione del marchio internazionale esteso all’Italia Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizone Italia: Motivi No: marchio non registrato SI: (ma) Nomi e ritratti di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti ed associazioni senza scopo di lucro se: - notori - registrati dal non avente diritto o senza l’autorizzazione di quest’ultimo. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione Italia: decisione L’UIBM decide se: a) respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi. b) respingere l’opposizione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Opposizione: Ricorso Contro la decisione dell’UIBM può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni dei Ricorsi entro 2 mesi dalla notifica della decisione. Carlo Bonucci Copyright 2012

Grazie per la Vostra Attenzione! Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento carlobonucci@alice.it Carlo Bonucci Copyright 2012