La contraffazione

Un termine polisenso ? Marchi  “Uso esclusivo del marchio” ex art. 20 cpi Brevetti  “Facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto” ex art. 66 cpi Diritto d’autore  “Diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera” ex artt. 12 ss lda

Diritti conferiti dalla registrazione D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione “1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell‘identità o somiglianza fra i segni e dell‘identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità […]” 3

D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Diritto di brevetto Art. 66 Diritto di brevetto “1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.” 4

L. 22 aprile 1941 n. 633 Art. 12 “L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.” In particolare… Art. 13  “Diritto esclusivo di riprodurre” Art. 14  “Diritto esclusivo di trascrivere” Art. 15  “Diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico” Art. 16  “Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo” Art. 17  “Diritto esclusivo di distribuzione” Art. 18  “Diritto esclusivo di tradurre… elaborare… pubblicare in raccolta… modificare” Art. 18-bis  “Diritto esclusivo di noleggiare” 5

Contraffazione come violazione di un diritto di esclusiva Ius excludendi Tutela erga omnes Contraffazione come violazione di un diritto di esclusiva

Il giudizio di contraffazione: marchi Diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica: un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (art. 20.1 lett. a cpi) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell‘identità o somiglianza fra i segni e dell‘identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20.1 lett. b cpi) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20.1 lett c cpi)

CGCE 30 marzo 2003, C-291/00, LTJ v. Sadas ”1) L'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando esso riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio”. “Segni identici” 8

“Rischio di confusione” CGCE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL “Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Infatti, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale «l'identità o la somiglianza (...) può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.” “Rischio di confusione” 9

Cass. 28 febbraio 2006 n. 4405 ”In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del Giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti […] deve essere compiuto dal Giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi - i soli qui rilevanti - mediante una valutazione di impressione, che cioè non deve avere riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo e va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo essere eseguito il raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (per tutte, tra le più recenti, Cass., n. 21086 del 2005; n. 19436 del 2005; n. 3984 del 2004) ”. 10

Giudizio di confondibilità Esame comparativo in via unitaria e sintetica Valutazione di impressione Ricostruzione categoria consumatori Comparazione con il mero ricordo mnemonico

Trib. Bologna, sez. IP, 4 giugno 2012 ”La società francese Chanel, titolare, tra l'altro, dei marchi internazionali "Chanel", "Mademoiselle Chanel", "5", "N. 5", "N. 19", "N. 22", "Coco", "Cristalle", "Allure", "Chance", "Antaeus", "Egoiste", tutti registrati anche nella classe 3 (profumi), ha esposto che le società convenute Duca's News s.r.l. e Cosemtics Parfums & Wax s.r.l. producono e pongono in vendita profumi contraddistinti da segni ("Chen Number 5", "Kocoon" e "Kocoon Champion") costituenti contraffazione dei propri marchi registrati e utilizzano al fine di promuovere tale attività "tabelle di concordanza", e cioè elenchi di marchi famosi a ciascuno dei quali corrisponderebbe un numero o una sigla per identificare la corrispondente fragranza imitativa.” Identità ex art. 20.1 lett. a cpi  “…se pur sussistono elementi di parziale identità grafica tra i segni "Number 5" rispetto a "5" e "N.5", o di assonanza fonetica tra il segno "Kocoon" e il segno "Coco", tuttavia non può parimenti ritenersi che si tratti di differenze insignificanti, tali in sostanza da non poter essere percepite dal consumatore medio ”. Marchio “rinomato” 12

Identità ex art. 20.1 lett. b cpi  “Ora, pur volendo condividersi l'impostazione, seguita dalla giurisprudenza comunitaria (ma in relazione alla quale la giurisprudenza interna risulta discordante), per la quale, nei casi di marchi non identici, il requisito della confondibilità verrebbe tanto più meno quanto maggiore sarebbe la notorietà del segno imitato, essendo il consumatore portato più facilmente ad individuare le differenze tra il segno imitante e quello imitato (cfr. sul punto Trib. I grado CE 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/2002, confermata da CG 12 gennaio 2006, nel procedimento C-361/2004 P; contrariamente, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura "forte" del marchio determinerebbe una tutela maggiore del detto segno), tale impostazione non consentirebbe comunque di escludere la tutela richiesta ai marchi azionati dalla parte attrice. E tanto, in primo luogo, in applicazione degli stessi principi posti dai giudici comunitari in merito alla interpretazione del requisito della confondibilità tra segni; sul punto la stessa Corte di giustizia ha precisato come normalmente una maggior somiglianza tra segni possa compensare la minore vicinanza merceologica, e viceversa (cfr. CGCE 22.6.1999 in causa C-342/97); In secondo luogo, in quanto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (quest'ultima tuttavia decisamente minoritaria) […] avevano ritenuto possibile interpretare in senso più ampio il concetto di confondibilità ricomprendendovi anche i casi in cui l'uso del segno, pur non ingenerando confusione all'origine, fosse idoneo a stabilire una "associazione" e cioè un collegamento, anche potenziale e meramente psiocologico, con il marchio imitato”. 13

Identità ex art. 20.1 lett. c cpi  “Va dunque a questo punto esaminata la sussumibilità del caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 20 lett. C) CPI. Il diritto dei marchi, accanto alla tutela contro la confondibilità (che riguarda essenzialmente la funzione distintiva, tradizionale, di indicatore di origine del marchio) prevede anche una tutela ulteriore, la quale ha ad oggetto il valore cosiddetto "attrattivo" del marchio. Tale valore attrattivo normalmente è proprio solo di alcuni marchi, ed è per essi diretta conseguenza della grande notorietà di cui godono, traducendosi, sul versante commerciale, in una particolare capacità di vendita del prodotto che contrassegnano; tale forza commerciale prescinde spesso anche dalla qualità o dal prezzo del prodotto contrassegnato”. 14

Marchio “non rinomato” Trib. Milano, sez. IP, 22 febbraio 2012 ”[…] il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso in esame, e, dunque, mediante un confronto sulla loro somiglianza visiva, auditiva e concettuale, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Per tale valutazione, si ricorda, non è necessaria l'identità dei segni, ma è sufficiente la somiglianza; non occorre l'avvenuta-confusione, essendo sufficiente che la somiglianza ne comporti il rischio: la confusione non necessita di un riscontro concreto, ma può consistere semplicemente nell'astratto rischio di confusione tra i segni (cfr. Corte D'Appello di Milano, sentenza n. 2023/09). Ed allora, sotto l'aspetto fonetico i due segni sono assai simili, giacché entrambi composti da due sintagmi, di cui il primo assolutamente identico mentre il secondo - rispettivamente - Br. e In. - diverso per estensione e tipo di fonemi di cui esso è composto. Quanto all'aspetto visivo, il marchio registrato dell'attrice, come accennato, è riprodotto in stampatello maiuscolo posto su due righe, la prima contenente la parola "Ae." con lettere A ed E iniziali unite mentre la seconda riga contenente la parola "Br.", ogni sintagma è riportalo entro un rettangolo dagli angoli smussati”. 15

”In conclusione, il Collegio rileva che le davvero minime varianti evidenziate non si rivelano sufficienti a ritenere i marchi dissimili. Pertanto, atteso il carattere distintivo del marchio anteriore "Ae.Br.", si deve concludere per la sussistenza di un rischio di confusione nell'opinione del pubblico con riguardo all'utilizzo del segno posteriore Ae. per prodotti identici e simili. Con conseguente evidente lesione dei diritti di cui l'attrice ha invocato in questa sede la tutela.”. 16

Il giudizio di contraffazione: design Marchio di forma ex art. 9 cpi  Art. 20 cpi Disegni e modelli ex artt. 31 ss cpi  Art. 41 cpi Tutela autorale ex artt. 2 n. 10 lda  Artt. 12 ss lda

Disegni e modelli ex artt. 31 ss. cpi In breve… Art. 31  Oggetto di registrazione: “…l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte…” Art. 32  Requisito della novità: “…se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente…” Art. 33  Requisito del carattere individuale: “…se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda…” Art. 33-bis  Requisito della liceità Art. 36  NO registrazione caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto Art. 37  Durata protezione: 5 anni – proroghe max 25 anni

Diritti conferiti dal disegno o modello D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 41 Diritti conferiti dal disegno o modello “1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello” 19

Comparazione dei modelli Trib. Bologna, sez. IP, 26 settembre 2011 ”[…] Dal confronto dei Modelli non è possibile invece evincere informazioni circa la rispondenza della conformazione del tacco: i Modelli 2 ed 11 ritraggono infatti il tacco solamente in vista laterale (riga 2 della tabella) mentre il Modello Si. lo mostra solo in una vista da dietro (riga 5 della tabella) ed in una vista prospettica dal basso (riga 4 della tabella). In prima approssimazione pare che, da quanto rappresentato nelle righe 4 e 5 della tabella, il tacco del Modello Si. abbia forma sostanzialmente cilindrica, quantomeno nella sua porzione inferiore […] Complessivamente quindi è indiscutibile che i Modelli 2 ed 11 presentino caratteristiche di design comuni al Modello Si., è altrettanto chiaro che differiscono dallo stesso sotto molti aspetti (...). Si ritiene quindi che i Modelli 2 ed 11 del modello n. (...) (già domanda n. (...)) non siano privati dei requisiti di novità e carattere individuale dal Modello Si., in quanto rispetto allo stesso si caratterizzano per una molteplicità di particolari differenti. Dunque, comparando i due modelli in questione, non solo si colgono una serie di particolari che ne escludono l'identità già ad un'analisi di prima approssimazione, tanto da rendere indiscutibile il carattere della "novità" ma, soprattutto, esaminando il modello Me., emerge in maniera chiara il carattere dell'individualità.”. 20

Tutela penale Delitti contro la fede pubblica (cp, libro II, titolo VII): Art. 473 “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali” Art. 474 “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (cp, libro II, titolo VIII): Art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” Art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” Art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” Sanzioni penali cpi: Art. 127 (abrogato il co. 1) Mare magnum di disposizioni penali di chiusura (es. art. 4 co. 24 legge finanziaria per il 2004 in tema ti tutela del “made in Italy”, art. 3 l. 8 aprile 2010 n. 55 circa la violazione di obblighi di etichettatura di prodotti tessili etc.)

Bene giuridico protetto Cass. pen. 2 ottobre 2008 n. 37553 ”[…] il bene giuridico protetto dalla menzionata norma incriminatrice [art. 473 cp] è proprio la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato)”. 22

“Di contro, ove nel caso di specie sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratione temporis ravvisabile nella fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 483 c.p. (cfr. Cass. sez. 5, 26.4.2006, n. 19512, rv. 234405 […]”. Art. 127 cpi  comma 1 abrogato dall’art. 15.2 l. 23 luglio 2009 n. 99. Testo previgente: “1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.”

Bene giuridico protetto (2) Cass. pen. 21 febbraio 2011 n. 6254 ”In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato [art. 517 cp], non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. 3^, n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sè, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3^, n. 2003 15 gennaio 2008). Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica. Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in "oggetti di design".” 24

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (modificata dalla l. 23 luglio 2009 n. 99) Art. 25-bis “1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.” Art. 25-bis1 “1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.” 25

Ricettazione ex 648 cp – Acquisto di cose di sospetta provenienza ex 712 cp Cass. pen. S.U. 8 giugno 2012 n. 22225 “Non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale“ Si configura invece l’illecito amministrativo ex art. 1 co. 7 dl 14 marzo 2005 n. 35 (convertito in l 14 maggio 2005 n. 80 e modificato dall’art. 17 l. 23 luglio 2009 n. 90) 26

Sanzioni civili Inibitoria Distruzione o rimozione degli oggetti o dei beni costituenti contraffazione Pubblicazione della sentenza Assegnazione in proprietà dei beni illecitamente prodotti Risarcimento del danno “Retroversione degli utili”