STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Fondamenti di Economia Aziendale e dell’Innovazione T Corso di Ingegneria Energetica.

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1 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Fondamenti di Economia Aziendale e dell’Innovazione T Corso di Ingegneria Energetica 09 dicembre 2015 Ing. Giulia Cataldi cataldi@studiotorta.it www.studiotorta.it 12015 © STUDIO TORTA

2 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 2 Tematiche u Cos’è la proprietà industriale? u Cos’è l’innovazione? u Siamo liberi di attuare “l’innovazione”? u Perché brevettare? u Come proteggere l’innovazione? u Quando brevettare? u Dove brevettare? u Com’è un brevetto per invenzione? u Come sfruttare il segreto industriale? u Siamo in contraffazione? u Rischio di contraffazione: che fare? 2015 © STUDIO TORTA

3 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale Cos’è la proprietà industriale? Proprietà IntellettualeProprietà industriale Invenzioni Disegni e modelli Informazioni aziendali riservate Marchi ed altri segni distintivi/ Nomi a dominio Modelli di utilità Varietà vegetali Topografie dei prodotti a semiconduttori Indicazioni geografiche/ Indicazioni di origine Diritto d’autore 3 Cos’è la proprietà industriale? 2015 © STUDIO TORTA

4 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale u Leggi nazionali ad es.Codice della Proprietà Industriale www.uibm.gov.it u Regolamentazione Europea ad. es European Patent Convention regolamento per modelli comunitari www.epo.org; www.oami.europa.eu u Regolamentazione Internazionale ad es. Patent Cooperation Treaty; regolamento per modelli internazionali www.wipo.int Cos’è la proprietà industriale? 42015 © STUDIO TORTA

5 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 52015 © STUDIO TORTA

6 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 6 148 STATI 2015 © STUDIO TORTA

7 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 7 Stati membri della Convenzione Europea (38 + 2) Stati aderenti al Brevetto Europeo con Effetto Unitario ed al Tribunale Unitario per i Brevetti 2015 © STUDIO TORTA

8 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale  Non possono essere brevettati in quanto tali: - Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; - I piani, i principi ed i metodi per le attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; - Le presentazioni di informazioni.  Non possono essere oggetto di brevetto: - I metodi per il trattamento chirurgico o teraupetico del corpo umano o animale ed i metodi di metodi di diagnosi; - varietà vegetali, razze animali con esclusiva variazione genetica; - Sequenze dna, geni, cellule embrionali ed il loro trattamento 8 Cos’è l’innovazione? 2015 © STUDIO TORTA

9 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale  Innovazione : - Soluzione ad un problema tecnico nuova, originale e realizzabile in un qualsiasi tipo di azienda (invenzioni e modelli di utilità). - Forme/aspetto nuovo e con carattere individuale (modelli e design) 9 Cos’è l’innovazione? 2015 © STUDIO TORTA

10 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 10 u Lo stato dell’arte  ciò che è accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero (per i brevetti: prima della data del deposito della domanda di brevetto), mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo pubblicazione di domande di brevetto pubblicazioni su riviste scientifiche pubblicazioni in internet presentazioni a conferenze interviste su giornali o telegiornali esposizioni in fiera vendita di prodotto (anche singola) BREVETTI INTERINALI (Depositati ma non ancora pubblicati) Cos’è l’innovazione? 2015 © STUDIO TORTA

11 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale l Novità: non esiste niente di uguale nello stato dell’arte l Originalità: la soluzione non è banale rispetto a quanto già noto PROBLEM AND SOLUTION APPROACH - Identificare le differenze tra “innovazione” e quanto è noto nello stato dell’arte; - Queste differenze hanno un effetto tecnico? - L’effetto tecnico risolve un problema tecnico; - Conoscendo lo stato dell’arte, un tecnico del settore arriverebbe facilmente (senza applicare attività inventiva) alla soluzione per risolvere il problema tecnico? 11 Cos’è l’innovazione? 2015 © STUDIO TORTA

12 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale Siamo liberi di attuare “l’innovazione”? u Principali strategie per una ricerca brevettuale:  titolare (analizzando i principali concorrenti)  documenti citati e citanti di brevetti già noti e di nostro interesse  parole chiave (a scelta nel: titolo, riassunto, full text)  classificazione brevettuale (da usare in combinazione con una delle strategie precedenti) 122015 © STUDIO TORTA

13 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 13 u Ricerche brevettuali di settore per trovare eventuali brevetti di concorrenti u Sorveglianza brevettuale periodica di specifici concorrenti u Verifica dello stato vita dei brevetti più rilevanti  scadenza  pagamento annualità  famiglia di brevetti Strumenti per le ricerche brevettuali:  banche dati brevettuali gratuite (guardare sIide successiva)  banche dati brevettuali a pagamento Siamo liberi di attuare “l’innovazione”? 2015 © STUDIO TORTA

14 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 142015 © STUDIO TORTA

15 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 15 “machine wrap*” nel campo titolo “2000” in data pubblicazione “GD” nel campo titolare 2015 © STUDIO TORTA

16 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 16 vediamo in dettaglio… 2015 © STUDIO TORTA

17 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 17 famiglia brevettuale testo ricercabile 2015 © STUDIO TORTA

18 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 182015 © STUDIO TORTA

19 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 19 Perché brevettare? u Funzione attiva  impedire alla concorrenza di adottare le proprie soluzioni innovative (convogliare potenzialità economica);  agire contro contraffattori;  Il brevetto può essere gestito come un bene mobile (ad es. ceduto o dato in licenza);  ostacolare l’ingresso di nuovi competitor nel nostro mercato (ragnatela di brevetti) u Funzione passiva  fornisce una data certa  assicurare la piena utilizzabilità delle soluzioni innovative (libertà di attuazione) impedendo successivi brevetti di concorrenti o di fornitori  utile per strategie di carattere commerciale 2015 © STUDIO TORTA

20 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 20 Perché brevettare? u Aumenta il valore patrimoniale dell’impresa  i brevetti sono assets dell’impresa e possono venire iscritti nel bilancio societario  generalmente un brevetto viene iscritto nel bilancio al valore di “acquisto” e successivamente può venire rivalutato  Possibilità di richiedere finanziamenti e regimi fiscali agevolati u Migliora l’immagine aziendale  un’azienda che deposita molte domande di brevetto è vista come un’azienda innovativa sia dai clienti, sia dai finanziatori  il numero di brevetti depositati è uno dei pochi parametri oggettivi a disposizione delle banche di affari od interlocutori commerciali per valutare la capacità di innovazione di una azienda 2015 © STUDIO TORTA

21 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 21 Come proteggere l’innovazione? Tipo di innovazione u Aspetti funzionali di una macchina, articolo, composizione o processo, o nuovo uso dei precedenti Es.: circuiti, algoritmi di processo, macchinari, attrezzi, farmaci, apparecchiature biomedicali, dispositivi elettronici, ecc. Tipo di protezione u Brevetto per modello di utilità: protegge quegli oggetti che rappresentano una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso; non protegge metodi e procedimenti. u Brevetto per invenzione: è la forma di protezione più forte che è concessa a quei trovati che hanno un alto grado d’innovazione, ma che soprattutto rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. 2015 © STUDIO TORTA

22 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 22 Come proteggere l’innovazione? Tipo di innovazione u Aspetti estetici di un qualsiasi oggetto tangibile Es.: una bottiglia, guscio o involucro di un dispositivo, gioielli, un tipo di tessuto, un tipo di pneumatico, un tipo d’abito, ecc. u Materiali biologici e procedimenti biologici u Nuove varietà vegetali Tipo di protezione u Registrazione di disegno o modello c’è anno di grazia per divulgazioni compiute dal titolare u Brevetto per invenzione u Brevetto per nuova varietà vegetale 2015 © STUDIO TORTA

23 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 23 Come proteggere l’innovazione? Tipo di innovazione u Parola, nome, simbolo, figura, o combinazione di essi, da usare nel commercio per distinguere le merci di un fornitore o venditore e indicare la provenienza delle merci u Opere a contenuto artistico, (letterarie, teatrali, musicali, film), scritti a contenuto scientifico e didattico, opere dell'architettura, opere radiofoniche e televisive, fotografie, prestazioni di interpreti, traduzioni, programmi per calcolatori Tipo di protezione u Usarlo come marchio seguito da “TM” in apice e registrarlo presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. u Il diritto d'autore s’instaura con la creazione dell'opera e non richiede una specifica registrazione. u Apporre una nota di diritto d’autore © e la data della rivendicazione a tutela dell’opera. u Eventuale deposito SIAE per acquisire una data certa. 2015 © STUDIO TORTA

24 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 24 Come proteggere l’innovazione? Tipo di protezione u Utilizzare le opportune misure per mantenere segrete le informazioni. u Identificare le informazioni come riservate apponendo su ogni foglio, preferibilmente in maniera evidente, la dicitura "questo documento contiene informazioni riservate e confidenziali”. Tipo di innovazione u Qualsiasi informazione non generalmente nota che offre, in quanto segreta, un vantaggio industriale o commerciale Es.: dati di ricerca, risultati di ricerca, materiali biologici (linee cellulari comprese), sostanze chimiche, prototipi di dispositivi e attrezzature. 2015 © STUDIO TORTA

25 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 25 Come proteggere l’innovazione? u Principali tipologie di proprietà industriale  Invenzione durata 20 anni tasse annuali dal 5° anno  Modello di utilità durata 10 anni tassa rinnovo al 5° anno  Disegni e modelli durata 25 anni tasse ogni 5 anni  Marchio durata 10 anni rinnovabile ogni 10 anni 2015 © STUDIO TORTA

26 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 26 Quando brevettare? u Il prima possibile (data di deposito!)  per cercare di anticipare i concorrenti  prima di pubblicare un articolo sull’invenzione  prima di vendere un prodotto incorporante l’invenzione  prima di esporre in fiera l’invenzione  Prima di discutere una tesi u Se è necessario divulgare l’invenzione a fornitori o a potenziali clienti prima del deposito, siglare accordi di riservatezza con loro u La domanda di brevetto può essere integrata in un secondo momento (di massima entro 12 mesi) 2015 © STUDIO TORTA

27 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 27 Dove brevettare? u Scelta paesi  Italia (ottimo rapporto costi-benefici)  paesi con il maggior mercato di sbocco  paesi sede dei principali concorrenti u Scelta strategia di deposito  primo deposito in Italia  estensione EPC (European Patent Convention) - 38 stati + 3  estensione PCT (Patent Cooperation Treaty) - 148 stati  estensione in singoli paesi (es. DE, US, JP)  estensione con modelli di utilità (es. DE, FR, ES) 2015 © STUDIO TORTA

28 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 28 Dove brevettare: brevetto italiano 0 31218 Deposito domanda Pubblicazione Titolo Termine estensione all’estero con priorità Pubblicazione Domanda (domanda resa disponibile al pubblico Presso UIBM) k Concessione brevetto 20 ·12 Termine brevetto mesi 99 Rapporto di ricerca + opinione scritta Termine risposta a opinione scritta 18+n €€€€€€€€€€€€€ p ·12 Tasse annuali €€€ €€€ 2015 © STUDIO TORTA

29 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 29 Dove brevettare: brevetto europeo (EP) 0 18 n18+6 Deposito domanda IT Termine per opposizione Pubblicazione - domanda + ESR (A1) - domanda (A2) Termine richiesta esame e risposta a Opn k Concessione brevetto (B1) IT GB DE FR k+3 Termine traduzioni lingue non ufficiali (fasi nazionali) k+9 12 ~15 Deposito domanda EP (priorità IT) EESR (ESR + Opn) Pubblicazione ESR (A3) n+6 mesi p ES Lettera ufficiale Risposta lettera ufficiale p+4 €€€€€€€€€€€€ €€€ €€€€€€€€ 2015 © STUDIO TORTA

30 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 30 22 Richiesta IPRP (Demand) EP JP CN US EP JP CN US 30 Fasi nazionali (IPRP=ISR+Opn) Demand (+ emendamenti) 30 Fasi nazionali 28 IPRP 0 18 n Deposito domanda IT Pubblicazione - domanda + ISR (A1) - domanda (A2) 12 ~15 Deposito domanda WO (priorità IT) ISR + Opn Pubblicazione ISR (A3) mesi Dove brevettare: domanda PCT (WO) 2015 © STUDIO TORTA

31 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 31 Com’è un brevetto per invenzione? u Requisiti dell’invenzione per la validità del brevetto  Novità non presente nello stato della tecnica prima della data di deposito della domanda  Attività inventiva non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica  Applicazione industriale fabbricabile o utilizzabile in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola  Liceità Conforme all’ordine pubblico ed alla morale 2015 © STUDIO TORTA

32 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 32 Contenuto domanda di brevetto u riassunto u descrizione dettagliata, con eventuali disegni, di una forma di attuazione della invenzione u rivendicazioni Dati bibliografici domanda di brevetto u titolare della domanda u inventore u titolo u classificazione u data di deposito u data di pubblicazione u data di concessione Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

33 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 33 u Riassunto  contiene l’indicazione dell’invenzione in forma di titolo che ne esprime brevemente e con precisione carattere e scopo  ha la funzione di fornire una informazione tecnica a chi svolge ricerche di brevetti Riassunto Dati bibliografici Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

34 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 34 u Descrizione  parte introduttiva che definisce settore tecnico in cui si colloca l’invenzione  seconda parte che sottolinea gli inconvenienti dello stato della tecnica  terza parte che esplica oggetto invenzione, come rimedia agli inconvenienti dello stato della tecnica  quarta parte che descrive una forma di attuazione della invenzione in relazione ad eventuali disegni. introduzione inconvenienti oggetto invenzione una forma di attuazione Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

35 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 35 u Rivendicazioni  definiscono l’ambito di protezione del brevetto  riassumono in modo chiaro e conciso le caratteristiche essenziali dell’invenzione  sono generalmente un elenco di caratteristiche tecniche tra loro correlate  possono essere modificate nella procedura di esame  si suddividono in categorie (metodo, prodotto, uso)  indipendenti e dipendenti rivendicaz. Com’è un brevetto per invenzione? 2013 © STUDIO TORTA

36 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 36 u Domande di brevetto esaminate da organi amministrativi nazionali o sovranazionali:  UIBM, USPTO, EPO, ecc.  rapporto di ricerca brevettuale  verifica soddisfacimento requisiti di legge u Brevetto non deve rispondere a nessun requisito economico o commerciale e non viene sottoposto ad alcuna verifica tecnica Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

37 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 37 u Diritti di brevetto:  facoltà esclusiva di attuare invenzione e trarne profitto  riconosciuti nel territorio dello stato  conferiti con la concessione del titolo  decorrono dalla data pubblicazione domanda (o dalla notifica mediante ufficiale giudiziario)  scadono dopo 20 anni da deposito domanda;  Diritti di priorità (12 mesi per estendere all’estero nei paesi convenzionati o con accordi bilaterali – convenzione di Parigi) Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

38 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale u Costi:  tasse di deposito,  prosecuzione di fronte a organi amministrativi (esame),  tasse di estensione,  tasse di concessione,  traduzione nelle varie lingue (brevetti all’estero),  tasse di mantenimento in vita. 38 Com’è un brevetto per invenzione? 2015 © STUDIO TORTA

39 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 39 domanda di brevetto... 2015 © STUDIO TORTA

40 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 40 rivendicazioni interessate categoria rilevanza elenco anteriorità citate campo tecnico ricercato famiglie brevettuali ESR 2015 © STUDIO TORTA

41 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 41... e corrispondente brevetto concesso 2015 © STUDIO TORTA

42 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 42 brevetto in forma emendata (dopo opposizione) 2015 © STUDIO TORTA

43 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 43 L’equivalente brevetto statunitense 2015 © STUDIO TORTA

44 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 44 L’equivalente brevetto cinese 2015 © STUDIO TORTA

45 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 45 Come sfruttare il segreto industriale? u Costituiscono oggetto di tutela quelle informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che:  siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, generalmente note nel settore;  abbiano valore economico in quanto segrete;  siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2015 © STUDIO TORTA

46 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 46 Come sfruttare il segreto industriale? u Ogni tipo di conoscenza segreta suscettibile di una applicazione industriale (know-how):  fabbricazione dei prodotti  procedimenti produttivi  prestazione di servizi u Le caratteristiche innovative del prodotto devono essere tali da non permettere la riproducibilità del prodotto anche dopo la sua immissione sul mercato 2015 © STUDIO TORTA

47 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 47 Come sfruttare il segreto industriale? u Le informazioni segrete garantiscono un’esclusiva di fatto e non di diritto perché:  non sono state oggetto di brevettazione u Il know-how può essere oggetto di contratti di trasferimento di tecnologia  contratti di cessione o di licenza di segreto d’impresa, volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni che le parti si scambiano (accordi di segretezza) 2015 © STUDIO TORTA

48 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 48 u Vantaggi  diritto certo riconosciuto per legge al titolare del brevetto  forti strumenti di tutela per agire contro i contraffattori u Svantaggi  limiti territoriali (stato)  limiti temporali (20 anni)  costi u Vantaggi  esclusiva potenzialmente illimitata nel tempo  monopolio di fatto planetario  sostanzialmente nessun costo u Svantaggi  rischio di fuga di notizie (spionaggio industriale)  non si hanno mezzi per agire contro la concorrenza (es. reverse engineering è lecito)  non è opponibile contro brevetti successivi  limite del preuso Brevettovs. Segreto 2015 © STUDIO TORTA

49 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 49 u La contraffazione è la riproduzione ai fini commerciali di una idea inventiva oggetto di un brevetto valido  contraffazione integrale  contraffazione per equivalenti  contraffazione evolutiva  contraffazione indiretta u La contraffazione di un prodotto si valuta confrontando le caratteristiche del prodotto con i termini delle rivendicazioni del brevetto Siamo in contraffazione? 2015 © STUDIO TORTA

50 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 50 u Contraffazione integrale  quando un prodotto riproduce integralmente tutte le caratteristiche di almeno una rivendicazione del brevetto u Contraffazione per equivalenti  l’ambito di protezione della rivendicazione può andare oltre all’interpretazione letterale delle sue caratteristiche  quando nel prodotto sono presenti degli equivalenti tecnici delle caratteristiche di almeno una rivendicazione Siamo in contraffazione? 2015 © STUDIO TORTA

51 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 51 u Contraffazione evolutiva  quando un prodotto è in contraffazione pur contenendo delle caratteristiche innovative rispetto al brevetto u Contraffazione indiretta (contributory infringement)  è punibile per contraffazione non solo chi fabbrica e vende un prodotto in contraffazione, ma anche chi contribuisce come fornitore alla realizzazione del prodotto contraffatto, a patto che il fornitore sia consapevole che i pezzi forniti sono destinati univocamente alla contraffazione del brevetto Siamo in contraffazione? 2015 © STUDIO TORTA

52 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale 52 u Decidere di correre il rischio dopo una analisi rischi/benefici u Cambiare strada, ossia modificare il prodotto in modo da uscire dalle caratteristiche delle rivendicazioni tenendo conto dell’equivalenza tecnica u Contestare o preparasi a contestare la validità del brevetto u Chiedere una licenza di brevetto Rischio di contraffazione: che fare? 2015 © STUDIO TORTA

53 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale Grazie per l’attenzione! 532015 © STUDIO TORTA