25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 1 Le INNOVAZIONI TECNICHE 25 settembre 2006.

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1 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 1 Le INNOVAZIONI TECNICHE 25 settembre 2006

2 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 2 La scelta fra brevettazione e segreto SEGRETO: SEGRETO: Poco efficace per i prodotti e gli impianti = messa in commercio primo esemplare fa generalmente perdere il segreto Poco efficace per i prodotti e gli impianti = messa in commercio primo esemplare fa generalmente perdere il segreto Maggiore efficacia per invenzioni di processo Maggiore efficacia per invenzioni di processo

3 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 3 Scelta fra brevettazione e segreto BREVETTO BREVETTO Obbligo di descrizione dell’invenzione Obbligo di descrizione dell’invenzione Monopolio temporaneo garantito e tutelato dalla legge Monopolio temporaneo garantito e tutelato dalla legge

4 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 4 Conseguenze pratiche SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo ma certa nella sua durata BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo ma certa nella sua durata

5 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 5 I requisiti di brevettabilità internazionale, l’ambito e la durata della protezione NOVITA’ NOVITA’ ATTIVITA’ INVENTIVA ATTIVITA’ INVENTIVA SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE INDUSTRIALITA’ INDUSTRIALITA’ LICEITA’ LICEITA’

6 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 6 NOVITA’ E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo

7 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 7 ATTIVITA’ INVENTIVA (non ovvietà) E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica Non solo l’invenzione geniale è brevettabile Non solo l’invenzione geniale è brevettabile

8 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 8 SUFFICIENZA di DESCRIZIONE Un testo brevettuale deve contenere informazioni sufficienti per attuare l’invenzione da parte di un tecnico del settore Un testo brevettuale deve contenere informazioni sufficienti per attuare l’invenzione da parte di un tecnico del settore

9 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 9 INDUSTRIALITA’ L’oggetto di un brevetto deve poter essere attuato in ambito industriale L’oggetto di un brevetto deve poter essere attuato in ambito industriale

10 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 10 LICEITA’ L’oggetto di un brevetto non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume L’oggetto di un brevetto non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume

11 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 11 NON sono brevettabili Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici I piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (in quanto tali) I piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (in quanto tali) Le presentazioni di informazioni Le presentazioni di informazioni

12 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 12 BREVETTO DI PRODOTTO Ha ad oggetto un prodotto materiale: strumento, macchina, composto chimico, etc. Ha ad oggetto un prodotto materiale: strumento, macchina, composto chimico, etc.

13 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 13 BREVETTO di PROCEDIMENTO Metodo riproducibile industrialmente per la realizzazione di prodotti industriali nuovi o già noti Metodo riproducibile industrialmente per la realizzazione di prodotti industriali nuovi o già noti

14 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 14 INVENZIONI DIPENDENTI L’attuazione di un’invenzione richiede l’uso di quanto protetto da un’invenzione precedente L’attuazione di un’invenzione richiede l’uso di quanto protetto da un’invenzione precedente L’invenzione dipendente può essere attuata solo con il consenso del titolare dell’invenzione precedente L’invenzione dipendente può essere attuata solo con il consenso del titolare dell’invenzione precedente Licenza obbligatoria Licenza obbligatoria

15 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 15 AMBITO DI PROTEZIONE E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni INTERPRETAZIONE da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi INTERPRETAZIONE da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi

16 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 16 DURATA Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda Modello utilità: 10 anni dalla domanda Modello utilità: 10 anni dalla domanda Nuove varietà vegetali: 20 anni dalla concessione (30 per alberi e viti) Nuove varietà vegetali: 20 anni dalla concessione (30 per alberi e viti) Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico (18 mesi dal deposito) Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico (18 mesi dal deposito)

17 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 17 DIRITTI CONFERITI dal BREVETTO Diritto esclusivo di produrre, usare, commercializzare, esportare. Diritto esclusivo di produrre, usare, commercializzare, esportare. Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall’attuazione dell’invenzione Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall’attuazione dell’invenzione

18 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 18 LA PROTEZIONE ALL’ESTERO IL DIRITTO DI PRIORITA’ IL DIRITTO DI PRIORITA’ 12 MESI DI PRIORITA’ DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA ITALIANA 12 MESI DI PRIORITA’ DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA ITALIANA PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI PARIGI O AL W.T.O. PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI PARIGI O AL W.T.O.

19 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 19 OPPORTUNITA’ DISPONIBILI DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY) CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY)

20 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 20 BREVETTO EUROPEO Vantaggi: Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali Fascio di brevetti nazionali

21 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 21 DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Vantaggi: Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Altissimo numero di paesi aderenti Altissimo numero di paesi aderenti

22 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 22 DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Nota: la procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda Nota: la procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda

23 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 23 I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE DAL 1978 AL 2005 SONO STATE DEPOSITATE OLTRE 1.725.000 DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (COMPRESE LE DOMANDE EUROPCT) DAL 1978 AL 2005 SONO STATE DEPOSITATE OLTRE 1.725.000 DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (COMPRESE LE DOMANDE EUROPCT)

24 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 24 I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE Nel solo 2003 sono state depositate oltre 116.000 domande di brevetto europeo o europct Nel solo 2003 sono state depositate oltre 116.000 domande di brevetto europeo o europct Nel solo 2004 sono state oltre 123.000 Nel solo 2004 sono state oltre 123.000 Nel solo 2005 sono state oltre 128.000 Nel solo 2005 sono state oltre 128.000

25 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 25 I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE Dal 1978 al 2005 l’Ufficio Europeo ha effettuato oltre 2.500.000 ricerche di novità Dal 1978 al 2005 l’Ufficio Europeo ha effettuato oltre 2.500.000 ricerche di novità

26 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 26 I BREVETTI EUROPEI IN CIFRE Nel 2005: Nel 2005: - Sono state depositate oltre 4.000 domande di brevetto europeo da soggetti italiani - L’Italia è stata designata in oltre 122.000 domande

27 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 27 LA TUTELA DEL SOFTWARE I programmi per elaboratore “in qualunque forma espressi” sono tutelati “quali opere letterarie” ai sensi della legge sul diritto d’autore e della Convenzione di Berna sul diritto d’autore I programmi per elaboratore “in qualunque forma espressi” sono tutelati “quali opere letterarie” ai sensi della legge sul diritto d’autore e della Convenzione di Berna sul diritto d’autore La durata è di 70 anni dalla morte dell’autore La durata è di 70 anni dalla morte dell’autore Salvo patto contrario i diritti di utilizzazione economica del software o delle banche dati realizzati da dipendenti appartengono al datore di lavoro (art. 12 bis L.A.) Salvo patto contrario i diritti di utilizzazione economica del software o delle banche dati realizzati da dipendenti appartengono al datore di lavoro (art. 12 bis L.A.)

28 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 28 TUTELA DEL SOFTWARE Il software come tale non è attualmente (in Europa) brevettabile (art. 52 CBE – art. 45 CPI) Il software come tale non è attualmente (in Europa) brevettabile (art. 52 CBE – art. 45 CPI) La tutela del brevetto è però ammessa quando il software comporta un “ulteriore effetto tecnico” oltre le normali interazioni fisiche fra programma ed elaboratore (es.: Il controllo di un processo industriale o il funzionamento interno dell’elaboratore) La tutela del brevetto è però ammessa quando il software comporta un “ulteriore effetto tecnico” oltre le normali interazioni fisiche fra programma ed elaboratore (es.: Il controllo di un processo industriale o il funzionamento interno dell’elaboratore)

29 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 29 TUTELA DEL SOFTWARE I diritti esclusivi d’autore sul software comprendono: La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale del programma con qualsiasi mezzo, il diritto esclusivo comprende il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale del programma con qualsiasi mezzo, il diritto esclusivo comprende il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione La traduzione, l’adattamento, la trasformazione del programma e la riproduzione dell’opera che ne risulti La traduzione, l’adattamento, la trasformazione del programma e la riproduzione dell’opera che ne risulti Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico compresa la locazione del programma originale o di copie, la prima vendita nella UE di una copia del programma esaurisce il diritto di distribuzione, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o della copia Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico compresa la locazione del programma originale o di copie, la prima vendita nella UE di una copia del programma esaurisce il diritto di distribuzione, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o della copia

30 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 30 TUTELA DEL SOFTWARE Salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione le attività necessarie per l’uso del programma da parte del legittimo acquirente Salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione le attività necessarie per l’uso del programma da parte del legittimo acquirente Non può essere impedito a chi ha il diritto di usare una copia del programma di effettuare una copia di riserva (back-up) Non può essere impedito a chi ha il diritto di usare una copia del programma di effettuare una copia di riserva (back-up) Chi ha il diritto di usare una copia del programma può studiare o sottoporre a prova il suo funzionamento, durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma. Sono nulle le clausole contrattuali contrarie. Chi ha il diritto di usare una copia del programma può studiare o sottoporre a prova il suo funzionamento, durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma. Sono nulle le clausole contrattuali contrarie.

31 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 31 LE BANCHE DATI Sono protette da copyright (art. 1, co. 2 e art. 2 n. 9 L.A.) le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo Sono protette da copyright (art. 1, co. 2 e art. 2 n. 9 L.A.) le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto (ed ai relativi diritti) La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto (ed ai relativi diritti) La tutela è limitata alle banche dati “dotate di creatività” La tutela è limitata alle banche dati “dotate di creatività” Le banche dati non creative possono godere della tutela ex art. 102 bis L.A. (diritti del costitutore) Le banche dati non creative possono godere della tutela ex art. 102 bis L.A. (diritti del costitutore)

32 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 32 TUTELA PENALE DEL SOFTWARE Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con multa da € 2.500 a € 15.000 Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con multa da € 2.500 a € 15.000 Stessa pena in caso di rimozione arbitraria o evasione funzionale di dispositivi di protezione del software Stessa pena in caso di rimozione arbitraria o evasione funzionale di dispositivi di protezione del software Per fatti di rilevante gravità pena minima di 2 anni e multa di € 15.000 Per fatti di rilevante gravità pena minima di 2 anni e multa di € 15.000

33 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 33 TUTELA PENALE DELLE BANCHE DATI E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta al pubblico, concede in locazione, vende il contenuto di una banca dati ovvero in locazione dei diritti del titolare Nei casi più gravi pena minima di 2 anni e multa di € 15.000

34 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 34 CONTRAFFAZIONE INTEGRALE INTEGRALE NON INTEGRALE quando sono presenti gli elementi essenziali dell’invenzione si parla di contraffazione per EQUIVALENTI NON INTEGRALE quando sono presenti gli elementi essenziali dell’invenzione si parla di contraffazione per EQUIVALENTI

35 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 35 Azione di Contraffazione Legittimato a proporla è il titolare del brevetto e il licenziatario esclusivo. Legittimato a proporla è il titolare del brevetto e il licenziatario esclusivo. Il licenziatario non esclusivo (a meno che il contratto non preveda diversamente) può solo intervenire in giudizio (come il rivenditore) per i danni subiti. Il licenziatario non esclusivo (a meno che il contratto non preveda diversamente) può solo intervenire in giudizio (come il rivenditore) per i danni subiti. L’azione si propone contro gli autori dei comportamenti che costituiscono contraffazione L’azione si propone contro gli autori dei comportamenti che costituiscono contraffazione

36 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 36 INVENZIONI dei DIPENDENTI La norma attiene ai DIPENDENTI. Le invenzioni dei CONSULENTI spettano al committente se si identificano con la prestazione commissionata La norma attiene ai DIPENDENTI. Le invenzioni dei CONSULENTI spettano al committente se si identificano con la prestazione commissionata Presunzione di appartenenza al datore di lavoro del brevetto domandato dal dipendente entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro Presunzione di appartenenza al datore di lavoro del brevetto domandato dal dipendente entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro Il diritto morale di essere riconosciuto autore spetta al dipendente Il diritto morale di essere riconosciuto autore spetta al dipendente

37 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 37 INVENZIONI di SERVIZIO - Fanno parte dei compiti del dipendente che a tal fine ha anche idonea retribuzione. - Fanno parte dei compiti del dipendente che a tal fine ha anche idonea retribuzione. - Appartengono al datore di lavoro. - Appartengono al datore di lavoro. - Nulla spetta al dipendente - Nulla spetta al dipendente

38 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 38 INVENZIONI d’AZIENDA Basate sull’esperienza dell’azienda ma conseguite al di fuori di specifico compenso. Basate sull’esperienza dell’azienda ma conseguite al di fuori di specifico compenso. Al dipendente spetta un EQUO PREMIO che dipende da: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione aziendale Al dipendente spetta un EQUO PREMIO che dipende da: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione aziendale

39 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 39 INVENZIONI OCCASIONALI Avvengono al di fuori del vincolo di subordinazione. Se rientrano nel campo di attività dell’azienda al datore di lavoro spetta un DIRITTO d’OPZIONE per l’uso esclusivo o per l’acquisto (da esercitare entro 3 mesi dalla comunicazione del deposito). Avvengono al di fuori del vincolo di subordinazione. Se rientrano nel campo di attività dell’azienda al datore di lavoro spetta un DIRITTO d’OPZIONE per l’uso esclusivo o per l’acquisto (da esercitare entro 3 mesi dalla comunicazione del deposito). Qui non si deroga alla regola per cui i diritti patrimoniali spettano all’inventore Qui non si deroga alla regola per cui i diritti patrimoniali spettano all’inventore

40 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 40 Informazioni segrete Art.98 CPI Art.98 CPI A) che non siano generalmente note e facilmente accessibili; A) che non siano generalmente note e facilmente accessibili; B) abbiano valore economico in quanto segrete; B) abbiano valore economico in quanto segrete; C) siano sottoposte a misure di segretezza C) siano sottoposte a misure di segretezza

41 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 41 Informazioni segrete Art. 99 CPI Art. 99 CPI E’ vietato rivelare a terzi, acquisire, utilizzare le informazioni di cui all’art.98, a meno che non sussista il consenso del titolare. E’ vietato rivelare a terzi, acquisire, utilizzare le informazioni di cui all’art.98, a meno che non sussista il consenso del titolare. Tutela autonoma ed indipendente da quella prevista dalla disciplina sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) Tutela autonoma ed indipendente da quella prevista dalla disciplina sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)

42 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 42 Obbligo del segreto dei dipendenti e dei collaboratori dell’imprenditore GENERICO GENERICO Art. 2105 c.c. obbligo di fedeltà Art. 2105 c.c. obbligo di fedeltà Art. 622 c.p. rivelazione di segreto professionale Art. 622 c.p. rivelazione di segreto professionale Art. 623 c.p. rivelazione di segreti scientifici o industriali Art. 623 c.p. rivelazione di segreti scientifici o industriali

43 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 43 Segue: obbligo del segreto dei dipendenti e collaboratori SPECIFICO SPECIFICO In caso di informazioni riservate (art.98 CPI) l’imprenditore deve rendere espressamente nota la propria volontà di mantenere la segretezza delle informazioni. In caso di informazioni riservate (art.98 CPI) l’imprenditore deve rendere espressamente nota la propria volontà di mantenere la segretezza delle informazioni. E’ sufficiente una COMUNICAZIONE che non deve essere accettata E’ sufficiente una COMUNICAZIONE che non deve essere accettata

44 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 44 Segue: obbligo di segretezza All’atto dell’assunzione di nuovi dipendenti VERIFICARE: All’atto dell’assunzione di nuovi dipendenti VERIFICARE: - se gli sono state comunicate informazioni riservate - se gli sono state comunicate informazioni riservate - se hanno stipulato patti di non concorrenza - se hanno stipulato patti di non concorrenza - COMUNICARE riservatezza proprie informazioni - COMUNICARE riservatezza proprie informazioni

45 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 45 I RAPPORTI con le UNIVERSITA’ dei CENTRI PUBBLICI di RICERCA Dopo la riforma del 2001 (cd. riforma Tremonti) la disciplina delle invenzioni dei ricercatori è opposta a quella dei dipendenti privati: Dopo la riforma del 2001 (cd. riforma Tremonti) la disciplina delle invenzioni dei ricercatori è opposta a quella dei dipendenti privati: Dipendenti privati: l’interesse patrimoniale dell’inventore soccombe a quello del datore di lavoro; Dipendenti privati: l’interesse patrimoniale dell’inventore soccombe a quello del datore di lavoro; Disciplina universitaria: l’interesse del ricercatore prevale su quello del datore Disciplina universitaria: l’interesse del ricercatore prevale su quello del datore

46 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 46 Segue: I rapporti con le Università L’Università ha solo un diritto a percepire una percentuale degli utili derivanti da licenze a terzi (all’inventore spetta non meno del 50%). L’Università ha solo un diritto a percepire una percentuale degli utili derivanti da licenze a terzi (all’inventore spetta non meno del 50%). Se l’inventore non sfrutta il brevetto entro 5 anni dal rilascio scatta una licenza automatica non esclusiva a favore dell’università. Se l’inventore non sfrutta il brevetto entro 5 anni dal rilascio scatta una licenza automatica non esclusiva a favore dell’università.

47 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 47 SPIN OFF UNIVERSITARI Società finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca realizzata collaborando con committenti privati Società finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca realizzata collaborando con committenti privati

48 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 48 FINANZIAMENTO PRIVATO La norma non si applica alle innovazioni generate da ricercatori universitari nel caso in cui il finanziamento della ricerca sia in tutto o in parte di natura PRIVATA. La norma non si applica alle innovazioni generate da ricercatori universitari nel caso in cui il finanziamento della ricerca sia in tutto o in parte di natura PRIVATA. Il finanziamento privato deve avvenire sulla base di un contratto che stabilisca a priori la titolarità dell’invenzione e le logiche del suo sfruttamento Il finanziamento privato deve avvenire sulla base di un contratto che stabilisca a priori la titolarità dell’invenzione e le logiche del suo sfruttamento

49 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 49 RICERCATORI NON DIPENDENTI Per le invenzioni dei ricercatori che NON sono dipendenti dell’università valgono le regole sui contratti d’opera intellettuale: le parti possono determinare l’appartenenza dei diritti sull’invenzione Per le invenzioni dei ricercatori che NON sono dipendenti dell’università valgono le regole sui contratti d’opera intellettuale: le parti possono determinare l’appartenenza dei diritti sull’invenzione In mancanza i diritti spettano all’università nei limiti dello scopo del contratto con il ricercatore. In mancanza i diritti spettano all’università nei limiti dello scopo del contratto con il ricercatore.

50 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 50 NORME PENALI Art.473 c.p.: chiunque contraffà un brevetto oppure senza essere concorso nella contraffazione fa uso del del brevetto contraffatto è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio Art.473 c.p.: chiunque contraffà un brevetto oppure senza essere concorso nella contraffazione fa uso del del brevetto contraffatto è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio Art.475: pena accessoria della pubblicazione della sentenza Art.475: pena accessoria della pubblicazione della sentenza Art.127 CPI Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032. Chiunque appone indicazione mendace “brevettato” è punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46 Art.127 CPI Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032. Chiunque appone indicazione mendace “brevettato” è punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46

51 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 51 I procedimenti giudiziari per contraffazione Cambiamenti processuali in tema di diritto industriale Cambiamenti processuali in tema di diritto industriale - Le Sezioni Specializzate (12.7.2003) - Le Sezioni Specializzate (12.7.2003) - Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005) - Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005) - Il rito societario (19.9.2005) - Il rito societario (19.9.2005) - l’attuazione della direttiva “enforcement” (22.4.2006) - l’attuazione della direttiva “enforcement” (22.4.2006)

52 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 52 Le Sezioni Specializzate - 12 Tribunali (anziché 166, più le sezioni staccate e le preture), quindi: - 12 Tribunali (anziché 166, più le sezioni staccate e le preture), quindi: - specializzazione dei giudici - specializzazione dei giudici - uniformità degli orientamenti - uniformità degli orientamenti

53 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 53 Codice della Proprietà Industriale Allargamento della categoria dei titoli di proprietà industriale (marchi di fatto, informazioni segrete, indicazioni geografiche, domain names) Allargamento della categoria dei titoli di proprietà industriale (marchi di fatto, informazioni segrete, indicazioni geografiche, domain names) Uniformità di tutela per tutti i titoli Uniformità di tutela per tutti i titoli Tutela più incisiva Tutela più incisiva

54 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 54 Procedimenti cautelari Il procedimento ante causam: stabilizzazione della decisione (art.23 D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria Il procedimento ante causam: stabilizzazione della decisione (art.23 D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria Il procedimento in corso di causa: giudizio abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003) Il procedimento in corso di causa: giudizio abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003)

55 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 55 Il processo industrialistico Rito societario: Rito societario: -fase predibattimentale (scambio memorie fra difensori) assenza del giudice - pretrial -fase predibattimentale (scambio memorie fra difensori) assenza del giudice - pretrial -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) presenza del giudice - trial -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) presenza del giudice - trial Tempi più veloci? Tempi più veloci?

56 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 56 Necessità di costituirsi tempestivamente Nel processo industrialistico la costituzione tardiva del convenuto, seguita dall’istanza di fissazione d’udienza da parte dell’attore, comporta che “i fatti affermati dall’attore si intendono non contestati” (cd. ficta confessio) Nel processo industrialistico la costituzione tardiva del convenuto, seguita dall’istanza di fissazione d’udienza da parte dell’attore, comporta che “i fatti affermati dall’attore si intendono non contestati” (cd. ficta confessio)

57 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 57 Decreto sull’enforcement Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a sequestro e inibitoria): Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a sequestro e inibitoria): - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commessa con atti di pirateria) - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commessa con atti di pirateria) - sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattore - sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattore - interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma anche di rivenditori e intermediari - interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma anche di rivenditori e intermediari - blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto contraffattore - blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto contraffattore - risarcimento del danno morale - risarcimento del danno morale

58 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 58 La responsabilità per contraffazione di brevetto dei rivenditori e degli intermediari Il rivenditore può essere citato in giudizio per contraffazione. Chiamerà in causa il produttore per essere manlevato. Il rivenditore può essere citato in giudizio per contraffazione. Chiamerà in causa il produttore per essere manlevato. Con il recepimento della direttiva sull’enforcement sono state inasprite le misure nei confronti dei rivenditori e degli intermediari Con il recepimento della direttiva sull’enforcement sono state inasprite le misure nei confronti dei rivenditori e degli intermediari

59 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 59 Responsabilità dei rivenditori e degli intermediari Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci non solo presso il contraffattore ma anche presso ogni altra persona che: Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci non solo presso il contraffattore ma anche presso ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle merci contraffatte; a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle merci contraffatte; b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che consentono la violazione del diritto leso; b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che consentono la violazione del diritto leso; c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella contraffazione c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella contraffazione

60 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 60 INFORMAZIONI Le informazioni che vengono fornite tramite interrogatorio comprendono il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di altri precedenti detentori dei prodotti o servizi contraffatti nonché le relative quantità e prezzo Le informazioni che vengono fornite tramite interrogatorio comprendono il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di altri precedenti detentori dei prodotti o servizi contraffatti nonché le relative quantità e prezzo L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c. (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni) L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c. (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni)

61 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 61 INIBITORIA E ORDINE DI RITIRO In via cautelare possono essere chieste anche nei confronti degli intermediari e dei rivenditori che non siano parte del giudizio In via cautelare possono essere chieste anche nei confronti degli intermediari e dei rivenditori che non siano parte del giudizio In via definitiva solo nei confronti degli intermediari parte del giudizio, mentre nei confronti dei rivenditori anche se non siano parte del giudizio In via definitiva solo nei confronti degli intermediari parte del giudizio, mentre nei confronti dei rivenditori anche se non siano parte del giudizio

62 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 62 ATTI DI PIRATERIA Costituiscono atti di pirateria (art.144 CPI): Costituiscono atti di pirateria (art.144 CPI): “le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriali realizzate dolosamente in modo sistematico “le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriali realizzate dolosamente in modo sistematico

63 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 63 La difesa ATTIVA nella cause di contraffazione Rimedi esperibili con una causa ordinaria: Rimedi esperibili con una causa ordinaria: - inibitoria alla produzione e al commercio - inibitoria alla produzione e al commercio - ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei prodotti - ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei prodotti - ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti sono suscettibili di uso legittimo se modificati - ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti sono suscettibili di uso legittimo se modificati - assegnazione in proprietà - assegnazione in proprietà - condanna al risarcimento del danno - condanna al risarcimento del danno - pubblicazione della sentenza - pubblicazione della sentenza - condanna in futuro - condanna in futuro

64 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 64 Rimedi esperibili in via cautelare d’urgenza - Descrizione (precostituisce prova della contraffazione - Descrizione (precostituisce prova della contraffazione - Sequestro (evita la circolazione del prodotto) - Sequestro (evita la circolazione del prodotto) - Inibitoria (sia con riferimento alle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente) - Inibitoria (sia con riferimento alle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente) - Pubblicazione sulla stampa - Pubblicazione sulla stampa - Penale per inadempimento - Penale per inadempimento

65 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 65 ORDINE DI ESIBIZIONE La parte che fornisca seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti detenuti dalla controparte a conferma di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini l’esibizione o che richieda informazioni alla controparte (discovery) La parte che fornisca seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti detenuti dalla controparte a conferma di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini l’esibizione o che richieda informazioni alla controparte (discovery) Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre argomenti di prova Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre argomenti di prova

66 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 66 PUBBLICAZIONE dell’ORDINANZA CAUTELARE Anche al termine della fase cautelare d’urgenza è possibile ottenere la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani e riviste e internet Anche al termine della fase cautelare d’urgenza è possibile ottenere la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani e riviste e internet

67 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 67 Tutela del segreto e della riservatezza Possibilità di ottenere in corso di causa misure a tutela dei propri segreti Possibilità di ottenere in corso di causa misure a tutela dei propri segreti

68 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 68 Possibilità di produrre documenti nel corso della consulenza tecnica Questa previsione normativa (art.121, 5° comma CPI) consente di superare le strette preclusioni del processo industrialistico Questa previsione normativa (art.121, 5° comma CPI) consente di superare le strette preclusioni del processo industrialistico

69 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 69 La condotta processuale della parte “Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini” (art.124, 4° comma CPI) “Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini” (art.124, 4° comma CPI)

70 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 70 Efficacia erga omnes delle decisioni L’efficacia nei confronti di tutti delle sentenze definitive che dichiarano la nullità di un titolo di proprietà industriale consente al contraffattore di trarre beneficio dall’esito di cause di cui è estraneo L’efficacia nei confronti di tutti delle sentenze definitive che dichiarano la nullità di un titolo di proprietà industriale consente al contraffattore di trarre beneficio dall’esito di cause di cui è estraneo

71 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 71 Risarcimento del danno 1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo conto: 1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo conto: a) del mancato guadagno del soggetto leso a) del mancato guadagno del soggetto leso b) degli utili realizzati dal contraffattore b) degli utili realizzati dal contraffattore c) del danno morale arrecato al soggetto leso c) del danno morale arrecato al soggetto leso 2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza 2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza 3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli utili, in alternativa al mancato guadagno o nella misura in cui eccedono tale risarcimento 3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli utili, in alternativa al mancato guadagno o nella misura in cui eccedono tale risarcimento

72 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 72 SEQUESTRO CONSERVATIVO Il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere il sequestro di beni mobili e immobili del preteso autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine il giudice può autorizzare la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni Il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere il sequestro di beni mobili e immobili del preteso autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine il giudice può autorizzare la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni

73 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 73 CESSIONI E LICENZE DI BREVETTI E KNOW HOW Trasferimento della proprietà o del diritto d’uso di brevetti e/o conoscenze ed esperienze industriali o commerciali (know- how) dietro pagamento di un determinato prezzo o di un canone (royalty) Trasferimento della proprietà o del diritto d’uso di brevetti e/o conoscenze ed esperienze industriali o commerciali (know- how) dietro pagamento di un determinato prezzo o di un canone (royalty) Ambito territoriale Ambito territoriale Ambito temporale Ambito temporale

74 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 74 VERIFICHE PRELIMINARI Esistenza ed estensione territoriale del brevetto ceduto o concesso in licenza Esistenza ed estensione territoriale del brevetto ceduto o concesso in licenza Effettiva validità ed ambito protettivo del brevetto (ricerche di anteriorità) Effettiva validità ed ambito protettivo del brevetto (ricerche di anteriorità) Effettiva esistenza del know-how Effettiva esistenza del know-how Effettiva possibilità (giuridica) di attuazione del brevetto (eventuale dipendenza da brevetti altrui – ricerche c.d. di “via libera”) Effettiva possibilità (giuridica) di attuazione del brevetto (eventuale dipendenza da brevetti altrui – ricerche c.d. di “via libera”)

75 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 75 PATOLOGIE CONTRATTUALI Rifiuto di concessione o annullamento del brevetto Rifiuto di concessione o annullamento del brevetto Limitazione del brevetto Limitazione del brevetto Azioni di terzi per contraffazione di brevetti altrui (brevetto dipendente) Azioni di terzi per contraffazione di brevetti altrui (brevetto dipendente) Contraffazione del brevetto oggetto della licenza Contraffazione del brevetto oggetto della licenza

76 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 76 Il cedente o licenziante è responsabile verso il cessionario / licenziatario (in mancanza di espressa esclusione) per: Rifiuto di concessione o annullamento del brevetto Rifiuto di concessione o annullamento del brevetto Limitazione del brevetto Limitazione del brevetto Contraffazione di brevetti altrui attraverso la realizzazione del prodotto o procedimento brevettato Contraffazione di brevetti altrui attraverso la realizzazione del prodotto o procedimento brevettato Pretese di terzi sul brevetto (rivendica) Pretese di terzi sul brevetto (rivendica) Mantenimento in vigore del brevetto Mantenimento in vigore del brevetto

77 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 77 Il cedente o licenziante non è responsabile verso il cessionario o licenziatario: Per contraffazioni del brevetto o know-how licenziato da parte di terzi Per contraffazioni del brevetto o know-how licenziato da parte di terzi (il cedente o licenziante non è obbligato – in mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori (il cedente o licenziante non è obbligato – in mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori

78 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 78 ALTRI EVENTI Capacità tecnico/produttiva del cessionario/licenziatario in base al brevetto o agli insegnamenti ricevuti Capacità tecnico/produttiva del cessionario/licenziatario in base al brevetto o agli insegnamenti ricevuti Product liability Product liability

79 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 79 CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA Restrizioni territoriali Restrizioni territoriali Restrizioni di prezzo Restrizioni di prezzo Restrizioni merceologiche o distributive (distribuzione selettiva) Restrizioni merceologiche o distributive (distribuzione selettiva)

80 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 80 CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE COMUNITARIE) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano Restrizioni sulla determinazione dei prezzi Restrizioni sulla determinazione dei prezzi Divieti di studiare, fabbricare, utilizzare o distribuire prodotti concorrenti Divieti di studiare, fabbricare, utilizzare o distribuire prodotti concorrenti Obblighi di rifiutare richieste di prodotti all’interno del territorio in licenza destinati al commercio all’esterno (importazioni parallele) Obblighi di rifiutare richieste di prodotti all’interno del territorio in licenza destinati al commercio all’esterno (importazioni parallele)

81 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 81 Clausole restrittive della concorrenza (regole comunitarie) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano Restrizioni di clientela Restrizioni di clientela Restrizioni sui quantitativi da produrre o vendere Restrizioni sui quantitativi da produrre o vendere Obblighi relativi alla cessione dei diritti del licenziatario o cessionario sui miglioramenti o nuove applicazioni Obblighi relativi alla cessione dei diritti del licenziatario o cessionario sui miglioramenti o nuove applicazioni

82 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 82 CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”) Sono generalmente vietate le clausole Che obbligano il licenziatario a concedere al licenziante diritti esclusivi di sfruttamento dei miglioramenti tecnologici realizzati dal licenziatario Che obbligano il licenziatario a concedere al licenziante diritti esclusivi di sfruttamento dei miglioramenti tecnologici realizzati dal licenziatario Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commerciali Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commerciali Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe) Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe)

83 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 83 LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Norme nazionali inderogabili e libera scelta delle parti Norme nazionali inderogabili e libera scelta delle parti La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale: criteri orientativi La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale: criteri orientativi L’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi L’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi

84 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 84 IL TRATTAMENTO FISCALE INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES La tassazione alla fonte (withholding tax) La tassazione alla fonte (withholding tax) I trattati internazionali contro le doppie imposizioni fiscali I trattati internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

85 25 settembre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 85 IL CONTROLLO DI MERITO SUI CONTRATTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza Approvazione del trasferimento di royalties all’estero Approvazione del trasferimento di royalties all’estero La funzione della trascrizione sui rapporti fra le parti e con i terzi La funzione della trascrizione sui rapporti fra le parti e con i terzi