La tutela dei marchi in internet Camera di Commercio di PERUGIA 14. 09

Internet è una rete telematica mondiale strutturata in codici di identificazione che servono ad accedere a determinati indirizzi IP (Internet Protocol) • Per facilitare i collegamenti ciascuno degli indirizzi viene affiancato da un indirizzo DNS (Domain Name System) rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare Parole • Gli indirizzi DNS sono composti da un top level domain (.it; .com) e da un second level domain scelto dall’utente e che ha valore identificativo

Internet costituisce una vetrina per le Imprese • Il domain name “assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi si altre imprese, anche non presenti sulla rete internet” (Trib Napoli 24 marzo 1999)

Il primo leading case è rappresentato dal caso amadeus così deciso dal Tribunale di Milano “Va inibito in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus l’utilizzo della denominazione Amadeus.it quale “domain name” di un sito internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società titolare del marchio predetto” (Trib Milano 10 giugno 1997)

Natura del domain name • INSEGNA (AMADEUS) • SEGNO DISTINTIVO ATIPICO (slogan) • MARCHIO (dottrina e giurisprudenza prevalenti): ai domain names si applica la disciplina dei marchi

NORMATIVA • Prima del CPI: Art.13 Legge Marchi “E’vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”

• ART. 22. del CPI ( D.Lgs. 10.2.2005 n.30).Attuale testo: “E’vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”

• Art. 12 CPI: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data di deposito della domanda: a):….. b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri, se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.”

FIRST COME FIRST SERVED • In materia di registrazione dei siti vale la regola first come first served • Chi chiede la registrazione di un domain può ottenerla purchè non coincida con un altro già registrato • L’Autorità che presiede alla registrazione dei siti svolge solo un controllo tecnico • Da un punto di vista giuridico e non tecnico non vale la regola del first come first served • Il domain name anche se correttamente attribuito da un punto di vista tecnico può integrare gli estremi della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale

Contraffazione • Giudizio di contraffazione tra marchi: è un giudizio non di riflessione, ma d’impressione, che va compiuto non tanto in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali i prodotti contrassegnati dai marchi considerati sono destinati

Giudizio di contraffazione marchio / domain name: • Il domain name ha struttura rigida: può consistere solo in una combinazione di lettere aventi un senso compiuto • Quando l’utente digita il domain name è solo la parte denominativa ad avere rilevanza • Il giudizio va condotto tra la sola parte denominativa del marchio ed il domain name che si assume in violazione della privativa dall’altra. La parte figurativa / grafica non ha rilevanza

CASISTICA • Caso Playboy (Tribunale Napoli 26 febbraio 2002) • Registrazione del sito www.playboy.it • Richiesta di accertamento della contraffazione del marchio/denominazione sociale Playboy • Identità parte denominativa del second level • Irrilevanza della parte grafica del sito: maialino con bombetta / coniglietto con papillon

Marchio “Freddy” domain name “Freddystyle.it” (Tribunale di Roma 20 agosto 2007); • Marchio “Unipol” domain name “Unipolassicurazioni.it” (Tribunale di Bologna 29 agosto 2007) • Marchio “Bologna Fiere” domain name “bedandbreakfastfieradibologna.it” “badandbreakfastbolognafiera” e “fierabolgna.eu” (Tribunale Bologna 31 gennaio 2007)

• Dominio “efinitalia.it / Marchio “Finitalia”” (Tribunale di Bologna 27 maggio 2009) “va esclusa la confondibilità tra due marchi deboli molto diversi dal punto di vista visivo, in cui l’unico dato che avvicina i due segni è l’aspetto meramente fonetico”; “L’adozione del domain name <efinitalia.it> comporta violazione del divieto di utilizzazione dell’altrui marchio <Finitalia> come domain name”

Le azioni giudiziarie esperibili • Azioni cautelari. • Presupposti: Fumus Boni Iuris e Periculum in mora • Provvedimenti: - Inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato (art.133 CPI) - Trasferimento provvisorio (art.133 CPI) - Pubblicazione del provvedimento

• Giudizio ordinario: - Accertamento della sussistenza dell’illecito Inibitoria dell’uso del segno - Revoca della registrazione del domain name ovvero trasferimento da parte dell’autorità di registrazione -Condanna al risarcimento dei danni - Pubblicazione della sentenza

CONCORRENZA SLEALE • ART. 2598 c.c.: <compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente utilizzati da altri; 2) …. 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda>

Art. 12 CPI: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data di deposito della della domanda: a):….. b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri, se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.”