Caso giurisprudenziale sul marchio 4 Cass., 20 aprile 2004, n. 7488 Parma, 9 ottobre 2008

Causa trib. Milano (data non nota) La Dama s.p.a., esercenti maglificio, conveniva davanti al Tribunale di Milano, la Benettn gruop s.p.a. Chiedendo che fosse dichiarata la nullità di cinque marchi registrati dalla convenuta perché tutti includenti la parola “colors”, rispetto alla quale essa attrice rivendicava un diritto esclusivo di marchio risalente al 1968. Chiedeva inoltre condanna alla distruzione dei prodotti ed al risarcimento dei danni da concorrenza sleale. Resisteva la convenuta, negando l’interferenza dei propri segni con quelli della Dama.

Tribunale di Milano (data non nota) Il tribunale riteneva la natura del marchio debole a proposito del segno dell’attrice e dichiarava la nullità di tre dei marchi della Benetton accusati di contraffazione. Respingeva la domanda relativamente agli altri marchi Benetton ritenendoli sufficientemente differenziati.

Ricorso in appello Ricorre in appello la Benetton. Si costituisce e propone appello incidentale la Dama

Sentenza Corte Appello Milano (data non nota) La Corte d’Appello riformava la prima sentenza accogliendo in gran parte l’appello principale. Il secondo giudice ravvisava nei marchi Dama la natura del c.d. marchio di insieme, ovvero di segni costituiti ciascuno da elementi singolarmente dotati di descrittività e genericità, ma tuttavia suscettibili di determinare effetto distintivo e dunque di accedere alla tutela in questione in virtù della combinazione della quale fanno parte, essa dotata di originalità. Riteneva pertanto che solo la loro integrale ripetizione (nella specie, non sussistente), non essendo ravvisabile nella parola “color” la funzione di “cuore del segno” per assoluta sua genericità, poteva realizzare l’ipotesi contraffattiva.

Ricorso in cassazione La Dama ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello. Resiste la Bentton con controricorso.

Motivo del ricorso da parte della Dama s.p.a. E’ erronea la motivazione della corte milanese secondo cui la parola “colors” manca di autonoma tutelabilità per assoluta genericità, cosicché essa non può fungere nemmeno da cuore del segno, complesso o articolato che sia. Si doveva invece riconoscere la natura di marchio debole di quello della Dama e di cuore di tale marchio della parola “colors”.

Decisione 12 marzo 2008 Il primo motivo viene respinto perché: la corte di merito ha ragionato in tema di “marchio di insieme”, figura giurisprudenziale che a sua volta si distingue dal “marchio complesso”. Il marchio complesso è un segno che risulta da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità. Nel marchio di insieme manca invece un elemento caratterizzante, essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività. E’ invece la loro combinazione che può avere un valore distintivo più o meno accentuato.

Decisione 12 marzo 2008 Ciò posto la corte d’appello è passata all’indagine di fatto che ad essa competeva. Ed essa ha ritenuto che la parola “color” inserita nel marchio della Dama sia dotata di capacità distintiva e quindi non può costituire cuore del marchio. La suprema corte non ravvisa perciò nella sentenza della corte d’appello illogicità, ecc.

Dispositivo Rigetta il ricorso, Condanna la ricorrente al pagamento della spese del giudizio che liquida in Euro 100,00 oltre agli onorari che liquida in Euro 10.000,00, nonché alle spese generali ed accessori come per legge.