Contratti di merchandising: inadempimento e contraffazione Luciano Daffarra Studio Legale Daffarra&Partners CONVEGNO INDICAM 3/7/01

Il contratto di “licensing”: cos’è? E’ l’accordo a mezzo del quale il titolare di un marchio o dei diritti su un’opera dell’ingegno concede in uso a un terzo un determinato “segno distintivo” di vasta notorietà per la realizzazione di prodotti commerciali. Tale bene può consistere in: un nome, un disegno, un’immagine, un simbolo grafico, una firma o in un insieme composito di questi elementi.

Il contratto di “licensing”: cos’è? Secondo Auteri (Riv. Dir. Ind., 1989) negli accordi di licenza ove sia impiegato un “marchio celebre” la validità del contratto è subordinata alla duplice condizione, posta nell’interesse del consumatore, che esista una assoluta diversità merceologica fra prodotti del licenziante e prodotti del licenziatario e che sia reso noto che i prodotti marchiati dal licenziatario non provengono dall’impresa del licenziante.

Origini del licensing Il merchandising nasce in Inghilterra alla fine del XIX secolo quando alcuni personaggi di fiabe vennero riprodotti e trasferiti su altri prodotti* Negli anni ‘30 la Disney fece realizzare un diario scolastico con l’effigie di Topolino: così nacque la produzione su larga scala di beni di merchandising. * Il primo giocattolo basato su un personaggio fu Peter Rabbit, creato sulla base del protagonista del libro di Beatrix Potter (1903)

Origini del “licensing” (segue) Negli anni ‘40 continuò il successo dei personaggi di film e fumetti trasposti nei prodotti commerciali. Negli anni ‘50 gli stilisti della moda scopersero il licensing realizzando pupazzi e figurine, riproducenti i personaggi televisivi di successo. Negli anni ‘60 la NFL promosse il primo programma di licensing nel settore sportivo.

Origini del “licensing” (segue) Negli anni ‘70 si sviluppa il fenomeno del licensing come lo conosciamo oggi con il successo di “Guerre Stellari” che portò alla realizzazione di un business da 2,5 miliardi di dollari con le licenze per la produzione di giochi e giocattoli recanti le fattezze dei personaggi, delle astronavi e delle armi del film.

Il contratto di licensing: struttura Gli accordi di licensing sono “contratti atipici” in cui la componente della licenza di marchio e/o di copyright è accompagnata da una serie di obblighi per il licenziatario che normalmente comprendono: il rispetto di precisi criteri di qualità del prodotto, il numero di esemplari realizzati, il minimo garantito, il prezzo di vendita, gli sconti, i canali distributivi, la pubblicità e la promozione, i resi e il materiale residuo al termine del contratto, il sell-off, la cooperazione contro la contraffazione, le azioni legali a difesa del prodotto/marchio.

Il contratto di licensing: struttura Identificazione delle parti: Licenziante e Licenziatario; Nome/marchio/immagine/sembianza concessi in licenza; Prodotto/i oggetto della licenza; Territorio della licenza; Durata della licenza;

Il contratto di licensing: struttura segue Corrispettivo (composto da: M.G. recuperabile e royalty sul fatturato lordo); Rapporti periodici sulle vendite; Esclusiva; Riserva di alcuni diritti a favore del Licenziante; Avviamento legato al nome;

Il contratto di licensing: struttura segue Il riconoscimento da parte del licenziatario del titolo e della piena validità dei diritti del Licenziante; Manleva verso il Licenziante per eventuali difetti dei prodotti realizzati ed obbligo di stipula di inerente assicurazione per i danni al consumatore; Elevato livello qualitativo dei prodotti in licenza;

Il contratto di licensing: struttura segue Indicazioni da apporre sui prodotti recanti il nome/marchio/immagine; Realizzazione del materiale promozionale; Obblighi di distribuzione; Cause di risoluzione del contratto; Destinazione del materiale a magazzino al termine del contratto;

Il contratto di licensing: struttura segue Divieto di cessione a terzi del contratto e degli inerenti diritti; Qualificazione del rapporto giuridico in essere fra le parti; Legge applicabile e foro competente in via esclusiva.

Il contratto di licensing: connotazioni fondamentali Netta diversità merceologica fra i prodotti fabbricati dal licenziante e quelli realizzati dal licenziatario sotto un medesimo marchio “celebre” (Dir. UE del 21 dicembre 1988 sui marchi d’impresa); Controllo di qualità e divieto per il licenziatario di realizzare prodotti non selezionati e approvati.

Il contratto di licensing: requisiti fondamentali Rispetto degli standard artistici e qualitativi imposti dal licenziante (con il consenso dell’ eventuale autore). Consegna al licenziatario di materiale di raffronto. Approvazione da parte del licenziante: a) dell’art-work e/o del prototipo del prodotto; b) del packaging e del materiale promozionale che lo accompagna; c) delle etichette, delle sovrastampe e delle altre indicazioni riprodotte sul bene; d) di tutte le forme pubblicitarie, degli story-board, dei testi, del materiale promozionale relativo ai prodotti in licenza.

Il contratto di licensing: requisiti fondamentali Approvazione di ogni singolo prodotto da parte del licenziante; Invio al licenziante di un adeguato numero degli esemplari “tipo” prodotti dal licenziatario; Facoltà per il licenziatario di proibire la produzione, la promozione o la vendita dei prodotti non conformi agli standard fissati dal licenziante o da esso non approvati. Obbligo dell’indicazione, su tutti i prodotti, sul materiale di packaging e sul materiale promozionale, della copyright notice e della trademark notice.

Il contratto di licensing: requisiti fondamentali Obbligo di astensione da parte del licenziatario dalla registrazione di copyright o di marchio relativi ai prodotti oggetto della licenza. Vincolo a che l’uso del nome e del marchio del licenziatario siano riprodotti in maniera tale da evitare ogni possibile confusione fra il titolare degli stessi e il licenziante ovvero il suo marchio, il suo copyright o i suoi prodotti. La violazione di una qualsiasi delle previsioni facenti parte dei “requisiti fondamentali” può dare luogo alla risoluzione del contratto e alla retrocessione dei diritti oggetto della licenza.

Il contratto di licensing: la contraffazione Sul piano contrattuale la contraffazione consiste nella produzione o distribuzione di un numero di esemplari eccedente quello concordato fra le parti; Sotto il profilo extracontrattuale per contraffazione si intende la realizzazione di prodotti di imitazione prodotti o posti in commercio senza il consenso del titolare del segno distintivo o delle immagini.

Il contratto di licensing: la contraffazione La realizzazione o la vendita di prodotti oggetto della licenza al di fuori del controllo del licenziante può essere causa di risoluzione automatica del contratto inter partes e fonte di risarcimento del danno. Tale violazione costituisce altresì illecito penale.

Il contratto di licensing: la contraffazione e i rimedi civili In caso di contraffazione dovuta ad inadempimento contrattuale del licenziatario è opportuno prevedere una clausola penale che stabilisca un risarcimento per ogni esemplare realizzato/posto in commercio senza il consenso del titolare dei diritti; In assenza di tale previsione la determinazione del danno andrà effettuata in base alle disposizioni di cui all’art. 1223 del codice civile.

Il contratto di licensing: la contraffazione e i rimedi civili Laddove la contraffazione sia stata posta in essere da terzi, senza il consenso del licenziatario, di regola il titolare dei diritti agisce nelle sedi prescelte, con l’obbligo del licenziatario di rendere ad esso note eventuali violazioni che possano riguardare i prodotti concessi in licenza. I rimedi previsti contro le violazioni che riguardano i prodotti in licenza sono rappresentati principalmente dalle norme processuali civili che regolano i provvedimenti interinali sia per i marchi che, ove ne ricorra il caso, per il diritto d’autore.

Il contratto di licensing: la contraffazione e i rimedi civili I provvedimenti che possono essere chiesti al giudice competente sono l’inibitoria di cui all’art. 700 c.p.c. ovvero, se ne ricorra la fattispecie, i rimedi previsti dalle leggi speciali (Legge Marchi, Legge Brevetti e Legge Autore) in tema di descrizione, accertamento e perizia, oltre al sequestro. Come è stato osservato da autorevoli relatori, la L. 248/00 in materia di diritto d’autore ha escluso dalla disciplina presente nelle altre leggi speciali sopra citate, sia la richiesta di esibizione e di informazione tramite l’interrogatorio della controparte che la richiesta di un ordine del giudice volta a fornire gli elementi di identificazione dei soggetti implicati nelle contraffazioni.