ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DI MARCHI E BREVETTI (Dr. Gabriele De Cosmo)

Indice degli argomenti Principali testi normativi nazionali e internazionali Cenni ai concetti di proprietà intellettuale e proprietà industriale Definizioni di marchio e brevetto Tipologie di brevetti e requisiti di brevettabilità Procedure di registrazione La Banca dati dei Brevetti inutilizzati Alcuni dati: le invenzioni industriali 2009-2010

Principali testi normativi nazionali e internazionali

L. 21 Giugno 1942, n. 929 e ss. mod. (cd. Legge Marchi) Codice civile: Artt. dal 2584 al 2594: invenzioni e modelli; Artt. dal 2569 al 2574: marchi d’impresa Codice penale: Art.343 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali. Art.474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; Art.475 c.p. - Pena accessoria Art.514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali Art.515 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; RD 29 Giugno 1939, n.1127 e ss. mod. in materia di brevetti per invenzione; L. 21 Giugno 1942, n. 929 e ss. mod. (cd. Legge Marchi) D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e ss. mod. (cd. Codice della proprietà industriale);

Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Parigi 20 Marzo 1883) Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 14 Aprile 1891) Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio comunitario (20 Dicembre 1993) Trattato di cooperazione in materia di brevetti -PCT- (Washington 19 Giugno 1970), reso esecutivo con legge 21 Dicembre 1984, n. 890

Cenni ai concetti di proprietà intellettuale e proprietà industriale

La proprietà intellettuale è l’insieme dei diritti della persona sull’opera dell’ingegno, (diritto d’autore) La proprietà industriale è, in particolare, l’insieme dei cd. diritti di esclusività riconosciuti a un dato soggetto (persona fisica o giuridica) su marchi, invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali.

Il diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2575 c. c Il diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2575 c.c., è il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l’opera nei limiti di legge (specialmente opera di carattere creativo che appartiene alle scienza, letteratura, arte etc.)

già al momento dell’atto creativo L’autore di un’opera artistica o letteraria o scientifica già al momento dell’atto creativo assume la paternità e il diritto di disporne economicamente.

L’inventore, invece, pur potendo esserne riconosciuto autore, può attuare e disporre della propria invenzione solamente ottenendone il brevetto.

Definizioni di marchio e brevetto

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un’impresa che consente di differenziare i prodotti di un determinato imprenditore da quelli similari esistenti sul mercato.

Il brevetto è il documento con il quale un’autorità, a ciò preposta, riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio nazionale e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione o il modello da lui realizzati E’ un titolo che concede all’inventore e ai suoi aventi causa (o eredi) il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio dell’invenzione o modello.

Che rapporto c’è tra brevetto e marchio? Un’ inventore può allo stesso tempo depositare un’invenzione e registrare il marchio del prodotto che impiega quella nuova tecnologia o ne costituisce il supporto. Es: se un inventore intende sfruttare il suo brevetto in modo diretto (cioè senza concederne l’uso a terzi) dovrà anche porsi probabilmente un problema di brand (cioè di marchio che identifichi il ritrovato tecnico)

Che rapporto c’è tra diritto d’autore e brevetto? L’inventore può essere riconosciuto autore, ma non avere ancora o mai il cd. diritto di brevetto. Es: se la realizzazione dell’idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente o come conseguenza di questo, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’inventore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore. In alcuni casi il Codice di proprietà industriale prevede la possibilità di diventare anche autore: infatti, con il D.Lgs. 2.2.2001, n. 95, è stata prevista la possibilità proteggere il disegno o modello anche con il diritto d’autore (presso la Siae) a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (durata: 70 anni)

Tipologie di brevetti e requisiti di brevettabilità

I brevetti si distinguono principalmente in: Invenzioni Modelli di utilità Modelli ornamentali

Invenzione: è la soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico atta ad avere un’applicazione industriale. alcuni esempi: una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto, un risultato industriale, l’applicazione tecnica di un principio scientifico atta a dare immediati risultati industriali.

Modello di utilità: è un modello atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili ed oggetti d’uso in genere. Es: una particolare impugnatura di un utensile o un nuovo più comodo dispositivo di accensione di una moto o un sellino anatomico particolare etc… Requisiti del modello di utilità: deve trattarsi di oggetti materiali; nuovi; in grado di apportare dei vantaggi rispetto agli oggetti preesistenti; vantaggi di natura tecnico-funzionale.

Modello ornamentale /disegno industriale: riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori, dei contorni, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Es: una certa forma o certi colori che servono ad abbellire un prodotto quale un utensile, una parte di un veicolo etc. Vi rientrano anche i disegni di uno stilista, o le forme/linee di oggetti di arredo.

Il modello ornamentale va ben tenuto distinto dal marchio di forma: è tale ad es. la forma della bottiglietta della Coca Cola o del Campari in cui la forma particolarmente fantasiosa o bizzarra rende quel modello direttamente tutelabile come marchio figurativo immediatamente riconoscibile.

Requisiti di brevettabilità (in generale): Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica e se non è stata ancora divulgata. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; Attività inventiva: l’invenzione deve essere originale, deve essere estrinsecamente nuova ed essere il risultato di uno sforzo inventivo. Non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per un esperto del ramo. Per i modelli l’attività inventiva è costituita dalla particolare efficacia o comodità di applicazione (modelli di utilità), o dallo speciale ornamento (modelli ornamentali); Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale; Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sono considerate invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori; la presentazione di informazioni; le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse;

Procedure di registrazione

I brevetti si possono registrare presso: la Camera di Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti; l’UIBM (con sede a Roma, via Molise, 19 00154 ROMA); presso l’EPO- European Patent Office (per il brevetto europeo); presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra (per la domanda internazionale di brevetto secondo la cd. procedura PCT -Trattato di Cooperazione Internazionale)

Il brevetto europeo si può registrare presso: In particolare: Il brevetto europeo si può registrare presso: L’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti), nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia e Berlino; Uffici Brevetti Nazionali degli Stati contraenti. Il brevetto internazionale (domanda PCT) si può depositare presso: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19, 00154 ROMA anche tramite il servizio postale; OMPI – Boite PCT - 34, chemin des Colombettes - CH – 1211 Genève 20; Ufficio Europeo dei Brevetti (sia alla sede dell’Aia che a quella di Monaco di Baviera).

Presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio è possibile : Depositare e rinnovare i brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità industriale; Registrare disegni o modelli; Registrare e rinnovare i marchi d’impresa; Trascrivere gli atti di modifica della titolarità del marchio; Annotare le variazioni anagrafiche dei titolari di brevetti; Presentare istanze di variazione, integrazione, rettifica relative a marchi e brevetti.  

Quali sono gli effetti della domanda? Il monopolio (diritto di attuazione e sfruttamento) decorre dalla data di presentazione della domanda ed ha la seguente durata: per le invenzioni: 20 anni; per i disegni o modelli: 5 anni (prorogabile fino a 25 anni); per i modelli di utilità: 10 anni.

Come si deposita un’invenzione Come si deposita un’invenzione? Il brevetto è non solo il documento, ma anche il provvedimento (informatizzato) in cui culmina il procedimento amministrativo (ora anche telematico) di deposito e registrazione dell’invenzione o delle altre idee brevettabili. L’atto di inizio del procedimento è una domanda che deve essere depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti e redatta su apposito modulo (reperibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito www.pg.camcom.gov.it / la tutela e la trasparenza del mercato) La domanda deve essere compilata a macchina o con il computer, firmata in originale e completa degli allegati. Pagati i diritti di segreteria viene rilasciato un verbale di deposito.

Il periodo di segretezza dell’invenzione depositata Dalla data di deposito decorre un periodo di 3 mesi in cui da parte di terzi non è visibile né la domanda né il fascicolo custodito presso l’UIBM. Dopo la scadenza dei 3 mesi il titolare (depositante) ha facoltà di prorogare tale periodo di segretezza per ulteriori 9 mesi oppure può rendere libero l’accesso agli atti. La visibilità della domanda implica solo la conoscenza degli atti (ad es. le rivendicazioni, i disegni etc.) da parte dei terzi interessati (ad es. aziende che volessero avere la licenza), fermo restando il diritto di esclusività spettante al titolare.

La domanda deve contenere (a pena di inammissibilità) i seguenti elementi e allegati: n. 1 marca da bollo da € 14,62 (per la copia conforme all’originale); la descrizione sommaria dell'essenza del trovato, ampliando quanto risulta dal titolo della stessa invenzione (esporre brevemente lo stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata); un riassunto (breve descrizione); le rivendicazioni indicate con numeri arabi consecutivi (cioè indicare brevemente, ma con chiarezza, le parti essenziali e nuove del trovato; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola delle parti che si intende rivendicare). traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, allegata come documento a parte (in mancanza, corresponsione del "diritto per la ricerca" di € 200,00 richiesto dal Ministero); designazione dell’inventore in bollo (marca € 14,62), obbligatoria solo nel caso di deposito di società; tavole dei disegni.

Quali sono i costi per registrare un brevetto? Vanno versati: - diritti di segreteria (pagabili sul ccp della CCIAA) ammontano a euro 45,00 di cui € 40,00 per diritti di segreteria ed € 5,00 per spese postali (per il rilascio di copia autentica del verbale di deposito). - diritti di deposito; sono stati reintrodotti col Decreto interministeriale del 2 Aprile 2007 e ammontano a : Euro 120,00 (se descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine) Euro 160,00 (tra le 11 e le 20 pagine) Euro 400,00 (tra le 21 e le 50 pagine) Euro 600,00 (se superano le 50 pagine) Euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima Euro 200,00 per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) Euro 50,00 (se descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico - modalità di invio telematico - )

Le domande per modello di utilità e modello ornamentale Deposito modello ornamentale: La domanda deve essere depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti e redatta su apposito modulo (reperibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito web della CCIAA). Per quanto riguarda i disegni o modelli si fa presente che con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione da 2 a 100 modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classifica internazionale. Deposito modello di utilità: La domanda deve essere depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti e redatta su apposito modulo (reperibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito web della CCIAA). La domanda deve essere compilata a macchina o con il computer, firmata in originale e completa degli allegati: descrizione del modello; la riproduzione grafica del modello; le rivendicazioni (facoltative nel caso di disegni o modelli).

Cenni alla registrazione del marchio La domanda di registrazione del marchio deve essere depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio e redatta su apposito modulo La domanda deve essera compilata a macchina o con il computer e firmata in originale. Alla domanda vanno allegati: l’attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa su c/c postale n. 82618000 pari a €101,00 per la prima classe (per ogni classe aggiunta: €34,00) intestato a Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara; l’attestazione del pagamento di una somma pari a €45,00 da versare direttamente alla cassa dell’Ente di cui €40,00 per diritti di segreteria e €5,00 per spese postali; delega su carta semplice, solo se chi deposita è persona diversa dal dichiarante o dal legale rappresentante; n. 2 marche da bollo.

Diritti nascenti dal marchio Titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione per l’utilizzo nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi. Il titolare di un marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. Nel caso di marchi rinomati il divieto si estende anche a quelli non affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda ad uno degli uffici Marchi e Brevetti. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali: a tale scopo è necessario presentare apposita domanda o nei 12 mesi antecedenti la scadenza del decennio, o nei 6 mesi successivi con l’applicazione di una sopratassa.

La pratica telematica Presso la Camera di Commercio è attivo lo “Sportello Telematico” dell’Ufficio Marchi e Brevetti, un nuovo servizio che permette agli utenti di trasmettere in formato elettronico le pratiche relative alle domande di marchi d’impresa nazionali, di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, oltre a quelle di registrazione di disegni, modelli ornamentali. Il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito in formato cartaceo e comporta per l’utente vantaggi quali: la possibilità di inviare le domande di deposito e le istanze successive direttamente dal proprio pc; la possibilità di svolgere l’adempimento anche al di fuori dell’orario di apertura dell’ufficio; diritti ridotti per il deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modelli di utilità e di registrazione di disegni e modelli; diritti di segreteria ridotti per il deposito delle domande di brevetto e di registrazione e di istanze di trascrizione e di altri seguiti, relative a tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale.

La Banca Dati dei Brevetti Inutilizzati

Nel 2009 a seguito di un bando la Camera di Commercio di Perugia, in collaborazione con l’Unione nazionale delle Camere di Commercio e con Dintec, ha creato una banca dati nella quale sono raccolti tutti quei brevetti inutilizzati, cioè presentati da inventori o società con sede nella provincia (o che abbiano fatto domanda presso l’ufficio Brevetti della CCIAA di Perugia) che non hanno potuto ancora godere (per svariati motivi) di una applicazione industriale e del relativo sfruttamento economico. I soggetti interessati alla consultazione possono richiedere alla Camera di Commercio l’accesso alle informazioni contenute attraverso la compilazione di un form. La Camera registra la richiesta digitalmente. Le informazioni rilasciate dall’ufficio vanno dalla anagrafica del brevetto, al contenuto del brevetto alle informazioni fornite dai titolari che fino ad oggi hanno richiesto di essere inseriti in questo DataBase. L’ufficio camerale mette anche in contatto con il titolare del brevetto per eventuali incontri esplorativi.

Alcuni dati: le invenzioni industriali 2009-2010 Dati tratti dalla ricerca svolta dalla CCIAA di Perugia “L’andamento nazionale, quantitativo e qualitativo, della brevettazione nella Provincia di Perugia nel periodo 2009-2010”