Principi e procedure di brevettazione in Italia e all’estero ROMA, 9 ottobre 2015 Principi e procedure di brevettazione in Italia e all’estero STUDIO TORTA

Proprietà Industriale: gli strumenti base Strumenti di tutela Brevetto d’invenzione Modello d’utilità Disegni e Modelli Marchio Oggetto di tutela Invenzioni Innovazioni (utilità o comodità d’uso) Estetica del prodotto Segni distintivi © STUDIO TORTA

Cosa è il brevetto di invenzione PATTO TRA STATO E INVENTORE: Lo stato assicura all’inventore una esclusiva di 20 anni L’inventore si impegna a: rendere pubblica la propria invenzione (innovazione incrementale) pagare le tasse relative © STUDIO TORTA

Cosa è il brevetto di invenzione Il brevetto è un documento tecnico-legale pubblico che conferisce al titolare l’esclusiva di produrre, commercializzare ed utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto; Tale diritto ha una durata di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda e non è rinnovabile; Ha un limite territoriale © STUDIO TORTA

Diritti conferiti da un brevetto I diritti di un brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e trarne profitto, in particolare: nel caso di un prodotto, diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; nel caso di un procedimento, diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. © STUDIO TORTA

Eccezioni alla esclusiva (Art. 68) La facoltà esclusiva attribuita al brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di una autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie (C) STUDIO TORTA

COSA E’ BREVETTABILE ART. 45 CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale. 2. Non sono considerate invenzioni ….. Le scoperte scientifiche e i metodi matematici; I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; Le presentazioni di informazioni 3. Le disposizioni del comma precedente escludono la brevettazione di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. © STUDIO TORTA

4. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati. 5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. © STUDIO TORTA

Invenzione brevettabile PROBLEMA TECNICO INVENZIONE (SOLUZIONE TECNICA) EFFETTO TECNICO (C) STUDIO TORTA

Tipologie di Invenzioni INVENZIONE DI PRODOTTO (dispositivo; impianto; composto; miscela di composti; ecc.) INVENZIONE DI PROCEDIMENTO (procedimento per la realizzazione di determinati prodotti; metodo di sintesi; metodo di estrazione; ecc.) INVENZIONE DI USO (uso di un certo dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso di una sostanza o di una composizione di sostanze; ecc.) © STUDIO TORTA

Principali requisiti di brevettabilità Novità Attività inventiva Industrialità L’invenzione non deve essere compresa nello “stato della tecnica”: novità assoluta L’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo “stato della tecnica” per un “esperto del ramo” Suscettibile di applicazione industriale © STUDIO TORTA

Lo stato della tecnica per la valutazione della novità e dell’attività inventiva Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito o di priorità della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. © STUDIO TORTA

Esempi di divulgazioni che costituiscono lo stato della tecnica domande e brevetti anteriori; pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni tecnico scientifiche; interventi a congressi; esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere accessibile); vendita di prodotti (anche una singola vendita costituisce divulgazione, la prove della divulgazione e della data di divulgazione tramite fatture devono essere spesso accompagnate da prove testimoniali). © STUDIO TORTA

Struttura del brevetto Dati bibliografici titolare, inventore, data deposito, pubblicazione, concessione Titolo e Riassunto Descrizione stato dell’arte, problema tecnico, descrizione di almeno un esempio di attuazione Rivendicazioni definiscono l’ambito di tutela legale Disegni © STUDIO TORTA

Descrizione esame dello “stato dell’arte” discussione del “problema tecnico” esposizione “chiara e completa” degli esempi di attuazione (C) STUDIO TORTA

Sufficienza di descrizione (Art. 51) 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento. (C) STUDIO TORTA

Sufficienza di descrizione (Art. 76) Il brevetto è nullo 1) …… 2) Se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; ………. (C) STUDIO TORTA

Rivendicazioni (Art. 52) 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. -------------------------------------------------------------------- I TERMINI DELL’ESCLUSIVA SONO DETERMINATI DALLA COMBINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE RIPORTATE NELLE RIVENDICAZIONI (C) STUDIO TORTA

La redazione delle rivendicazioni comporta ricerca degli “elementi essenziali” “generalizzazione” dell’idea inventiva (tutela delle “soluzioni equivalenti”) formulazione da confermare solo dopo approfondita valutazione con l’inventore (C) STUDIO TORTA

Diverse tipologie di rivendicazioni Rivendicazioni di prodotto: un dispositivo; impianto; un composto; una miscela di composti; ecc. Rivendicazioni di procedimento: metodo di sintesi; metodo di estrazione; procedimento utilizzato da una determinata macchina; ecc. Rivendicazioni di uso: uso di un certo dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso di una sostanza o di una composizione di sostanze © STUDIO TORTA

Rivendicazioni indipendenti: comprendono da sole tutte le caratteristiche tecniche per definire l’invenzione da proteggere (più generiche – maggiore protezione) – vantaggio principale – Rivendicazioni dipendenti: aggiungono ulteriori caratteristiche tecniche a quanto già definito dalla rivendicazione da cui dipendono (più specifiche – minore protezione) – vantaggi secondari – Le caratteristiche tecniche riportate nelle rivendicazioni dipendenti partecipano a definire l’ambito di esclusiva solo qualora la rivendicazione indipendente venga giudicata priva dei requisiti di brevettabilità

Two-part form claims Invenzione da proteggere è definita dalla combinazione delle Caratteristiche appartenenti all’arte nota, Caratterizzato dal fatto che/di (in cui) Caratteristiche nuove dell’invenzione

Quando brevettare Non appena l’idea è compiuta ed è possibile fornirne una descrizione almeno in forma schematica Prima di una qualsiasi divulgazione dell’invenzione (descrizione scritta od orale, utilizzazione, commercializzazione o un qualsiasi altro mezzo) © STUDIO TORTA

CONVENZIONI INTERNAZIONALI Come brevettare Italia Singoli depositi in rispettivi Paesi VIE NAZIONALI EPC (European Patent Convention) PCT (Patent Cooperation Treaty) AEPO (Brevetto euroasiatico) GCC (stati Golfo Persico) CONVENZIONI INTERNAZIONALI © STUDIO TORTA

Brevetto Italiano Grazie ad un accordo fra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e lo European Patent Office (EPO), l'EPO effettua una ricerca di anteriorità per ogni domanda di brevetto italiano che NON rivendica nessuna priorità e prepara una opinione scritta sulla effettiva brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto. Generalmente entro 7/9 mesi dalla data di deposito, l'UIBM fornisce il rapporto di ricerca (RR) e l'opinione scritta emessi dall’EPO ed invita il titolare a depositare una risposta entro il termine di 21 mesi dalla data di deposito (3 mesi dopo la pubblicazione) o, se tale termine è superato, entro 3 mesi dalla ricezione del rapporto di ricerca. Dopo la ricezione della risposta del titolare, l’UIBM conduce un esame basato sulle anteriorità citate nel RR. Tale esame può portare alla concessione immediata del brevetto, all'emissione di un’azione ufficiale o al respingimento della domanda, con modalità analoghe a quanto avviene, ad esempio, per le domande di brevetto europeo. © STUDIO TORTA

PROCEDURA ITALIANA 7/9 12 18 21 32? 20 x 12 mesi (C) STUDIO TORTA Deposito domanda Pubblicazione domanda Concessione brevetto Termine brevetto mesi 7/9 12 18 21 32? 20 x 12 Ricerca di Anteriorità e opinione di brevettabilità Limite per estensione (es. in Europa o a livello internazionale Risposta alle obiezioni sollevate nel rapporto di ricerca (C) STUDIO TORTA

Vantaggi legati al primo deposito in Italia Vantaggi economici : Il costo della ricerca di anteriorità, stimato in circa 2.500 Euro, è sostenuto interamente dall’UIBM; In caso di estensione della domanda italiana come domanda di brevetto europeo o domanda internazionale PCT, il titolare ha diritto ad un rimborso, almeno parziale, delle tasse di ricerca. Vantaggi procedurali : l’estensione della domanda italiana può essere fatta tenendo in debita considerazione le anteriorità citate nel RR e le eventuali obiezioni sollevate nell’opinione scritta. © STUDIO TORTA

RAPPORTO DI RICERCA CONTIENE l’indicazione dei documenti ritrovati; le rivendicazioni per i quali questi documenti sono pertinenti; il grado della loro pertinenza (codice A, X e Y); l’indicazione della parte da considerare per verificare la pertinenza; l’indicazione della famiglia brevettuale di ogni documento ritrovato. (C) STUDIO TORTA

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Priorità Il diritto di priorità è sancito dalla Convenzione d’Unione di Parigi (Art.4) ed è valido tra gli Stati aderenti all’Unione. Es. a seguito di un deposito in Italia di una domanda di brevetto o di modello di utilità (primo deposito), il titolare entro dodici mesi può depositare una domanda di brevetto in un altro paese, relativamente alla medesima invenzione, retrodatando gli effetti di questo deposito alla data del deposito italiano. © STUDIO TORTA

Dove estendere Principali paesi di produzione (filiere/distretti) Principali mercati di sbocco (attuali e futuri) Paesi dei maggiori concorrenti Dove è possibile fare valere i propri diritti © STUDIO TORTA

DIVERSE POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE Singoli depositi in rispettivi Paesi EPC (Brevetto Europeo ) PCT (Brevetto Internazionale) AEPO (Brevetto euroasiatico) GCC (stati Golfo Persico) Vie nazionali Convenzioni Internazionali © STUDIO TORTA

BREVETTO EUROPEO 38 PAESI CONTRAENTI AUSTRIA ALBANIA BELGIO BULGARIA CROAZIA CIPRO REPUBBLICA CECA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA UNGHERIA ISLANDA IRLANDA ITALIA LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MONACO REPUBBLICA DI MACEDONIA NORVEGIA OLANDA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SERBIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA SVIZZERA SAN MARINO TURCHIA REGNO UNITO (C) STUDIO TORTA

Due paesi di estensione MONTENEGRO BOSNIA HERZEGOVINA (C) STUDIO TORTA

Brevetto Europeo Attualmente 38 Paesi aderiscono alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) L’elenco aggiornato dei paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) è disponibile all’indirizzo: http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html © STUDIO TORTA

Brevetto Europeo Grazie alla European Patent Convention (EPC) è possibile sfruttare un’unica procedura di brevettazione di fronte allo European Patent Office (EPO) al fine di ottenere la protezione brevettuale di un’invenzione in uno o più dei paesi aderenti alla EPC. In seguito al deposito di una domanda di brevetto europeo, la procedura europea prevede: l’emissione di un rapporto di ricerca che include anche una opinione scritta sulla effettiva brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda europea (Extended European Search Report – EESR); l’esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda europea basato sulle anteriorità citate nell’EESR; tale esame può portare alla concessione di un brevetto europeo o al rifiuto della domanda; in caso di concessione, il brevetto europeo va validato nei singoli paesi aderenti all’EPC di interesse (diversi requisiti di validazione per i diversi paesi); eventuali procedure successive alla/al concessione/rifiuto. © STUDIO TORTA

PROCEDURA EUROPEA k+3 12 18 n n+6 p p+4 k k+9 (C) STUDIO TORTA Richiesta Esame + designazione Pubblicazione domanda Pubblicazione concessione RR + PO IT GB 12 18 n n+6 p p+4 k DE k+9 FR A1 (Domanda + RR) Deposito europeo Traduzioni lingue non ufficiali e Pagamento tasse Limite per opposizione A2 (Domanda) Notifica ufficiosa di concessione A3 (RR) (C) STUDIO TORTA

Domanda Internazionale PCT Attualmente 148 Paesi aderiscono alla Convenzione Internazionale PCT L’elenco aggiornato dei paesi aderenti alla Convenzione Internazionale PCT è disponibile all’indirizzo: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html © STUDIO TORTA

Il brevetto Internazionale PCT (PATENT COOPERATION TREATY – 148 PAESI) Fasi nazionali (IPRP=RR+WO) EP (31) JP Deposito nazionale Pubblicazione domanda CN RR+ WO 30 US Demand (+ emendamenti) 12 16 18 22 EP (31) Deposito PCT A1 (Domanda + RR) JP Richiesta IPRP (Demand) A2 (Domanda) CN 30 US A3 (RR) Fasi nazionali (C) STUDIO TORTA

Domanda Internazionale PCT In seguito al deposito di una domanda internazionale, la procedura PCT prevede: l’emissione di un rapporto di ricerca (International Search Report - ISR) che include anche una opinione scritta (Written Opinion - WO) sulla effettiva brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda internazionale; la possibilità di richiedere l’esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda internazionale basato sulle anteriorità citate nell’ISR; l’emissione di un rapporto internazionale preliminare di brevettabilità (International Preliminary Report on Patentability - IPRP) che, nel caso sia stato richiesto l’esame, riporta l’esito di tale esame, altrimenti è identico alla WO. La fase PCT termina una volta che sono passati 30/31 mesi dalla data di deposito/priorità. A quel punto, per poter proseguire l’iter di brevettazione, è necessario depositare le cosiddette fasi nazionali/regionali di interesse (ad esempio in Europa, USA, JP, CN, RU, ecc.) proseguendo così la procedura di brevettazione di fronte ai diversi uffici brevetti nazionali/regionali (ad esempio EPO, USPTO, JPO, SIPO, ecc.). © STUDIO TORTA

Grazie per l’attenzione! Dott. Cesare Bosman bosman@studiotorta.it STUDIO TORTA