Università degli studi di Pavia Corso di diritto dei marchi a.a. 2009/2010 Parte seconda: i segni distintivi 4. la disciplina del marchio registrato.

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1 Università degli studi di Pavia Corso di diritto dei marchi a.a. 2009/2010 Parte seconda: i segni distintivi 4. la disciplina del marchio registrato

2 La disciplina del marchio registrato Le tipologie di marchi marchi denominativi marchi figurativi marchi complessi marchi individuali marchi collettivi marchi sonori marchi olfattivi marchi forti marchi deboli

3 La disciplina del marchio registrato

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7 I segni registrabili come marchi ed i requisiti di tutela

8 La disciplina del marchio registrato Sono requisiti di tutela di un marchio La rappresentabilità grafica del segno La capacità distintiva La novità Il rispetto dei diritti pregressi di terzi La liceità Il rispetto degli stemmi, emblemi e bandiere La non decettività La buona fede della registrazione

9 La disciplina del marchio registrato Ai sensi dell'art. 7 cpi. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. L'art. 7 cpi contiene un elenco di segni registrabili come marchi che ha carattere esemplificativo (CG C-273/00). Pertanto anche entità non comprese nell'elenco possono essere registrate come marchi. E così in particolare possono (astrattamente) essere registrati come marchi: - le fragranze (cd. marchi olfattivi); - i colori semplici (diversi dalle combinazioni di colori).

10 La disciplina del marchio registrato I requisiti previsti dall'art. 7 cpi - l'idoneità del segno ad essere rappresentato graficamente - il carattere distintivo

11 La disciplina del marchio registrato L'idoneità del segno ad essere rappresentato graficamente

12 La disciplina del marchio registrato L'idoneità del segno ad essere rappresentato graficamente L'rt. 7 cpi non dice che registrabili come marchi sono solo i segni percepibili col senso della vista. È infatti opinione pacifica che (almeno in astratto) registrabili come marchi sono anche i segni percepibili con sensi diversi dalla vista, quali ad esempio: l'udito e l'olfatto. In astratto sono quindi registrabili come marchi: - tutti i segni percepibili con la vista; - tutti i segni percepibili con l'olfatto (cd. marchi olfattivi) - tutti i segni percepibili con l'udito (cd. marchi sonori)

13 La disciplina del marchio registrato In alcune sue decisioni la Corte di Giustizia ha chiarito la portata del requisito della rappresentazione grafica. Queste decisioni riguardano precisamente i marchi olfattivi, i marchi di colore ed i marchi sonori. E sono: - CG. 12 dicembre 2002 C-273/00 sui marchi olfattivi - CG. 6 maggio 2003 C-104/01 sui marchi di colore - CG. 27 novembre 2003 C-283/01 sui marchi sonori

14 La disciplina del marchio registrato In tutte queste decisioni la CG ha chiarito che il requisito della rappresentazione grafica impone al richiedente di rappresentare il segno visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza. Questa esattezza nell'individuazione del marchio è richiesta per determinare con esattezza l'oggetto della protezione. Il titolare del marchio registrato deve permettere a chi consulta un registro pubblico che contiene marchi di individuare con esattezza quale è il marchio protetto. Una registrazione che non consenta di individuare con precisione quale è il marchio protetto non è dunque ammissibile.

15 La disciplina del marchio registrato Domanda. Quali sono le conseguenze di questa regola sui diversi tipi di marchi che abbiamo sin qui ricordato? - I marchi di colore sono registrabili solo se il colore viene indicato con precisione mediante l'indicazione in codice della tonalità che il titolare vuole registrare. Non sono invece registrabili come marchi di colore i colori descritti esclusivamente con l'indicazione generica della tonalità (arancione, bianco, ecc.) oppure con la presentazione di campioni (che potrebbero sbiadirsi col tempo). - I marchi olfattivi non sono registrabili perché non esistono modalità che consentono di determinare con esattezza ed in modo immutabile la fragranza che il titolare vuole registrare. Tali modalità non sono in particolare le formule chimiche (troppo generiche) o il deposito di campioni (di difficile consultazione) - I marchi sonori sono registrabili solo mediante rappresentazione con pentagramma. Non sono invece registrabili mediante deposito di campione del suono o semplice indicazione della sequenza di note.

16 La disciplina del marchio registrato Il carattere distintivo

17 La disciplina del marchio registrato Oltre che i segni idonei ad essere rappresentati graficamente, marchi registrabili sono soltanto quelli atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese Domanda 1. In che cosa un marchio deve essere idoneo a distinguere un prodotto di una impresa da quello di un'altra impresa? Risposta. Non certo nelle caratteristiche del prodotto offerto. Il marchio distingue invece un prodotto ed un servizio di un'impresa dai prodotti o servizi analoghi offerti da altre imprese quanto all'origine di questi prodotti o servizi. Il marchio trasmette in altre parole un messaggio di provenienza di un prodotto o di un servizio da un medesimo imprenditore (quello che ha precedentemente soddisfatto le aspettative dacquisto dei consumatori) che nell'immagine del consumatore rimane costante nel tempo.

18 La disciplina del marchio registrato Domanda 2. Come accerto l'esistenza di questo carattere distintivo? Risposta. Verifico come il pubblico percepisce il marchio. Più in particolare questa capacità va accertata facendo riferimento al consumatore medio di un dato settore che sia normalmente informato e ragionevolmente avveduto. Non si guarda dunque al consumatore attento, nemmeno a quello sprovveduto ma soltanto al consumatore medio. Conseguenza di questa affermazione. Segni che in astratto non sarebbero registrabili come marchi perché astrattamente privi di carattere distintivo, sono registrabili come marchio se il consumatore avveduto percepisce il segno come marchio (= riconduce i prodotti con quel marchio ad un imprenditore).

19 La forma di un prodotto e carattere distintivo

20 La disciplina del marchio registrato Ulteriori profili del carattere distintivo Ai sensi dellart. 13 cpi non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Domanda. La regola ora vista dell'art. 13 cpi si applica anche ai segni costituiti da parole straniere? Risposta. Dipende dalla lingua. Se è una lingua nota nel nostro paese, la risposta è evidentemente si: perché anche parole straniere che sono denominazione generiche di prodotti/servizi sono percepite dal consumatore medio come tali e sono dunque prive di carattere distintivo (caso Matratzen). Diverso è naturalmente il discorso per le lingue (come ad esempio il cinese, il russo) non conosciute nel nostro paese.

21 La disciplina del marchio registrato Ai fini dellart. 13 cpi assume rilievo la distinzione tra marchi espressivi (tipicamente deboli) e marchi di fantasia (tipicamente forti). Sono marchi di fantasia quelli che identificano un prodotto/servizio con luso di termini e figure privi di valore semantico (es. Adidas, Armani, Valentino, ecc.) Sono invece marchi espressivi quelli che richiamano il prodotto identificandone ad esempio: le caratteristiche o la destinazione (es. Benagol, Oransoda, No gas, ecc.). I marchi espressivi presentano certamente dei vantaggi: essi consentono infatti al consumatore di identificare più facilmente il prodotto/servizio per cui sono utilizzati. A questi vantaggi si accompagna, tuttavia una tutela meno forte. Lelemento espressivo del marchio è infatti liberamente utilizzabile da chiunque. Un discorso analogo vale anche per i marchi geografici. Esistono infatti marchi geografici di fantasia (che sono tipicamente marchi forti) e marchi geografici espressivi (che sono invece tipicamente deboli).

22 La disciplina del marchio registrato Esistono tuttavia alcune eccezioni allart. 13 l.a. I commi 2 e 3 di questo articolo prevedono infatti che: 2. In deroga al comma 1 […] possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3.- Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Questi commi regolano il fenomeno del cd. secondary meaning.

23 La disciplina del marchio registrato In sintesi A – I marchi composti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi non sono registrabili. B – I marchi composti anche da denominazioni generiche di prodotti o di servizi (marchi espressivi o geografici) sono marchi tipicamente deboli. Lelemento descrittivo di questi marchi è infatti appropriabile liberamente da chiunque. C - In deroga ai punti A e B sono invece registrabili e se registrati sono tipicamente marchi forti quelli che pur essendo costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi acquistano col tempo un cd. secondary meaning.

24 La disciplina del marchio registrato Esempi Caso swatch v. smotch: Trib. Torino 15.11.1999, GADI 2000, 4109 Caso Office v. Open Office

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29 La novità del marchio

30 La disciplina del marchio registrato La novità del marchio Ratio del requisito. Evitare la coesistenza di due o più marchi identici o simili sul mercato. Il giudizio di novità impone di verificare quale marchio tra due o più marchi in conflitto è stato registrato od è venuto ad esistenza per primo; ed impone di accordare tutela al marchio registrato o venuto ad esistenza per primo. Termini di paragone. I termini confronto sono, naturalmente, marchi od altri segni distintivi. Come vedremo possono essere marchi registrati o marchi non registrati, ditte, insegne o domain names. In altre parole non è nuovo il marchio la cui data di registrazione (o di priorità) è posteriore alla data di registrazione, di priorità di un altro marchio registrato od alla data dell'uso di un altro marchio di fatto o di un altro segno distintivo. Tipologie di novità. La novità può essere intesa in senso assoluto o relativo. È intesa in senso assoluto quando i segni presi in considerazione sono tutti quelli registrati od utilizzati in Italia od all'estero. È intesa invece in senso relativo quando i segni presi in considerazioni sono solo quelli registrati od usati in Italia od all'estero in mercati affini od identici.

31 La disciplina del marchio registrato A – La prima ipotesi: marchi registrati v. marchi di fatto Art. 12 cpi. 1.- Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione

32 La disciplina del marchio registrato I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi di fatto da un altro lato. Le quattro sottoipotesi prese in esame: - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi affini; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi affini. Manca la novità se in una delle 4 sottoipotesi ora dette la registrazione di un marchio determina un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni. Eccezioni alla regola ora vista. (i) L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità; il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. (ii) L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

33 La disciplina del marchio registrato B – La seconda ipotesi: marchi registrati v. altri segni distintivi Art. 12 cpi. 1.- Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

34 La disciplina del marchio registrato I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e segni distintivi diversi dal marchio da un altro lato. Le quattro sottoipotesi prese in esame: - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi affini; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi affini. Manca la novità se in una delle 4 sottoipotesi ora dette la registrazione di un marchio determina un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni. Eccezioni alla regola ora vista. (i) L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità; il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. (ii) L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

35 La disciplina del marchio registrato C – La terza ipotesi: marchi registrati v. marchi registrati identici Art. 12 cpi. 1.- Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici

36 La disciplina del marchio registrato I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi registrati dall'altro lato. Quali marchi registrati? Tutti i marchi registrati che possono essere protetti in Italia. Quindi: marchi registrati in Italia, marchi comunitari, e marchi internazionali registrati anche per l'Italia L'ipotesi presa in esame: - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi identici; Manca la novità se la registrazione di un marchio identico ad altro marchio già registrato avviene per prodotti o servizi identici. Il rischio di confusione o di di associazione fra i segni non deve essere accertato. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

37 La disciplina del marchio registrato E – La quarta ipotesi: ancora marchi registrati v. marchi registrati Art. 12 cpi. 1.- Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni

38 La disciplina del marchio registrato I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi registrati dall'altro lato. Quali marchi registrati? Tutti i marchi registrati che possono essere protetti in Italia. Quindi: marchi registrati in Italia, marchi comunitari, e marchi internazionali registrati anche per l'Italia Le tre ipotesi prese in esame: - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi affini; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi affini. Manca la novità se la registrazione di un marchio identico o simile ad altro marchio già registrato avviene per prodotti o servizi identici od affini e l'affinità o identità dei segni e dei prodotti determina un rischio di confusione o di associazione presso il pubblico. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

39 La disciplina del marchio registrato F – La quinta ipotesi: marchi registrati v. marchi registrati notori Art. 12 cpi. 1.- Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi

40 La disciplina del marchio registrato I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi registrati notori dall'altro lato. Quali marchi registrati? Tutti i marchi registrati che possono essere protetti in Italia. Quindi: marchi registrati in Italia, marchi comunitari, e marchi internazionali registrati anche per l'Italia Le tre ipotesi prese in esame: - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi affini; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi identici; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi affini; - conflitto tra segni identici per prodotti o servizi non affini; - conflitto tra segni simili per prodotti o servizi non affini. Manca la novità se la registrazione di un marchio determina un agganciamento od arreca un pregiudizio al marchio notorio anteriore. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

41 La disciplina del marchio registrato La convalida del marchio nullo Sin qui abbiamo visto le ipotesi in cui un marchio non può essere registrato per difetto di novità. Domanda. Cosa succede se un marchio non nuovo viene ugualmente registrato? Risposta. A – Il titolare può anzitutto fare opposizione nei termini di legge. B – Il titolare può inoltre esercitare unazione di nullità (in via diretta o riconvenzionale). Problema. Quid se il titolare di un segno precedente esercita lazione di nullità a distanza ad esempio di 10 anni dalla registrazione di un marchio nullo? Astrattamente il titolare del segno precedente potrebbe farlo, con effetti però disastrosi a) nei confronti del titolare del marchio nullo (che potrebbe avere investito risorse ingenti nella pubblicità del proprio marchio) e b) nei confronti della certazza del diritto (chi registra un marchio nullo non potrebbe infatti mai sapere se il suo marchio sarà dichiarato nullo o meno).

42 La disciplina del marchio registrato Soluzione del problema. Il legislatore introduce allora un limite temporale allesercizio dellazione di nullità. E stabilisce, precisamente, che Il titolare di un marchio d'impresa anteriore […] e il titolare di un diritto di preuso […], i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato (art. 28 cpi).

43 La disciplina del marchio registrato Il rispetto di diritti pregressi di terzi Art. 8 cpi. 1.- I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso dei loro eredi. 2.- I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta. 3.- Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

44 La disciplina del marchio registrato Esempi di conflitti coi nomi di terzi A – nomi notori: caso Picasso/Picaro: Trib. Ce 22.6.2994 in T 185/02 B – nomi non notori: caso Telecom Italia/Fido

45 La disciplina del marchio registrato Art. 14 cpi. 1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: […] c)i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

46 La disciplina del marchio registrato La liceità Art. 14 cpi. 1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a)i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Esempi di marchi contrari ad ordine pubblico od al buon costume: - marchi raffigurativi del fascio littorio, della svastica nazista, della stella a cinque punte delle Brigate rosse (ordine pubblico); - qualunque parola o segno contrario alle regole del senso comune del pudore (v. caso A-Style).

47 La disciplina del marchio registrato Il caso A-Style Una decisione recente del Tribunale di Milano si è trovata a decidere un caso particolarmente curioso di contraffazione del marchio A-Style [qui raffigurato a sx] da parte di un marchio di un concorrente [qui raffigurato dx].

48 La disciplina del marchio registrato Ebbene. Con ordinanza 24.11.2005 Trib. Milano ha stabilito che: (omissis) Da quanto detto ne consegue che il nucleo ideologico del segno in esame, del quale viene chiesta la tutela, è costituito dalla raffigurazione di un rapporto sessuale, di tipo non ben identificato, ma certo immaginabile. In questa prospettiva, è evidente linterferenza con il marchio di parte resistente, che, in maniera ancora più esplicita, consente di riconoscere nella lettera H accompagnata da due punti, due persone che compiono un determinato atto sessuale. Il conflitto fra i segni in questione, pertanto, presuppone la possibilità di utilizzare marchi che, pur in maniera velatamente celata, basano il loro messaggio caratterizzante sulla rappresentazione di un rapporto sessuale nel suo compimento (segue)

49 La disciplina del marchio registrato E se questo è il nucleo ideologico del segno, appare irrilevante che il richiamo allatto sessuale possa talvolta non apparire immediato, proprio in quanto tale trasposizione ed il conseguente doppio senso, configurano lappetibilità del segno, valutabile in chiave distintiva. [...] Quanto alla possibilità, pure evidenziata dai reclamanti, di soddisfare ogni più recondita curiosità riguardo alle pratiche sessuali anche più inusitate attraverso la rete internet (reclamo pag. 11), ciò attiene alla sfera privata di ciascun utente e certo non contribuisce a definire il concetto di buon costume. ART. 21 CPI:. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.

50 La disciplina del marchio registrato La non decettività del marchio Art. 14 cpi. 1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: b)i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. L'art. 14 cpi vieta la registrazione come marchi di segni che siano di per sé idonei a trasmettere un messaggio decettivo al consumatore. Tali sono ad esempio: - i marchi geografici che evocano la provenienza geografica di un prodotto che invece tale provenienza non ha; - i marchi espressivi che descrivono caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui sono registrati che in realtà questi prodotti o servizi non hanno. Ancora una volta la decettività di un segno deve essere valutata in relazione ad un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento

51 La disciplina del marchio registrato Il rispetto di stemmi e bandiere Art. 10 cpi. 1- Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

52 La disciplina del marchio registrato Esempio: la tutela del simbolo olimpico La convenzione di Nairobi del 26.9.1981 tutela il simbolo olimpico consistente in cinque cerchi intrecciati d colore blu, giallo, nero verde e rosso disposti in questo ordine da sinistra verso destra. Questa convenzione prevede in particolare che: ogni stato membro ha l'obbligo di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio del simbolo olimpico e di proibire con misure adeguate l'uso di questo segno come marchio. La convenzione di Nairobi consente tuttavia l'uso del marchio olimpico che avviene ad opera dei mezzi di comunicazione di massa ed a fini informativi sul movimento olimpico e le sue attività.

53 La disciplina del marchio registrato La buona fede nella registrazione

54 La disciplina del marchio registrato Ai sensi dellart. 19 cpi - 1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

55 La disciplina del marchio registrato Cosa succede se un soggetto registra un marchio in malafede? Lart. 118 cpi prevede che Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione […] spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente; b) depositare […] una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, […] risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avereeffetti; c) ottenere il rigetto della domanda.

56 La disciplina del marchio registrato Ed ancora: Lart. 118 cpi prevede che Se […] la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome […] l'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullita' […] della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.