1 Internet e Tutela del Marchio di Impresa Seminario Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale Reggio Emilia – Camera di Commercio 10 ottobre.

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1 1 Internet e Tutela del Marchio di Impresa Seminario Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale Reggio Emilia – Camera di Commercio 10 ottobre 2012

2 2 Sommario Di che cosa parleremo… La violazione del marchio nel web Pratiche di concorrenza sleale nel web Azioni per prevenire la contraffazione del marchio in rete Azioni per reprimere la contraffazione del marchio in rete

3 3 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

4 4 Cosè un nome a dominio (domain name) ? è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet) http://www.bugnion.it LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD), (ccTLD) Dominio di secondo livello (Second Level Domain – SLD) Dominio di terzo livello o sottodominio Protocollo livello applicazione Lettura da destra a sinistra

5 5 Cosè un marchio (di impresa)? è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cosè il brand? è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico

6 6 Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio realizzate in Internet e con Internet Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate? Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza del prodotto) effetto: confusione Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di rinomanza / famoso) conseguenza: vantaggio indebito (traffic diversion) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

7 7 1) Presenza allinterno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare nellattività economica (…) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dellidentità o somiglianza fra i segni e dellidentità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

8 8 2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nellattività economica un segno uguale o simile allaltrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi) alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

9 9 3) Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato nellattività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi) Es: apple-shoes.com LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

10 10 4) Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (cybersquatting o domain grabbing) Scopo della registrazione: - impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente; - trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c., art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

11 11 5) Uso del marchio altrui come meta- tag nellambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google) I motori di ricerca utilizzano per lindicizzazione dei siti: il nome del sito il titolo della pagina i metatag description e keywords il testo della pagina frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina i link la link popularity (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. google bombing) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

12 12 Cosa sono i meta-tag? I meta-tag sono etichette nascoste (tag ovvero marcatori) allinterno del codice HTML, che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web Scopo: facilitare lindicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati spiders LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

13 13 Luso del marchio del concorrente come meta- tag raramente ha lo scopo di creare confusione con lattività del sito del terzo (confusione che comunque si verifica nella fase pre- vendita) Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando così il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

14 14 Luso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

15 15 6) Uso del marchio altrui come Internet keyword nellambito del servizio di posizionamento AdWords di Google Tale servizio (a pagamento) consente, mediante la scelta di parole chiave (key-words), di far apparire il proprio annuncio come link sponsorizzato ogni volta che, con il motore di ricerca, si ricerca quella/e key- words LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

16 16 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWords

17 17 Luso del marchio altrui come key-word può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

18 18 Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009 il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nellinteresse ma allinsaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio Avis per lattivazione del link sponsorizzato Sixt. Avis compariva inoltre nellannuncio stesso cliccando il quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

19 19 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C- 323/09) Vendita e consegna di fiori a domicilio Utilizzo di Interflora come keyword per pubblicizzare il proprio annuncio relativo a vendita e consegna di fiori a domicilio LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

20 20 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2) Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente luso del proprio marchio nellambito del key- word advertising quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) allutente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nellannuncio provengano dal titolare del marchio (o da unimpresa economicamente collegata a questultimo) oppure, al contrario, da un terzo. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

21 21 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3) Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del marchio. Viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale lutilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

22 22 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (4) Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente luso del proprio marchio da parte di un terzo nellambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione). LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

23 23 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (5) Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

24 24 Il caso Interflora vs Marks & Spencer (6) Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, unalternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

25 25 7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui Scopo: traffic diversion, ossia deviare / dirottare traffico Internet LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB.. nel testo della pagina web.. nelle didascalie di immagini.. come link.. come username per laccount (es: facebook.com/bugnion)

26 26 8)Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna allinterno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio (gripe site, es: ABCsucks.com) Uso illecito? Contemperamento di opposti interessi Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero (diritto costituzionalmente garantito) Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico) LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

27 27 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

28 28 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Linking: Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro In genere il surface linking, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione. Per contro, il deep linking (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo lapertura di una nuova finestra del browser)

29 29 FRAMING Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

30 30 Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

31 31 Il Typosquatting (in inglese, typo: refuso tipografico e squatting, occupazione abusiva) è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un refuso. Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nellURL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato) Contraffazione di marchio e concorrenza sleale PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

32 32 Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro. Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

33 33 Page-jacking il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. concorrenza sleale confusoria; possibile violazione del diritto dautore PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

34 34 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

35 35 Oltre ai domini generici.com,.biz,.org,.info,.asia, e ai domini nazionali.it e.eu, unazienda italiana che opera allestero dovrebbe preoccuparsi di registrare i domini: dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, dei paesi dove è prossima una espansione, dei paesi dove dispone di un distributore, dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es:.ru,.com.tr,.by,.ge,.ar,.eg). AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

36 36 Registrazione dei domini frutto di mistyping (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: roccobaroco.com) Registrazione dei domini difensivi (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion). AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

37 37 Registrazione dello user name aziendale per laccount in Facebook (es: www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) ecc… per le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet.www.facebook.com/furla Internet e social network AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

38 38 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch) Scopo: venire a conoscenza dei domini identici / simili registrati da terzi Sorveglianza annuale (rinnovabile) Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gTLD che ccTLD Ricerca di identità e di similitudine Report mensili

39 39 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch)

40 40 Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali: uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo), brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi allinterno di blogs o social networks), uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione), marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale). AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza del marchio nel web (web watch)

41 41 IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or, ) Frequenza: occasionale o setimanale Limitato a: news news blogs blogsvideo discussioni discussionilibri AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

42 42 ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA BUGNION, TIPO DI RISULTATO: TUTTO AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

43 43 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO IN RETE

44 44 Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

45 45 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers Il Programma VeRO di eBay eBay mette a disposizione eBay mette a disposizione un programma denominato VeRO mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può segnalare a eBay uninserzione che viola un proprio diritto, es. di marchio di impresa. eBay si impegna a rimuovere tempestivamente linserzione

46 46 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers

47 47 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Recupero dei domini registrati da terzi 1.Ricerca approfondita sul titolare del dominio 2.Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente ottenere una prova di malafede) 3.Negoziazioni per il trasferimento del dominio 4.Lettera di diffida 5.Procedura di riassegnazione

48 48 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Non è un procedimento giudiziario, bensì amministrativo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider per il.com Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per arrivare alla decisione) e costi (circa dai 3.000 ai 6.000 euro) Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né tantomeno un risarcimento danni

49 49 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP): il nome a dominio contestato identico o simile al marchio anteriore del ricorrente; il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato; la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede. Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla di registrazione abusiva

50 50 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Diritti o legittimi interessi dellassegnatario del dominio Il resistente deve provare: che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza lintento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

51 51 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Prova della malafede: 1.scopo principale di vendere, licenziare o comunque trasferire il dominio al titolare del marchio per una cifra molto maggiore rispetto al costo diretto della registrazione; 2.scopo di impedire al titolare del marchio registrare il dominio corrispondente al proprio marchio; 3.scopo principale di danneggiare gli affari di un concorrente; 4.scopo di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti del web, creando confusione con il marchio del ricorrente

52 52 Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come mediaset.it, mediaset.net e mediaset.info, dimentica di rinnovare la registrazione relativa a quello www.mediaset.comwww.mediaset.com AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Il dominio finisce allasta ed è regolarmente acquistato dal sig. Didier Madiba, proprietario della società Fenicius LLC of Wilmington (Delaware, USA), che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets). La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (1)

53 53 Mediaset si rivolge allArbitration and Mediation Centre della World Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando lapplicazione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No. D2011-1954: Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC).. Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di Mediaset S.p.A., il domain name mediaset.com è identico a marchi registrati Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno specifico diritto sul nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed utilizzato lo stesso in mala fede. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (2)

54 54 Il Panel della WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il presupposto della mala fede sottolineando in particolare come Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la presenza degli elementi di fatto (Evidence of Registration and Use in Bad Faith) che avrebbero dovuto far ritenere sussistente la mala fede dellassegnatario Il Panel ha posto laccento sullacquisto legittimo del nome a dominio allasta e sulla genericità della dicitura media set, indicante in lingua inglese proprio loggetto dellattività dimpresa dellassegnatario AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (3)

55 55 Mediaset deposita ricorso cautelare dinnanzi alla magistratura ordinaria italiana La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza pronunciata nel procedimento durgenza n. 1193/12, riconosce che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del medesimo. Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato di cessare luso del dominio con fissazione di una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nellesecuzione del provvedimento. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (4)

56 56 Grazie per lattenzione Paolo Di Mella dimella@bugnion.it