La protezione delle invenzioni e delle innovazioni tecnologiche PROPRIETA’ INTELLETTUALE La protezione delle invenzioni e delle innovazioni tecnologiche Avv. Luca Giove Studio Giove IP/IT PADOVA

COME PROTEGGERE LA TECNOLOGIA? Due alternative: Mantenere segreta la struttura dell’innovazione KNOW-HOW B) Proteggere l’innovazione con uno strumento giuridico BREVETTI Entrambi gli istituti sono oggi disciplinati dal codice della proprietà industriale

COS’E’ UN BREVETTO UN DIRITTO DI MONOPOLIO CONCESSO A UN INVENTORE CHE HA UTILIZZATO LE SUE CAPACITA’ PER CREARE QUALCOSA DI NUOVO NON E’ UN MONOPOLIO ASSOLUTO: a) CONCESSO PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO b) ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO Nucleo originario delle norme che disciplinano i brevetti RD n. 1127 del 29 giugno 1939, attraverso la riforma attuata con DPR 22 giugno 1979 n. 338 e altri successivi aggiustamenti minori.

RATIO dei BREVETTI AUMENTO DELLA CONCORRENZA SUL PIANO DELL’INNOVAZIONE: “PATENTS EXPLICITLY PREVENT THE DIFFUSION OF NEW TECHNOLOGY TO GUARANTEE THE EXISTENCE OF TECHNLOGY TO DIFFUSE IN THE FUTURE” Singoli e imprese sono stimolate ad innovare e investire nelle innovazioni; I limiti temporali e l’accessibilità al pubblico favoriscono la diffusione delle innovazioni.

L’OGGETTO DEI BREVETTI I BREVETTI POSSONO ESSERE CONCESSI IN QUALSIASI SETTORE DELLA TECNOLOGIA Nati per proteggere le innovazioni nel settore meccanico Le invenzioni nei nuovi settori tecnologici sono tutelate da brevetti La maggior parte delle regole applicabili ai brevetti sono comuni a tutti i settori della tecnologia

NORME APPLICABILI In Italia il c.d. Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo n. 5/2003) In Europa: la Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco Nel mondo: l’Accordo TRIPs

BREVETTI PER INVENZIONE: COS’E’ UN INVENZIONE La legge non dà una definizione Giurisprudenza e dottrina definiscono l’invenzione come “la soluzione originale di un problema tecnico” Art. 2585 c.c. fornisce peraltro alcune indicazioni esemplificative: ‘possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una nuova applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali’.

Invenzioni non brevettabili (art. 45 c.p.i.) Non possono costituire oggetto di brevetto: Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; Piani, principi o metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, o programmi per elaboratori; Elenco chiuso, da interpretarsi in maniera restrittiva, logiche diverse dietro l’elenco Scoperta basta applicazione pratica idem per teorie e metodi matematica; metodi per attività di studio es. metodi di apprendimento e di insegnamento; codici di catalogazione; metodo di controllo della produzione; diete alimentari, progetti dell’ingegneria. Metodi, principi e piani per atti. Comm. Sono metodi pubblicitari, tecniche contabili, sistemi di vendita, sistemi organizzativi, tecniche contrattuali, sistemi di remunerazione. Giochi (quiz, giochi sportivi, enigmi); presentazione di informazioni sono linguaggi artificiali, allestimenti di tabelle, formulari, scale, sistemi di segnalazione. Come vedremo però la domanda ‘è un’invenzione?’ spesso è una domanda inutile.

… INVENZIONI NON BREVETTABILI (art. 45 c.p.i.) Le presentazioni di informazioni; d) Metodi per il trattamento terapeutico o chirurgico del corpo umano o animale, o metodi di diagnosi degli stessi; Non sono invenzioni brevettabili IN QUANTO TALI

… INVENZIONI NON BREVETTABILI (art. 45- comma 4-5 c.p.i.) Ogni varietà animale o vegetale od ogni procedimento essenzialmente biologico per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (es. lievito)

… INVENZIONI NON BREVETTABILI (art. 45- comma 5-bis c.p.i.) “Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81-quinquies c.p.i.”

SCOPERTE Le scoperte non sono brevettabili in quanto tali E’ consentito brevettare le applicazioni tecniche di scoperte Distinzione ricerca primaria e ricerca secondaria

SOFTWARE Forme di tutela BREVETTI KNOW - HOW COPYRIGHT CONCORRENZA SLEALE

BREVETTI SU SOFTWARE Il software non è considerata un’invenzione e pertanto non è brevettabile In quanto tale “In quanto tale”: solo il software che ha un effetto tecnico ulteriore è brevettabile. Gli effetti fisici che sono invariabilmente connessi all’esecuzione di un programma per elaboratore non sono un “effetto tecnico ulteriore” “IN QUANTO TALI” . Siccome non è chiaro a cosa si riferisca, prendiamo per buona la tendenza giurisprudenziale. Ad ogni modo si sostiene, ad esempio, che il programma “in quanto tale” va inteso come l’insieme di istruzioni che consentono di usare il computer per uno scopo specifico mentre sarebbe brevettabile il RISULTATO ottenuto attraverso l’impiego dell’elaboratore. Altri escludono i meri principi logico-matematici alla base del programma e alle istruzioni (al codice) con cui questi sono espressi, mentre estendono la tutela allo “schema di correlazione” tra detti principi e il linguaggio che consente la loro applicazione.

EFFETTO TECNICO ULTERIORE: Può essere già noto allo stato della tecnica. Lo si può individuare ad es. nel controllo di un procedimento industriale o nell’elaborazione di dati che rappresentino entità fisiche o nel funzionamento interno dell’elaboratore stesso o delle sue interfacce controllate dal programma e che possono avere un impatto, ad esempio, sull’efficienza o la sicurezza di un procedimento, sulla gestione delle risorse del computer o sul tasso di trasferimento dei dati in connessione. Effetto tecnico interno: BREVETTABILITÀ: in Germania la giurisprudenza ha riconosciuto la brevettabilità di un procedimento per l’organizzazione delle memorie dell’elaboratore, volto a rendere più efficiente l’esecuzione contemporanea di più programmi su un unico sistema, riducendo i tempi di attesa. NON BREVETTABILITÀ: Sempre in Germania è stata respinta la brevettabilità di una stampante grafica nota, guidata da un nuovo programma per produrre certi risultati di grafica, rilevando che il software non ne modificava il funzionamento da un punto di vista tecnico. Soffermati sul requisito dell’industrialità. Ai fini della tutela è comunque necessaria la sussistenza dei requisiti di brevettabilità: novità – capacità inventiva – applicabilità industriale – liceità.

DIRITTO D’AUTORE SUL SOFTWARE Ai sensi del d. lgs. n. 518/1992 di attuazione della direttiva comunitaria n. 91/250/CE il software è tutelato in Italia come opera letteraria protetta dalla Convenzione di Berna La definizione dell’art. 1 aveva inizialmente indotto alcuni a ritenere che l’oggetto della tutela potesse essere esclusivamente limitata al codice sorgente. Oggi non è più così, in quanto si riconosce che la tutela d’autore risulta effettiva solo se l’esclusiva è estesa anche al codice oggetto, in quanto è solo con la trasformazione del codice sorgente in “linguaggio macchina” che il software consegue la sua specifica utilità.

L’AMBITO DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE: L’ESPRESSIONE DELL’OPERA COPERTA DA DIRITTO D’AUTORE: le righe di codice di un programma (e la sua struttura) Es.: I videogiochi, le interfacce con l’utente comprendenti l’insieme di immagini grafiche e messaggi a caratteri visualizzati e/o di suoni prodotti che guidano l’utente nell’utilizzo del programma, sempre che le stesse abbiano un valore creativo.

L’ambito di tutela del diritto d’autore Ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore i software sotto ogni forma sono tutelati a patto che siano originali o siano il risultato creativo del loro autore. Il diritto d’autore non tutela le idee. Ci deve essere più di una maniera di esprimere l’idea. Anche il materiale di progettazione preliminare del software è tutelato.

Differenze tra brevetto e tutela del diritto d’autore Tutela il contenuto, l’idea, la soluzione originale di un problema tecnico Durata: 20 anni dalla data di deposito La tutela brevettuale discende dal deposito e dall’ottenimento del brevetto. DIRITTO D’AUTORE Tutela la forma originale di espressione del software Durata: vita dell’autore + 50 anni Nessuna formalità richiesta. La registrazione nel registro SIAE offre la prova della data di creazione. Sebbene la dottrina sia divisa sull’argomento, la giurisprudenza europea ha riconosciuto la possibilità di cumulo delle tutele sulla base del loro diverso ambito di operatività.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ A) NOVITÀ B) ATTIVITÀ INVENTIVA C) INDUSTRIALITÀ D) LICEITÀ (ordine pubblico e buon costume) Novità non in senso materialistico ( novità è accessibilità al pubblico) es. Colorante per tessuti retinici Anteriorità e predivulgazioni (descrizione scritta od orale, utilizzo o con qualsiasi mezzo) Brevetti segreti (brevetti italiani o europei designanti Italia) Non sono opponibili divulgazioni occorse nei sei mesi antecedenti il deposito se sono il frutto di abuso evidente Comunicazione soggetta a vincolo di segreto (Trib. Vicenza) Pubblica conferenza Divulgazioni non opponibili

NOVITÀ (art. 46 c.p.i.) Un’invenzione è nuova se non appartiene allo stato della tecnica Stato della tecnica: a) Tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico con descrizione scritta o orale, con l’uso, o in ogni altro modo, prima della data di deposito della domanda di brevettazione. b) I cosiddetti “brevetti segreti” Novità non in senso materialistico ( novità è accessibilità al pubblico) es. Colorante per tessuti retinici Anteriorità e predivulgazioni (descrizione scritta orale, utilizzazione ecc.) Divulgazioni non opponibili

Valutazione della novità È una valutazione “critica” (è possibile ricorrere al dizionario!) Non è consentito combinare singoli elementi presenti nello stato della tecnica nè è possibile combinare elementi isolati appartenenti a differenti parti descritte nello stesso documento, a meno che tale combinazione non sia suggerita nel documento

Divulgazioni non pregiudizievoli (a) Divulgazione verificatasi non oltre 6 mesi prima della data di deposito della domanda di brevetto e dovuta ad un abuso evidente ai danni del richiedente(o del dante causa) (b) L’invenzione è stata esposta dal richiedente o dal suo dante causa ad un’esposizione ufficiale internazionale (Conv. Parigi) (c) Divulgazione verificatasi dopo la data di priorità

Attività inventiva (art. 48 c.p.i.) Un’invenzione è dotata di attività inventiva se per una persona esperta del ramo non risulta evidente da stato della tecnica. Indizi di evidenza e non evidenza

Attività inventiva: non ovvietà Un’invenzione non è ovvia se si spinge oltre il normale progresso della tecnologia e non si limita a seguire semplicemente o logicamente lo stato della tecnica

Valutazione dell’attività inventiva La domanda-“c’è attività inventiva?" – sorge solo se c’è novità Lo stato della tecnica pertinente: ogni tipo d’informazione inerente ad un certo campo tecnologico, fatta eccezione per i brevetti “segreti” E’ possibile combinare documenti dello stato della tecnica o altre parti dello stato della tecnica Escluse le invenzioni segrete: la misura dello sforzo soggettivamente posto prevale tendenzialmente sulla misura del progresso tecnico oggettivamente considerato. Verifica della novità precede logicamente verifica dell’attività inventiva.

Valutazione dell’attività inventiva: persona esperta del ramo E’ il normale professionista in un campo tecnologico a conoscenza di ciò che costituiva sapere comune nello stato della tecnica alla data interessata SI presume che egli abbia avuto accesso ad ogni cosa ricompresa nello "stato della tecnica" e che abbia avuto a sua disposizione i normali mezzi e le capacità per le quotidiane attività di lavoro e sperimentazione Vi sono casi in cui è più corretto ragionare in termini di gruppi di persone più che di singoli, come ad es. per un’equipe di ricerca o produzione

Attività inventiva e particolari categorie di invenzioni “Nuovi modi d’utilizzo di invenzioni esistenti”(cc.dd. “invenzioni di traslazione”) “Invenzioni di combinazione” “Brevetti di selezione” “Invenzioni di perfezionamento”

C) INDUSTRIALITÀ (art. 49 c.p.i.) Se l’invenzione può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola L’invenzione deve “funzionare”: manca l’industrialità se si presume che essa funzioni in maniera contraria alle leggi fisiche(es. una macchina di moto perpetuo)

D) LICEITÀ (art. 50 c.p.i.) Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buoncostume L’attuazione non è considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo esserre vietata da norma di legge o amministrativa Secondo l’opinione dominante vanno escluse solo le invenzioni per le quali non è neppure pensabile un uso lecito (si tenga poi conto che norme estranee ai brevetti potrebbero comunque vietarne certi usi).

Sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.) E’ requisito del brevetto: la domanda di brevetto dovrebbe descrivere l’invenzione in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo per poter essere attuata da un soggetto esperto nel ramo.

Procedura di concessione di brevetto: domanda di brevetto Una domanda di brevetto con effetti in Italia può essere depositata presso: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o l’Ufficio Brevetti Europeo

UNITÁ DELL’INVENZIONE Ciascuna domanda di brevetto dovrebbe riferirsi ad una sola invenzione o ad un gruppo di invenzioni collegate in modo tale da formare un’unica e generale idea inventiva.

DOMANDA DI BREVETTO La domanda di brevetto consiste di: (i) una richiesta di concessione; (ii) una specificazione che racchiuda la descrizione dell’invenzione; (iii) una o più rivendicazioni; (iv) qualsiasi disegno cui si faccia riferimento nelle descrizione o nelle rivendicazioni; e (v) un riassunto. 34

RIVENDICAZIONI DI BREVETTO Definiscono l’oggetto per cui si richiede tutela (ovvero delimitano l’ambito di tutela dell’invenzione)

DESCRIZIONE E DISEGNI La descrizione spiega l’invenzione in modo che possa essere applicata da una persona esperta del ramo Le rivendicazioni possono essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA In Italia e in Europa la data della domanda determina: (i) chi sarà titolare dei diritti di brevetto(sistema del “primo deposito”); e (ii) la scadenza del brevetto La data di pubblicazione è la “data effettiva” della tutela Exception: priority date 37

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE: BREVETTI ITALIANI Fino al 2 luglio 2008 i requisiti di novità e attività inventiva non venivano vagliati prima della concessione Le domande di brevetto depositate dopo il 2 luglio 2008 sono soggette al vaglio di novità e attività inventiva prima della concessione 38

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE: BREVETTI EUROPEI Una domanda unica e un’unica verifica, ma al richiedente è concesso un pacchetto di brevetti nazionali, uno per ogni stato membro indicato nel procedimento

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE: BREVETTI EUROPEI - FASI - Deposito ed esame delle domande - Ricerca e resoconto della ricerca - Pubblicazione della domanda di brevetto - Esame sommario - Concessione del brevetto - Convalida - Opposizione - Limitazione/revoca - Appello

PRIORITÀ E’ possibile depositare una domanda di brevetto in uno stato e presentare poi entro 12 mesi domanda in altro stato per la medesima invenzione(art. 4 Convenzione di Parigi) Il successivo deposito in ciascuno degli altri stati della Convenzione di Parigi, prima dello scadere del termine di 12 mesi, non dovrebbe essere invalidato dal compimento di atti in tale intervallo di tempo (altro deposito, pubblicazione o sfruttamento dell’invenzione) E’ stata introdotta anche la c.d. priorità interna

TRATTATO DI COOPERAZIONE BREVETTUALE Una singola domanda internazionale di brevetto ha gli stessi effetti delle domande nazionali depositate in ciascuno Stato indicato MA un brevetto dev’essere concesso dagli uffici nazionali o regionali (Ufficio Europeo)

Brevetto Unitario Nel 2013 è stato approvato il regolamento europeo relativo al c.d. brevetto unitario (un unico titolo brevettuale con efficacia in tutti i paesi dell’Unione Europea) Entrerà in vigore quando inizierà ad essere operativo il Tribunale Unico competente per le liti relative a tali brevetti (2017?)

SCADENZA La scadenza di un brevetto è di 20 anni dalla data di deposito [sempre che le tasse di mantenimento siano state debitamente versate] e non è rinnovabile

CERTIFICATI COMPLEMENTARI DI PROTEZIONE Ogni prodotto farmaceutico e pesticida soggetto all’autorizzazione all’immissione in commercio può essere oggetto di un certificato complementare di protezione. Il certificato conferisce gli stessi diritti del brevetto fino a cinque anni dopo la scadenza del brevetto(Reg. CE n. 1768/92)

TERRITORIALITÀ I diritti d’esclusiva del titolare di un brevetto nazionale sono limitati al territorio italiano. I diritti d’esclusiva del titolare di un brevetto europeo sono limitati ai territori degli Stati Membri della Convenzione per cui il richiedente ha domandato tutela.

IL C.D. ”ESAURIMENTO” I diritti di esclusiva del titolare di brevetti si esauriranno alla prima attuazione dell’invenzione da parte del titolare o con il suo consenso entro l’Area Economica Europea. Il diritto che si esaurisce è il diritto sui prodotti che includano l’invenzione Cosa significa? Differenza UE-EFTA/extra UE/EFTA. Eccezione per biotecnologie

Tipi di invenzione: A) Invenzioni di prodotto Invenzioni di procedimento

BREVETTI DI PRODOTTO Il brevetto conferisce il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto(art. 66 c.p.i)

BREVETTI DI PROCEDIMENTO Il brevetto conferisce il diritto di vietare di applicare il procedimento, di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini ogni prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento (art 66 c.p.i.) Presunzione relativa: si presume ottenuto salva prova contraria se a) il prodotto è nuovo b) se risulta sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con procedimento e se il titolare non è riuscito con ragionevoli sforzi a dimostrarlo. Presunzione a favore: fornitura di mezzi univoci

Invenzioni di prodotto nel settore chimico/farmaceutico e biotecnologico Una terza categoria: invenzioni “d’uso”? Lo specifico impiego di sostanza o composto incluso nello stato della tecnica è brevettabile se tale uso non era compreso nello stato della tecnica.

C.C.D.D. “INVENZIONI DIPENDENTI” Le invenzioni il cui sfruttamento necessariamente richiede lo sfruttamento di altra invenzione brevettata da terzo Possono essere validamente brevettate ma il loro sfruttamento richiede l’autorizzazione del titolare del brevetto sull’invenzione principale Non lo sono le invenzioni di traslazione (nuova funzione del tutto estranea)

USO LEGITTIMO DI BREVETTO DA PARTE DI TERZI Atti compiuti in ambito privato a fini non commerciali Atti compiuti da altri a fini di sperimentazione (non commerciali) La preparazione estemporanea di un medicinale in farmacia su ricetta medica Regola particolare per attività sperimentali relative a AIC (cd. clinical trials)

PREUTENTE Il terzo utente di un’invenzione nei 12 mesi anteriori alla data di deposito o di priorità, può continuare ad usarla nei limiti del preuso Il problema sorge solo quando il preuso era segreto Trasferimento azienda/ inversione onere della prova

A CHI SPETTA IL BREVETTO? REGOLA GENERALE Il diritto di brevettare un’invenzione spetta all’inventore/i e ai suoi/loro eredi

Invenzioni dei dipendenti La CBE sul punto tace e si applicano i diversi regimi degli stati della CBE. In Italia: C.d. “Invenzione di servizio”; C.d. “Invenzione aziendale”; C.d. “Invenzione occasionale”.

“Invenzione di servizio” a) L’invenzione è sviluppata nel corso del rapporto di lavoro; e l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto; e c) è prevista per essa una retribuzione specifica. Tutti i diritti di sfruttamento spettano al datore e l’inventore non ha diritto ad alcun compenso

“Invenzione aziendale” Se: l’invenzione è sviluppata dal dipendente nell’adempimento del suo impiego; ma non è prevista alcuna retribuzione. Tutti i diritti di sfruttamento spettano al datore, ma l’inventore può aver diritto ad un compenso ( il c.d.“equo premio”)

C.d.“equo premio” Se il datore ottiene il brevetto, all’inventore spetta un compenso calcolato sulle base di: (a) l’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto (vantaggio competitivo); (b) le mansioni e la retribuzione dell’inventore; (c) il contributo ricevuto dall’organizzazione del datore I = V x P

“Invenzione occasionale” Se l’invenzione non è“di servizio” nè “aziendale”, ma rientra nel campo di attività del datore: il datore (entro 3 mesi dalla comunicazione del deposito di domanda) può esercitare un’opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo o per l’acquisto dell’invenzione dietro il pagamento del canone o del prezzo calcolato deducendo gli aiuti che il dipendente abbia ricevuto per realizzare l’invenzione.

Invenzioni di ricercatori dell’Università e degli enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.) Il ricercatore è l’esclusivo titolare dell’invenzione L’Università e la P.A. possono utilizzare l’invenzione e concederla in licenza a terzi L’inventore ha diritto ad almeno il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento In assenza di specifica determinazione dell’Università, l’Università ha diritto al 30% dei proventi o canoni

Ricercatori universitari Nel caso di ricerche finanziate da enti privati o nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dal datore di lavoro non trovano applicazioni le regole di cui sopra.

CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI DI BREVETTO CESSIONE LICENZA PEGNO

CESSIONE Il titolare trasferisce i diritti di brevetto a un terzo e si spoglia del diritto di disporre del brevetto in favore del cessionario (normalmente dietro pagamento di un prezzo)

LICENZA Il titolare concede a un terzo il diritto di sfruttare l’invenzione entro i limiti previsti da un accordo con quest’ultimo ma mantiene la titolarità del brevetto

L’OGGETTO DELLA LICENZA Licenza esclusiva Licenza non-esclusiva “Sole licence” Licenza incrociata

CORRISPETTIVO Somma fissa Royalty Minimo garantito

Forme della cessione - licenza Non sono richiesti dalla legge requisiti di forma specifici E’ opportuno redigere l’accordo per iscritto e depositarlo presso l’Ufficio Brevetti: rende “opponibile ai terzi” l’atto trascritto – è preferito chi ha trascritto per primo nel caso di conflitto

LICENZA, CESSIONE E NULLITA’ DEL BREVETTO Efficacia “ex nunc” dell’accertamento della nullità del brevetto rispetto ai contratti aventi ad oggetto il brevetto Il prezzo o le royalties già pagati non devono essere restituiti ma il giudice, può prevedere un equo rimborso

LICENZE OBBLIGATORIE Al titolare del brevetto può essere imposto dall’Ufficio Brevetti la concessione di una licenza a un terzo nel caso di: a) Invenzioni non attuate; b) Invenzioni dipendenti

LE CAUSE BREVETTUALI Azione di contraffazione: contro l’utilizzatore non autorizzato del brevetto Nullità e decadenza Rivendica

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE Legittimato attivo: titolare, licenziatario, usufruttuario (e PM) Legittimato passivo: l’utilizzatore non autorizzato (anche in assenza di dolo o colpa) Giurisdizione: il Paese di residenza (sede) del contraffattore o il luogo dove è stata commessa la contraffazione Giudice competente: sezioni specializzate Sia brevetto che domanda di brevetto (pubblicata NB)

ONERE DELLA PROVA Validità del brevetto: presunzione Contraffazione: a carico dell’attore mediante: Un esemplare del prodotto o materiale illustrativo “Descrizione” e/o sequestro

Tipologie azioni di contraffazione Procedure cautelari d’urgenza Cause di merito

PROCEDURE CAUTELARI URGENTI Requisiti per la concessione: (i) c.d. “fumus boni iuris”; e (ii) c.d. “periculum in mora” Provvedimenti: sequestro, inibitoria (con penale), ordine di ritiro dal commercio, pubblicazione della decisione

PROCEDURE CAUTELARI URGENTI Differenze principali rispetto a causa di merito: - provvisorietà della decisione; - durata molto breve; - non è possibile ottenere il risarcimento del danno

Causa di contraffazione di merito Consente di ottenere in via definitiva: a) l’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio; b) il risarcimento del danno; c) la pubblicazione della decisione; d) distruzione o cessione in proprietà dei prodotti contraffattori e dei mezzi destinati alla loro produzione

Risarcimento del danno (I) Danni liquidati in conformità agli artt.1223, 1226 e 1227c.c. La liquidazione tiene conto di: conseguenze economiche negative inclusi i mancati profitti, benefici ottenuti dal contraffattore, ulteriori elementi quali ad es. danni morali. Presunzioni: lucro cessante sempre in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza cd prezzo della licenza Il titolare del diritto leso può chiedere retroversione degli utili in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento.

Risarcimento del danno(II) I danni possono essere quantificati in una somma complessiva da calcolarsi in conformità a quanto emerso nel processo e alle presunzioni che ne derivano Soglia minima del mancato profitto (canoni licenza) (c.d. retroversione degli utili)

Azione di nullità: i motivi a) L’invenzione non è brevettabile Difettano i requisiti per la brevettazione L’invenzione non è sufficientemente descritta L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata estesa Il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’art. 118.

Azione di decadenza Se la tassa di mantenimento annuale non è stata pagata entro sei mesi dalla data di scadenza

MODELLI D’UTILITA’ Nuovi modelli che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o uso a macchine, o parti di esse, strumenti , utensili od oggetti d’uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti Il brevetto per le macchine non comprende la protezione di singole parti Gli effetti si estendono a modelli che conferiscono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo

Differenza sostanziale DIFFERENZE TRA BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’ Differenza sostanziale (difficile da individuare) Approccio quantitativo: il modello è una piccola invenzione B) Approccio qualitativo: l’innovazione riguarda aspetti marginali ed esecutivi di soluzioni conosciute DIFFERENZE FORMALI 1) (DURATA) 10 ANNI dalla data di deposito 2) In sede di concessione non si valuta novità/originalità

NUOVI SETTORI E BREVETTI SPECIALI BIOTECNOLOGIE TOPOGRAFIE DI MICROCHIP 3. VARIETA’ VEGETALI

APPLICABILITA’ DEI BREVETTI AL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE Questione a lungo dibattuta in particolare sotto il profilo della “legittimità”(es. metodi di clonazione umana) Oggi disciplinata dal C.P.I. E’ il risultato del recepimento della Direttiva 98/44/CE

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE Invenzioni che sono nuove, dotate di attività inventiva e suscettibili di applicabilità industriale anche se sono: a) materiale biologico che è isolato dal suo ambiente naturale o prodotto mediante un procedimento tecnico anche se preesisteva in natura; b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale; c) una nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a un materiale biologico o a un procedimento tecnico;

un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte; invenzioni riguardanti piante o animali se la loo applicazione non è limitata all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale.

REQUISITO NOVITA’ Una sequenza di DNA preesistente in natura non fa parte dello stato della tecnica perché non era ancora accessibile al pubblico sino a quando è stata identificata.

REQUISITO ATTIVITA’ INVENTIVA La non-ovvietà può essere riferita non solo all’applicazione tecnica ma anche alla scoperta sottostante. Peculiarità: le invenzioni biotecnologiche consistono per lo più in una conoscenza teorica (una scoperta). La loro successiva applicazione materiale (il risultato tecnico) spesso avviene con tecniche già note o di routine ed è dunque di per sé priva di originalità. Es: kit immunodiagnostici

INDUSTRIALITA’ In caso di invenzioni consistenti in animali o piante l’”utilità” dell’invenzione è autoevidente. L’industrialità rappresenta un problema relativamente alle sequenze DNA, sequenze parziali, proteine, microorganismi ecc., poichè la relazione tra struttura e funzione non è auto-evidente Es.: la stessa sequenza di geni può essere usata per preparare un kit immunodiagnostico, come per ulteriori ricerche terapiche

INVENZIONI NON-BREVETTABILI Il corpo umano, ai vari stadi della sua formazione e sviluppo, e la semplice scoperta di uno dei suoi elementi, inclusa una sequenza genica o una sequenza parziale Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

1) procedimenti di clonazione degli esseri umani; c) Invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, in particolare: 1) procedimenti di clonazione degli esseri umani; 2) procedimenti di modifica dell’identità genetica di linea germinale degli esseri umani; 3) ogni utilizzo di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali ricavate da embrione umano;

4) procedimenti di modifica. dell’identità genetica di animali tali da 4) procedimenti di modifica dell’identità genetica di animali tali da causare loro sofferenze senza sostanziali benefici medici per l’uomo o l’animale, e animali risultanti da tali procedimenti; 5) invenzioni su protocolli di screening genico il cui sfruttamento comporti discriminazione o stigmatizzazione, come invenzioni con fini eugenetici;

Semplici sequenze di DNA; Piante e varietà animali. È comunque escluso dalla brevettazione ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

AMBITO DI TUTELA La tutela conferita da un brevetto su materiale biologico dotato di caratteristiche specifiche risultanti dall’invenzione si estende a ogni materiale biologico da esso derivato tramite riproduzione o moltiplicazione in una forma identica o differenziata e dotato delle stesse caratteristiche. Un’identica regola si applica nel caso di invenzioni di procedimento

AMBITO DI TUTELA La tutela conferita da un brevetto su un prodotto contenente - o consistente in - informazioni genetiche può estendersi all’intero materiale, eccezion fatta per il corpo umano, nel quale il prodotto è incorporato e nel quale le informazioni genetiche sono contenute ed assolvono alla loro funzione.

Limitazioni della tutela La tutela non si estende a materiale biologico ottenuto dalla riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico messo sul mercato dal titolare di brevetto o con il suo consenso, quando la riproduzione o moltiplicazione necessariamente derivino dall’utilizzazione del brevetto per cui il materiale biologico fu commercializzato, a patto che il materiale ottenuto non sia successivamente utilizzato per altra riproduzione o moltiplicazione Privilegio dell’agricoltore: l’agricoltore è autorizzato ad utilizzare il prodotto del suo raccolto o allevamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione da lui compiuta [Es.: sementi]

Tutela dei prodotti a semiconduttori Un prodotto il cui scopo sia l’assolvimento di una funzione elettronica e che consiste di due o più strati almeno uno dei quali sia composto di materiale semiconduttore

Tutela dei prodotti a semiconduttori Si riferisce solo alla topografia del prodotto a semiconduttori e non al software in essi integrato Non tutela gli impliciti concetti e informazioni tecniche nè i procedimenti di fabbricazione nè le informazioni codificate Durata decennale

Tutela prodotti a semiconduttori: caratteristiche Elevate spese di registrazione I diritti di registrazione sulle invenzioni dell’impiegato spettano sempre al datore di lavoro Requisiti di registrabilità: (i) risultato di uno sforzo intellettuale creativo e non comune o non usuale nel ramo; (ii) novità: la divulgazione nei due anni precedenti la registrazione non intacca la novità Sforzo: requisito simile a originalità invenzioni

Tutela prodotti a semiconduttori: regole specifiche In caso di violazioni nei due anni antecedenti la registrazione, l’usurpatore può ottenere una licenza obbligatoria e in caso fosse in buona fede il titolare avrà diritto solo ad un equo compenso Diritto di esclusiva: il diritto di riproduzione (anche del progetto in 2D) Topografia simile: contraffazione esclusa anche in caso reverse engineering

LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.) Oggetto tutela: “tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo detentore ove: a) siano segrete (ovvero se nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili a esperti e operatori del settore) b) abbiano valore economico in quanto segrete c) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure ragionevolmente adeguate per mantenere segretezza

(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.) Ipotesi specifica: costituiscono anche oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata A.I.C.

(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.) Ambito tutela: Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare ai terzi, oppure acquisire od utilizzare in modo abusivo le informazioni e le esperienze aziendali salvo se conseguite in modo indipendente Pre-uso segreto rispetto a invenzione brevettata non sembra possa godere protezione del know-how Tutela nei confronti di tutti; tutela non solo risarcitoria; privativa non titolata; tutela inibitoria

PRO E CONTRA DELLA TUTELA DELL’INNOVAZIONE MEDIANTE IL SEGRETO INDUSTRIALE Vantaggi: nessuna formalità (e costi connessi) durata tendenzialmente perpetua Svantaggi: Difficoltà nella individuazione oggetto tutela Difficoltà a mantenere segretezza

Avv. Luca Giove (luca.giove@ipgiove.it) GRAZIE! Avv. Luca Giove (luca.giove@ipgiove.it)