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16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 1 LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI.

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1 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 1 LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA INDUSTRIALE EUROPEAN PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

2 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 2 Lo scenario internazionale La tutela richiede la registrazione Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per lottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design) Costante incremento delle registrazioni internazionali Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale

3 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 3 Brevetto e segreto SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dellinventore. Onere della prova a carico dellinventore (tutela internazionale prevista dal trattato TRIPs del 1994 – In Italia art. 98 e 99 c.p.i.) BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo (20 anni) ma certa nella sua durata

4 MARCHI Il marchio non registrato (di fatto) è protetto solo se notoriamente e continuativamente usato (luso locale conferisce solo un diritto di preuso nei limiti territoriali e quantitativi dimostrati) Alcuni paesi (ad esempio Germania, Cina) non riconoscono alcun effetto legale al marchio di fatto 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 4

5 MODELLI (DESIGN) Il modello comunitario di fatto è protetto solo per tre anni dalla prima diffusione ufficiale Solo contro imitazioni identiche Diversi paesi (extra europei) non riconoscono tutela al modello (design) di fatto (es. Cina) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 5

6 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 6 BREVETTI - NOVITA E nuovo ciò che non rientra identicamente nello stato della tecnica Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo (novità assoluta)

7 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 7 BREVETTI - ATTIVITA INVENTIVA (non ovvietà) E inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica Non solo linvenzione geniale è brevettabile Problem / solution approach Could / Would approach

8 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 8 BREVETTAZIONE ALLESTERO DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO - CBE (EPO = European Patent Office) CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT (PATENT COOPERATION TREATY – WIPO = World Intellectual Property Organisation)

9 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 9 BREVETTO EUROPEO Vantaggi: Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali

10 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 10 BREVETTO EUROPEO Comprende 37 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati dellUnione Europea)

11 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 11 BREVETTO EUROPEO

12 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 12 BREVETTO EUROPEO Si svolge in quattro fasi principali: 1.Ricerca di anteriorità con opinione di brevettabilità e successiva pubblicazione della domanda di brevetto europeo (European Patent Application) 2.Esame di merito ed eventuale concessione (deve essere fatta unesplicita richiesta di esame) 3.Nazionalizzazione nei paesi di interesse del richiedente 4.Eventuale opposizione (entro 9 mesi)

13 DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI DOMANDE DEPOSITATE DOMANDE EUROPEE DOMANDE EUROPCT TOTALE /06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 13

14 DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 14

15 DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 15

16 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16 BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT) La procedura PCT non consiste nella concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda

17 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 17 DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Vantaggi: Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Altissimo numero di paesi aderenti

18 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 18 Stati della convenzione PCT

19 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 19 BREVETTO PCT

20 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 20

21 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 21 BREVETTO PCT

22 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 22 BREVETTO PCT

23 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 23 BREVETTO PCT

24 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 24 MARCHI Parola, figura, segno (bi o tridimensionale), suono, destinati a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di unimpresa da quelli proposti od offerti da altre imprese concorrenti

25 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 25 FONDAMENTALI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO NOVITA (RELATIVA) CAPACITA DISTINTIVA (ORIGINALITA) POSSIBILITA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LICEITA

26 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 26 MARCHIO TUTELA INTERNAZIONALE Marchio comunitario Paesi U.E. C.D. Marchio internazionale Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo)

27 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 27 MARCHIO COMUNITARIO Marchio unico per tutti i paesi dellUnione Europea Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dellUnione Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dellUnione o dei prodotti per i quali è registrato

28 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 28 MARCHIO COMUNITARIO CONTRAFFAZIONE Sentenza (o provvedimento durgenza) se emessa dal giudice del luogo della contraffazione (forum commissi delicti) efficacia solo nello stato Sentenza (o provvedimento durgenza) se emessa nel paese del contraffattore (forum rei) efficacia in tutta UE

29 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 29 MARCHIO COMUNITARIO NULLITA Cause di nullità -in via principale (solo allUAMI) -in via riconvenzionale presso i Tribunali comunitari (12 in Italia)

30 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 30

31 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 31

32 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 32 MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE ARTEMIDE TIZIO - Marchio TO2007C Primo depositoMI1987C luglio marzo 1991 Precedente rinnovo MI1997C aprile settembre 1999

33 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 33 MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Nome:Kraft Foods Global Brands LLC Numero: Data di deposito:22/09/2009 Data di registrazione:22/02/2010 Classificazione di Nizza:30 Marchio:Individuale Tipo di marchio:Tridimensionale

34 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 34 MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Data di deposito:01/02/2005 Data di registrazione:09/06/2006 Data di scadenza:01/02/2015 Classificazione di Nizza:30 Nome:Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Numero:7205

35 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 35 MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Data di deposito:01/06/1999 Data di registrazione:06/02/2001 Data di scadenza:01/06/2019 Classificazione di Nizza:30 Nome:Ferrero GmbH Numero:38843 Tipo di persona giuridica:Persona giuridica

36 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 36 MARCHI COMUNITARI

37 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 37 MARCHI COMUNITARI

38 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 38 MARCHIO INTERNAZIONALE Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale (WIPO) per tutti i paesi indicati dal richiedente In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale

39 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 39 MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE 84 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Korea del Sud) Mancano India e Taiwan (però Taiwan è parte WTO)

40 INTERAZIONE FRA LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE E possibile Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario Designare lintera U.E. (marchio comunitario) allatto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 40

41 MARCHIO INTERNAZIONALE 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 41

42 MARCHIO INTERNAZIONALE 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 42

43 MARCHIO INTERNAZIONALE 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 43

44 MODELLI (DESIGN) 1.PUO ESSERE REGISTRATO COME DESIGN LASPETTO ESTERIORE DI UN PRODOTTO: QUALE RISULTA DALLE SUE LINEE, DAI COLORI, DALLA FORMA, DAI MATERIALI UTILIZZATI OVVERO DAL SUO ORNAMENTO 2. PER PRODOTTO SI INTENDE QUALSIASI PRODOTTO INDUSTRIALE (O ARTIGIANALE) COMPRESI I COMPONENTI DI PRODOTTI, GLI IMBALLAGGI, LE PRESENTAZIONI, I SIMBOLI GRAFICI 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 44

45 REQUISITI DI VALIDITA DEL DESIGN NOVITA -UN DESIGN E NUOVO SE NESSUN DISEGNO O MODELLO IDENTICO E STATO DIVULGATO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA -IL TITOLARE O IL SUO AVENTE CAUSA POSSONO TUTTAVIA DIVULGARE (USARE) IL DESIGN PER 12 MESI PRIMA DEL DEPOSITO 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 45

46 REQUISITI DI VALIDITA DEL DESIGN CARATTERE INDIVIDUALE (SOSTITUISCE LO SPECIALE ORNAMENTO) QUESTO REQUISITO SUSSISTE SE LIMPRESSIONE GENERALE CHE IL DESIGN SUSCITA NELLUTILIZZATORE INFORMATO E DIVERSA DA QUELLA CHE SUSCITANO I MODELLI PRECEDENTEMENTE DIVULGATI 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 46

47 OGGETTO: MOTORE TITOLARE: HONDA MOTORS (GIAPPONE) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 47

48 OGGETTO: MORSETTO PER CAVI TITOLARE: THE PANDUIT CORP. (USA) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 48

49 OGGETTO: PNEUMATICO TITOLARE: THE YOKOAMA RUBBER CO. (GIAPPONE) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 49

50 OGGETTO: SANDWICH TITOLARE: YAIR SIERADZKI (ISRAELE) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 50

51 DESIGN – TUTELA INTERNAZIONALE MODELLO COMUNITARIO (PAESI UE) MODELLO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DELLAIA) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 51

52 MODELLO COMUNITARIO 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 52

53 MODELLO COMUNITARIO 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 53

54 EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO Conclusioni del Consiglio Europeo del Brevetto unico per tutta lUnione Europea Esame e concessione sempre affidati allUfficio Brevetti Europeo Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 54

55 GESTIONE DEL CONTENZIOSO DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede durgenza) e per le riconvenzionali di nullità 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 55

56 GESTIONE DEL CONTENZIOSO La Corte dAppello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire luso di una delle lingue ufficiali dellEPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 56

57 US LITIGATIONS 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 57

58 Cause di brevetti, marchi e copyright avviate negli Stati Uniti, – Fonte Oblon, Spivak 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 58 PatentTrademarkCopyright 20073,4872,8964, ,8353,7544, ,7203,6685, ,0753,5083, ,8143,6722, ,7003, ,5203, ,4844, ,3183, ,2183, ,1123, ,8402,925

59 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 59

60 Costo medio delle cause di PI in US (Fonte Oblon, Spivak) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 60 Patent (2007)Trademark (2007)Copyright (2007) Less than $ 1 million at risk $ 600,000$ 255,000$ 290,000 $ 1-25 million at risk $ 2,500,000$ 650,000$ 500,000 More than $ 25 million at risk $ 5,000,000$ 1,250,000$ 1,000, Less than $ 1 million at risk $ 650,000$ 300,000$ 250,000 $ 1-25 million at risk $ 2,000,000$ 700,000$ 440,000 More than $ 25 million at risk $ 4,500,000$ 1,250,000$ 975, Less than $ 1 million at risk $ 500,000$ 298,000$ 249,000 $ 1-25 million at risk $ 2,000,000$ 602,000$ 499,000 More than $ 25 million at risk $ 5,000,000$ 1,000,000$ 950,000

61 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 61 CONCLUSIONI La registrazione internazionale dei brevetti, design e marchi costituisce uno strumento imprescindibile non solo per la tutela dellinnovazione, ma anche per sottrarre sbocchi di mercato ai concorrenti e per la concreta valorizzazione della proprietà industriale come autonomo asset aziendale Il portafoglio aziendale di brevetti, marchi e design va costantemente incrementato utilizzando al meglio gli strumenti di registrazione unificata previsti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi Parallelamente, è indispensabile una costante attività di monitoraggio delle registrazione dei concorrenti (attraverso sorveglianze periodiche e ricerche preventive)


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