Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi

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Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi - APTA Associated Patent & Trademark Attorneys “LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE EUROPEAN PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS Un relatore si trova spesso a dover esporre dati tecnici a un pubblico composto da persone che non conoscono l'argomento o la terminologia specifica. È possibile che l'argomento trattato sia complesso e ricco di dettagli che ne appesantiscono l'esposizione. Per presentare in modo efficace argomenti di questo tipo, seguire le indicazioni fornite da questo modello della Dale Carnegie Training®. Considerare la quantità di tempo a disposizione e organizzare il materiale di conseguenza. Circoscrivere l’argomento da esporre. Suddividere la presentazione in sezioni specifiche. Seguire un ordine logico. Incentrare la spiegazione sull'argomento principale. Chiudere la presentazione con un riepilogo, la ripetizione dei punti chiave o una conclusione logica. Mantenere sempre l’attenzione rivolta agli spettatori, accertandosi che i dati siano chiari e le informazioni rilevanti. Mantenere un livello di argomentazione e terminologia appropriato per gli spettatori. Utilizzare supporti visivi per illustrare i punti chiave. Dimostrare interesse per gli spettatori per conquistarne l’attenzione. Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Lo scenario internazionale
La tutela richiede la registrazione Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design) Costante incremento delle registrazioni internazionali Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Brevetto e segreto SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore (tutela internazionale prevista dal trattato TRIPs del 1994 – In Italia art. 98 e 99 c.p.i.) BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo (20 anni) ma certa nella sua durata Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHI Il marchio non registrato (di fatto) è protetto solo se notoriamente e continuativamente usato (l’uso locale conferisce solo un diritto di “preuso” nei limiti territoriali e quantitativi dimostrati) Alcuni paesi (ad esempio Germania, Cina) non riconoscono alcun effetto legale al marchio di fatto Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MODELLI (DESIGN) Il modello comunitario “di fatto” è protetto solo per tre anni dalla prima diffusione ufficiale Solo contro imitazioni identiche Diversi paesi (extra europei) non riconoscono tutela al modello (design) di fatto (es. Cina) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTI - NOVITA’ E’ nuovo ciò che non rientra identicamente nello stato della tecnica Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo (novità assoluta) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTI - ATTIVITA’ INVENTIVA (non ovvietà)
E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica Non solo l’invenzione geniale è brevettabile Problem / solution approach Could / Would approach Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTAZIONE ALL’ESTERO
DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO - CBE (EPO = European Patent Office) CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT (PATENT COOPERATION TREATY – WIPO = World Intellectual Property Organisation) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTO EUROPEO Vantaggi:
Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTO EUROPEO Comprende 37 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati dell’Unione Europea) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTO EUROPEO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTO EUROPEO Si svolge in quattro fasi principali: Ricerca di anteriorità con opinione di brevettabilità e successiva pubblicazione della domanda di brevetto europeo (European Patent Application) Esame di merito ed eventuale concessione (deve essere fatta un’esplicita richiesta di esame) Nazionalizzazione nei paesi di interesse del richiedente Eventuale opposizione (entro 9 mesi) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI
DOMANDE DEPOSITATE 2005 2006 2007 2008 2009 DOMANDE EUROPEE 60.790 61.141 62.768 63.077 55.896 DOMANDE EUROPCT 67.919 74.258 78.655 83.567 78.646 TOTALE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI
Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)
La procedura PCT non consiste nella concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Vantaggi:
Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Altissimo numero di paesi aderenti Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Stati della convenzione PCT

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi - APTA Associated Patent & Trademark Attorneys BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHI Parola, figura, segno (bi o tridimensionale), suono, destinati a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa da quelli proposti od offerti da altre imprese concorrenti Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

FONDAMENTALI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO
NOVITA’ (RELATIVA) CAPACITA’ DISTINTIVA (ORIGINALITA’) POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LICEITA’ Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO TUTELA INTERNAZIONALE
Marchio comunitario Þ Paesi U.E. C.D. “Marchio internazionale” Þ Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO COMUNITARIO Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione Europea Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell’Unione Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è registrato Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO COMUNITARIO CONTRAFFAZIONE
Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa dal giudice del luogo della contraffazione (forum commissi delicti) efficacia solo nello stato Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa nel paese del contraffattore (forum rei) efficacia in tutta UE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO COMUNITARIO NULLITA’
Cause di nullità in via principale (solo all’UAMI) in via riconvenzionale presso i Tribunali comunitari (12 in Italia) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

16/06/2010

MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE
ARTEMIDE “TIZIO” - Marchio TO2007C002468 Primo deposito MI1987C021468 08 luglio 1987 14 marzo 1991 Precedente rinnovo MI1997C003334 14 aprile 1997 02 settembre 1999 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Nome: Kraft Foods Global Brands LLC Numero: 347006 Data di deposito: 22/09/2009 Data di registrazione: 22/02/2010 Classificazione di Nizza: 30 Marchio: Individuale Tipo di marchio: Tridimensionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Data di deposito: 01/02/2005 Data di registrazione: 09/06/2006 Data di scadenza: 01/02/2015 Classificazione di Nizza: 30 Nome: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Numero: 7205 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Data di deposito: 01/06/1999 Data di registrazione: 06/02/2001 Data di scadenza: 01/06/2019 Classificazione di Nizza: 30 Nome: Ferrero GmbH Numero: 38843 Tipo di persona giuridica: Persona giuridica Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHI COMUNITARI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO INTERNAZIONALE
Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale (WIPO) per tutti i paesi indicati dal richiedente In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE
84 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Korea del Sud) Mancano India e Taiwan (però Taiwan è parte WTO) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

INTERAZIONE FRA LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
E’ possibile Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario Designare l’intera U.E. (marchio comunitario) all’atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MARCHIO INTERNAZIONALE

MODELLI (DESIGN) PUO’ ESSERE REGISTRATO COME DESIGN L’ASPETTO ESTERIORE DI UN “PRODOTTO”: QUALE RISULTA DALLE SUE LINEE, DAI COLORI, DALLA FORMA, DAI MATERIALI UTILIZZATI OVVERO DAL SUO ORNAMENTO 2. PER “PRODOTTO” SI INTENDE QUALSIASI PRODOTTO INDUSTRIALE (O ARTIGIANALE) COMPRESI I COMPONENTI DI PRODOTTI, GLI IMBALLAGGI, LE PRESENTAZIONI, I SIMBOLI GRAFICI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN
NOVITA’ UN DESIGN E’ NUOVO SE NESSUN DISEGNO O MODELLO IDENTICO E’ STATO DIVULGATO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA IL TITOLARE O IL SUO AVENTE CAUSA POSSONO TUTTAVIA DIVULGARE (USARE) IL DESIGN PER 12 MESI PRIMA DEL DEPOSITO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN
CARATTERE INDIVIDUALE (SOSTITUISCE LO “SPECIALE ORNAMENTO”) QUESTO REQUISITO SUSSISTE SE “L’IMPRESSIONE GENERALE” CHE IL DESIGN SUSCITA “NELL’UTILIZZATORE INFORMATO” E’ DIVERSA DA QUELLA CHE SUSCITANO I MODELLI PRECEDENTEMENTE DIVULGATI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

OGGETTO: MOTORE TITOLARE: HONDA MOTORS (GIAPPONE)

OGGETTO: MORSETTO PER CAVI TITOLARE: THE PANDUIT CORP. (USA)

OGGETTO: PNEUMATICO TITOLARE: THE YOKOAMA RUBBER CO. (GIAPPONE)

OGGETTO: SANDWICH TITOLARE: YAIR SIERADZKI (ISRAELE)

DESIGN – TUTELA INTERNAZIONALE
MODELLO COMUNITARIO (PAESI UE) MODELLO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DELL’AIA) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

MODELLO COMUNITARIO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO
Conclusioni del Consiglio Europeo del Brevetto unico per tutta l’Unione Europea Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio Brevetti Europeo Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

GESTIONE DEL CONTENZIOSO
La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

US LITIGATIONS Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

Cause di brevetti, marchi e copyright avviate negli Stati Uniti, – Fonte Oblon, Spivak Patent Trademark Copyright 2007 3,487 2,896 4,400 2006 2,835 3,754 4,944 2005 2,720 3,668 5,796 2004 3,075 3,508 3,007 2003 2,814 3,672 2,448 2002 2,700 3,470 2001 2,520 3,348 2000 2,484 4,204 1999 2,318 3,831 1998 2,218 3,448 1997 2,112 3,189 1996 1,840 2,925 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

16/06/2010

Costo medio delle cause di PI in US (Fonte Oblon, Spivak)
Patent (2007) Trademark (2007) Copyright (2007) Less than $ 1 million at risk $ 600,000 $ 255,000 $ 290,000 $ 1-25 million at risk $ 2,500,000 $ 650,000 $ 500,000 More than $ 25 million at risk $ 5,000,000 $ 1,250,000 $ 1,000,000 2005 $ 300,000 $ 250,000 $ 2,000,000 $ 700,000 $ 440,000 $ 4,500,000 $ 975,000 2003 $ 298,000 $ 249,000 $ 602,000 $ 499,000 $ 950,000 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

CONCLUSIONI La registrazione internazionale dei brevetti, design e marchi costituisce uno strumento imprescindibile non solo per la tutela dell’innovazione, ma anche per sottrarre sbocchi di mercato ai concorrenti e per la concreta valorizzazione della proprietà industriale come autonomo asset aziendale Il portafoglio aziendale di brevetti, marchi e design va costantemente incrementato utilizzando al meglio gli strumenti di registrazione unificata previsti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi Parallelamente, è indispensabile una costante attività di monitoraggio delle registrazione dei concorrenti (attraverso sorveglianze periodiche e ricerche preventive) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010

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