La protezione transnazionale dei brevetti e dei segreti commerciali Avv. Eugenia Tonello Studio Legale Sindico Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale La prospettiva di questo intervento è pratica, da avvocato. Brevetti per invenzione e segreti commerciali vanno sempre posti a confronto? Spesso lo si fa. Il sito della WIPO (http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm) in modo molto sintetico effettua un confronto evidenziando i pro e i contro nella scelta tra la protezione brevettuale e quella conferita dai segreti commerciali. Il problema della protezione non è solo un problema di contenuto della protezione ma anche una questione di come ci si relaziona con il contenuto della protezione; altrimenti detto, quali sono le esigenze pratiche alle quali si vuole rispondere. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale La percezione generale della proprietà industriale è in termini di esclusiva. deposito un brevetto per impedire ad altri di copiare quanto faccio io, ho un brevetto quindi posso impedire ad altri di copiarmi. La percezione generale della proprietà industriale è (anche) in termini di costi che vengono (meglio) tollerati anche nella prospettiva dell’esclusiva. E’ una percezione scivolosa nei presupposti e negli effetti. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale Chi guarda con interesse alla proprietà industriale dovrebbe ragionare nel modo seguente: SE ho in mano qualcosa di proteggibile, allora, a determinate condizioni, potrò ambire ad essere l’unico. a tutti interessa essere gli UNICI, con meno facilità ci si interroga sui contenuti. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale La percezione generale della proprietà industriale in termini di esclusiva viene amplificata quando il mercato di interesse supera i confini nazionali e dunque quando la prospettiva evolve da un quadro nazionale ad uno transnazionale. Ancora una volta, si viene attratti dalla possibilità di essere gli UNICI, possibilmente in più paesi, ma con maggiore difficoltà ci si interroga circa i contenuti, declinati anche in relazione all’estensione territoriale della desiderata protezione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Le conseguenze pratiche – Istituti a confronto Se l’attenzione è (solo) sul perimetro della protezione, in particolare, sulla possibilità di esercitare uno ius excludendi alios il mio interesse si rivolgerà al brevetto Solo con un brevetto è possibile ottenere, a tutti gli effetti, un diritto di esclusiva, mentre la tutela del segreto commerciale subisce [post decreto correttivo del 2010] dei temperamenti importanti che non rendono possibile azionarlo erga omnes qual è la conseguenza? brevetto: diritto forte/protezione importante e forte segreto commerciale: diritto minore/protezione più attenuata da usare quando non è possibile ricorrere al brevetto. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Le conseguenze pratiche – Istituti a confronto In che misura queste considerazioni pratiche trovano riscontro nel diritto positivo e nelle statistiche, in particolare, ove ci si ponga in una prospettiva transnazionale? Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione Oggetto Requisiti Costi Durata Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione Il problema del mercato di interesse: nazionale o transnazionale. Posso depositare domande di brevetto per ciascun paese di interesse (depositi plurimi) e sperare di ottenere tanti brevetti nazionali per ciascuna invenzione (brevetti paralleli) con importanti conseguenze a livello di costi e energie di gestione. Da tempi risalenti si avverte l’esigenza di agevolare i depositi plurimi ma non si è ancora giunti ad una conclusione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione Convenzione di Unione di Parigi (1883) c.d. priorità unionista Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (1973) procedura unificata di rilascio, all’esito brevetto efficace in tutti gli stati aderenti alla Convenzione. Trattato di Washington – PCT (1970)- agevola i depositi plurimi e facilita l’esame preventivo da parte dei vari Uffici nazionali Accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (1994) A ciò si aggiungano numerosi tentativi di armonizzare i diritti nazionali al fine di limitare i costi: risultato è una grande vicinanza dei diversi sistemi nazionali. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione Ripetuti tentativi da parte della Commissione Europea di istituire un brevetto comunitario: Convenzione di Lussemburgo (1975): mai entrata in vigore Convenzione di Lussemburgo (1989): mai entrata in vigore Nel 2012 riprendono i lavori per un brevetto dell’Unione Europea ora definito come «brevetto unitario»: Pacchetto: Regolamenti UE (1257/2012 e 1260/2012) + Accordo su Tribunale Unificato dei brevetti sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013: avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2014. Ratifiche insufficienti e poi Brexit. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Qualche dato statistico Nel 2016, a livello mondiale, sono state depositate 3,127,900 domande di brevetto: 42.8% in Cina, principalmente ad opera di cittadini cinesi [1,3 milioni] 19,4 % negli USA 10,2% in Giappone 6,7 % in Corea 5,1 % European Patent Office (EPO) 15.8% altri Fonte: WIPO IP facts and Figures 2017 (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017.pdf) Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Qualche dato statistico Nel 2016, per il settimo anno consecutivo, a livello mondiale, i depositi di domande di brevetto sono aumentate. In Italia, nel 2016: 9,821 domande di brevetto 3,362 delle quali PCT Fonte: WIPO IP facts and Figures 2017 (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017.pdf) Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali Informazioni aziendali e esperienze tecnico industriali Non è necessaria una procedura di deposito per avere protezione, non si ottiene una registrazione, non esiste un registro. L’ apparente assenza di formalità rende l’istituto dei segreto appetibile anche da un punto di vista economico ma… Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali Le informazioni sono proteggibili solo ove presentino determinati requisiti, condivisi a livello internazionale: devono essere segrete; devono avere valore commerciale in quanto segrete; devono essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali La tutela del segreto commerciale non richiede un deposito ma non per questo è una tutela che possa essere «improvvisata»; occorre affrontare dei costi. Occorre dimostrare di avere tenuto, negli anni, condotte idonee a mantenere il segreto nonché di avere sottoposto le informazioni a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Le misure che devono essere approntate in modo strutturato. Non conferisce un diritto di esclusiva, ma può essere azionato solo nei confronti di determinati soggetti con importanti clausole di esclusione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali Fonti internazionali: Accordo TRIPS (1994) – art. 39 Fonti nazionali: ante Codice della proprietà industriale (2005): tutela solo a livello concorrenziale, nel Codice della proprietà industriale introdotta tutela ad hoc negli artt. 98-99 che sembrano però delineare una tutela erga omnes, decreto correttivo del 2010 viene aggiunto un riferimento alla “sottrazione abusive” delle informazioni, Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali A livello comunitario per lungo tempo, ciascuno stato membro ha avuto sue regole : Direttiva 8 giugno 2016 n. 643 attuata in Italia con il d.lgs. 63/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali Le principali modifiche introdotte dal d.lgs 63/2018: «Informazioni commerciali riservate» sostituite da «segreti commerciali» Anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l’origine illegale di un segreto industriale potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso limitate ad un equo indennizzo «diritto di sequela»: divieto di commercio di beni che beneficino in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente a condizione che il commerciante si stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’uso illecito di segreti commerciali Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Un punto di incontro: la contrattualistica Contratti di licenza di brevetto - Contratti di know- how / licenza di know- how Contratti atipici Diritto di utilizzo Corrispettivo Profili antitrust: perché contengono clausole limitative della concorrenza Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Un punto di incontro: la contrattualistica Accordi di trasferimento di tecnologia (Regolamento 316/2014/UE) La circolazione transnazionale delle tecnologie riveste una grande importanza. Riduce i costi ed aumenta i profitti e permette l’arrivo di un prodotto sul mercato dove, invece, fisicamente i prodotti non potrebbero arrivare. Importanti profili antitrust per la presenza di clausole restrittive della concorrenza. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Grazie! e.tonello@sindico.it Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico