Quali marchi sono registrabili? I segni (parole, figure, forme, colori …) graficamente rappresentabili Requisiti: novità, distintività e liceità Categorie: marchi di prodotto (classi merceologiche 1-34 della Convenzione di Nizza); marchi di servizio( classi 35-42); marchi collettivi

Art. 8 c.p.i. (ex 21 l.m.) I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e degli eredi. 2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. L’UIBM ha facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta.

Art. 8 (ex 21 l.m.) 3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi.

Priorità e preuso Priorità: è possibile rivendicare entro 6 mesi la priorità di un precedente deposito nazionale in Paesi membri della Convenzione di Parigi o OMC (estensione del marchio internazionale) oppure - entro lo stesso termine - la domanda italiana può essere estesa in altri Paesi Vantaggio: stessa data del primo deposito Preuso: riconosciuto e tutelato ma non richiesto per il deposito di marchio italiano

Marchio italiano - Procedimento di registrazione Deposito: La domanda di marchio deve essere accompagnata dall’esemplare del marchio e deve contenere l’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere. Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all’estero è necessario fornire all’ UIBM i documenti e le notizie comprovanti l’esistenza della priorità (art. 169 c.p.i.)

Un requisito “ontologico” Il marchio è anzitutto un segno distintivo Art. 7 c.p.i.: possono essere registrati come marchi i segni “atti a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese” Un segno ha capacità distintiva “quando venga percepito dallo specifico pubblico cui i prodotti o servizi contrassegnati sono destinati come segno che denota l’origine del prodotto o servizio da un determinato imprenditore” (Vanzetti-Di Cataldo)

Il punto di partenza Essendo determinata dalla percezione che il pubblico ha del segno, la capacità distintiva varia nel tempo al variare di questa percezione Se il pubblico sempre più percepisce il segno come distintivo dei prodotti o servizi di una specifica impresa, la sua capacità distintiva si accresce Se invece il pubblico sempre più lo percepisce come termine generico, la sua capacità distintiva diminuisce fino a perdersi La capacità distintiva è un concetto dinamico

Il punto d’arrivo La capacità distintiva è il fondamento essenziale della disciplina dei marchi L’ambito di tutela, anche merceologica, di cui il marchio può beneficiare è influenzato in maniera decisiva dalla sua capacità distintiva Gli investimenti effettuati per rafforzare la capacità distintiva sono fondamentali per la protezione accordata al marchio Vanno però scelti gli strumenti giusti e i risultati ottenuti devono essere suffragati da prove adeguate

Il segno in sé Marchi forti e deboli La distinzione classica fra segni tutelati e no in relazione a varianti che “lasciano sussistere l’identità sostanziale del tipo” riflette un dato di partenza che non può essere trascurato L’errore sta nell’applicazione meccanica di questa distinzione, senza tenere in conto l’evoluzione dinamica della capacità distintiva Segni deboli o anche debolissimi in sé considerati possono arrivare a godere di una tutela molto più estesa di segni forti in sé considerati

Segni generici e descrittivi In base all’art. 13 c.p.i., rubricato “capacità distintiva”, non sono tutelabili come marchi i segni “privi di carattere distintivo”, cioè costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive, a meno che abbiano acquisito capacità distintiva prima della registrazione o prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità l segni non generici né descrittivi sono sempre tutelabili I segni parzialmente generici o descrittivi possono essere tutelati I segni esclusivamente generici o descrittivi non sono, in linea di principio, tutelabili Tutti i segni, anche se in tutto o in parte generici o descrittivi, sono tutelabili se si prova che hanno acquisito capacità distintiva

Una classificazione interessante Nella giurisprudenza statunitense i marchi sono divisi in cinque categorie, a seconda della loro crescente capacità distintiva: 1. Generici (generic): costituiti dal nome comune di un prodotto o servizio [es. “Spremuta” per succhi di agrumi] 2. Descrittivi (descriptive): costituiti dalla descrizione di una delle caratteristiche del prodotto [es. “Inox” per prodotti in acciaio inossidabile] 3. Espressivi (suggestive): costituiti da termini che richiamano le caratteristiche del prodotto [es. “Bergasol” per prodotti solari a base di bergamotto] 4. Arbitrari (arbitrary): costituiti da termini dotati di significato proprio, ma slegato dalle caratteristiche del prodotto [es. “Panda” per automobili] 5. Fantastici (fanciful): costituiti da termini di fantasia, privi di significato proprio [es. “Kodak” per prodotti fotografici, marchi patronimici] I marchi generici non sono mai tutelabili, quelli descrittivi solo se hanno acquisito un secondary meaning, quelli espressivi ricevono tutela differenziata a seconda dell’originalità dell’elaborazione (e limitatamente a questa) e del secondary meaning, quelli arbitrari e fantastici sono sempre tutelabili, più i secondi dei primi.

Capacità distintiva e ampiezza della tutela La Corte di Giustizia CE ha ripetutamente affermato (Puma/Sabel, Canon, Lloyd, etc.) i principi, ormai consolidati, secondo cui “Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore” “I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore”

Come si determina il carattere distintivo di un marchio? La Corte di Giustizia CE ha ripetutamente affermato (Windsurfing, Lloyd, Philips, Nestlé/Mars, etc.) i principi secondo cui “Il carattere distintivo, sia esso intrinseco ovvero acquisito con l’uso, deve essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro lato, prendendo in considerazione l’aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” “Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato (ovvero “per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto”), il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”

Quali sono i fattori che dimostrano la capacità distintiva? La Corte di Giustizia CE e il Tribunale di Primo Grado hanno ripetutamente affermato (Windsurfing, Lloyd,, Nestlé/Mars, Vitakraft, Storck, etc.) il principio secondo cui, nell’effettuare la valutazione della capacità distintiva di un marchio, “occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali”

Uno sguardo oltreoceano Nella giurisprudenza e nella dottrina statunitense è stato frequentemente affermato il principio secondo cui l’incremento della capacità distintiva del marchio determina una progressiva estensione della tutela, che ha il suo punto d’arrivo nella speciale protezione accordata ai marchi famosi. Anche la giurisprudenza statunitense ha ripetutamente indicato gli elementi su cui deve basarsi la prova del livello di capacità distintiva raggiunto dal marchio Sono sostanzialmente i medesimi indicati dalla Corte di Giustizia CE

Come si prova il livello di capacità distintiva negli USA Fattori principali l’esistenza ed il livello di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e lo specifico prodotto che lo contraddistingue o l’impresa del titolare, così come dimostrati in particolare da indagini, interviste o testimonianze dirette di consumatori la natura e l’entità degli investimenti effettuati per pubblicizzare e promuovere il marchio le modalità e la durata dell’uso del marchio, con particolare riguardo al fatto che sia stato esclusivo Fattori accessori la quota di mercato e il fatturato dei prodotti recanti il marchio la prova che il marchio è stato intenzionalmente copiato

Attenzione alle prove! La giurisprudenza europea e quella statunitense hanno ripetutamente affermato che l’entità delle spese pubblicitarie, promozionali e di marketing, così come del fatturato e della quota di mercato, assumono decisivo rilievo al fine di provare un elevato grado di capacità distintiva solo se si dimostra che hanno avuto il concreto effetto di consentire al pubblico interessato di istituire una connessione diretta fra il marchio e la sua origine Il colore del prodotto, la sua forma, il packaging, uno slogan pubblicitario non vengono immediatamente percepiti dal pubblico come elementi distintivi, non essendo normalmente usati come strumenti di identificazione. In questi casi la prova della capacità distintiva deve essere particolarmente convincente perché quegli elementi siano tutelabili come marchi

Qualche caso concreto Storck (Trib. CE, 10.11.2004) Toblerone (Trib. CE, 10.4.2003) Perché le spese pubblicitarie e le indagini demoscopiche assumano rilievo bisogna che abbiano avuto ad oggetto specificamente l’elemento il cui carattere distintivo è in discussione. Vitakraft (Trib. CE, 12.7.2006) La diffusione di cataloghi e listini prezzi non è sufficiente per provare il carattere distintivo. Nei questionari rivolti al pubblico nei sondaggi il marchio non dev’essere mostrato, o va mostrato insieme ad altri

Un esempio

Nel confronto fra segni va valutata la forza distintiva di entrambi P&G

Conclusioni La capacità distintiva di un segno è influenzata in modo decisivo dal fatto che, grazie alla sua notorietà, il pubblico di riferimento lo ricolleghi univocamente ad una determinata impresa La notorietà e l’accresciuto carattere distintivo che ne deriva ampliano progressivamente la tutela accordata al marchio nei confronti di segni meno simili o designanti prodotti o servizi meno affini, fino a farlo accedere alla tutela svincolata dal rischio di confusione La prova dell’elevata capacità distintiva di un segno va fornita dimostrando l’esistenza e l’elevato livello di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e lo specifico prodotto che lo contraddistigue o l’impresa del titolare, grazie soprattutto ad indagini demoscopiche e prove degli investimenti effettuati per consentire quella connessione

Art. 14.1 c.p.i. (ex art. 18 l.m.) Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

Art. 14.1 c.p.i. (ex art. 18 l.m.) Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi d’impresa: b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME GEOGRAFICO Non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente da espressioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione (art. 13.1 c.p.i.)

Denominazione generica di provenienza geografica PANETTONE “MILANO” MOZZARELLA “MILANO” Entrambi vietati

ALTRE ECCEZIONI: quando il nome geografico: non individua un’effettiva area geografica non indica la provenienza geografica indica un’area circoscritta ha acquisito forte capacità distintiva fa parte di un marchio complesso Inoltre: marchio non registrabile per altre ragioni marchio ingannevole

Marchi non registrabili Art. 14.1.a): segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume Art. 8: segni notori per esempio in campo letterario, artistico, sportivo, tra cui nomi e sigle di manifestazioni, enti e associazioni (“Luna Rossa”, “Henry Potter”, “Andy Warhol”, “Juventus”) Art. 14.1.b): segni idonei ad ingannare il pubblico (anche decadenza) es. “Burro delle Dolomiti”

Marchio ingannevole: “LIGHT” Coca Cola “Light” / Ricotta “Light” / Birra “Light” Tabacco “ Light” Autorità Antitrust – Sez. Pubblicità Ingannevole Attenzione: osservare quanto accade negli altri settori

Usi leciti del marchio Art. 21.1.b): è consentito fare uso di indicazioni relative a specie, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche, anche se interferiscono con un marchio registrato altrui Purché l’uso sia conforme ai principi di correttezza professionale

Grazie per l’attenzione! Per ulteriori informazioni o per ricevere una copia in formato elettronico di questa presentazione: luigi.mansani@lovells.com