La tutela Internazionale in registrazione e difesa dei titoli di proprietà intellettuale: focus Marchi e Brevetti

Password: INTERNAZIONALIZZAZIONE Aumentare i propri profitti Perché internazionalizzare? Aumentare i propri profitti In che modo aumentarli? Raggiungendo nuovi clienti (tramite vendita diretta e/o concessione di licenze e/o trasferimento di know-how)

La «conquista» dei mercati esteri è un «imperativo categorico» per molte aziende Perché? Razionalizzare i costi aziendali. Delocalizzare all’estero può, in alcuni casi: Permettere di ridurre i costi di produzione (manodopera, reperimento delle materie prime ecc.) Permettere di abbattere i costi di esportazione. ESEMPIO: BRASILE

BRASILE Barriere in ingresso Ostacoli tariffari - dazi elevati, con una incidenza su export che va dal 16 al 18% sui settori: (18,2%), gioielleria/oreficeria (18%), arredamento (17%) e agroalimentare (16,2%) Ostacoli non tariffari: -vincoli burocratico-amministrativi stringenti -requisiti per certificazioni più severi -blocchi e/o contingentamenti delle importazioni

Ma a quali mercati rivolgersi? Criteri di scelta dei mercati: (a) Economico → business (b) Giuridico → protezione giuridica I criteri (a) e (b) devono essere complementari, affinché la internazionalizzazione sia «redditizia» e non «controproducente»

Strumenti per operare una scelta economica Valutare molteplici «indicatori» (si ri-veda l’esempio Brasile) … … anche con l’ausilio di statistiche ufficiali come quelle proposte dalla «Banca Mondiale» all’interno della «Doing Business 2015»: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015

Alcuni indicatori considerati dal Doing Business 2015: facilità nel portare a termine scambi commerciali e far rispettare i contratti (best: Singapore) facilità nell’avvio di un’impresa (best: Nuova Zelanda – da tener d’occhio: Benin, Togo, Costa d’Avorio, Senegal, Rep. Congo) facilità di ottenere permessi di costruzione (best: Hong Kong e Danimarca); convenienza delle forniture elettriche (best: Corea del Sud) facilità di registrazione delle proprietà (best: Norvegia) facilità nell’ottenere crediti (best: USA e Australia - da tener d’occhio: Tagikistan ed Emirati arabi uniti) risoluzione delle insolvenze (best: Finlandia) pressione fiscale (da tener d’occhio: Azerbaijan);

Premessa Le «idee» sono il «motore economico» di una azienda, perché, se opportunamente realizzate, permettono di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri operatori del settore e, conseguentemente, un incremento dei profitti. La trasformazione di idee in realizzazioni pratiche può essere definita Innovazione Esempi di realizzazioni pratiche innovative o manifestazioni della creatività umana sono: una soluzione tecnica (invenzione) il nome o logo di un prodotto (marchio) il design di un prodotto un programma per computer

Invenzione: soluzione «nuova» ed «originale» di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento. Modello di utilità: «trovato» che si limita a fornire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili ed oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego (c.d. «piccola invenzione»). Marchio: «segno» (inteso come parola, nome di persona, disegno, lettera, cifra, forma di un prodotto o del suo imballaggio) che serve ad individuare l’origine (ma anche la qualità) dei prodotti o dei servizi che una impresa produce o mette in commercio, a condizione che tali «segni» siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese («distintività»). Disegno, modello ornamentale: aspetto conferito al prodotto od ai suoi componenti per caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura (c.d. ornamento estetico).

Opera letteraria o artistica: ogni produzione del dominio letterario, scientifico o artistico, qualunque sia il modo o la forma d'espressione, come: libri, opuscoli; conferenze; opere musicali, coreografiche, la cui messa in scena sia fissata per iscritto; opere cinematografiche ecc. Programma per elaboratore: complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro. Informazioni aziendali segrete: informazioni tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, in altre parole il know-how aziendale Tipologie di prodotti a semiconduttori: insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; oppure uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito

Logica «patrimoniale» di difesa Innovare non basta Realizzare una innovazione non è sufficiente. Occorre poterla difendere Perché? Per evitare che l’usurpazione delle proprie realizzazioni innovative: annulli o riduca il vantaggio competitivo; o addirittura determini il fallimento della impresa Logica «patrimoniale» di difesa Le Realizzazioni pratiche appena indicate sono qualificabili «beni immateriali» di una azienda. Detti «beni» rientrano nella c.d. «proprietà intellettuale» di una azienda (ma anche di una persona fisica) e sono generalmente tutelati sia dagli ordinamenti nazionali che da quelli sovranazionali.

Come sorgono i diritti di proprietà intellettuale ed industriale? Alcuni «beni immateriali» assumono rilevanza giuridica e sono suscettibili di tutela Altri «beni immateriali» (es. invenzioni, marchio, disegno, modello) assumono, invece, rilevanza giuridica e sono suscettibili di tutela Altri «beni immateriali» assumono rilevanza giuridica e sono suscettibili di tutela (più limitata) per effetto della semplice creazione nella «forma espressiva»: es. opere letterarie, software, banche dati. In relazione a tali beni/realizzazioni pratiche, il diritto d’autore ed i diritti connessi si perfezionano con l’atto intellettuale della creazione dell’opera Allorché ricorrano determinati presupposti di legge: es. marchi di fatto; well-known mark per effetto di un riconoscimento da parte dell’ordinamento che si traduce, a seconda dei casi, nel «brevetto» e nella «registrazione». I diritti che discendono da brevetto e registrazione sono detti «diritti titolati»

Perché sono importati i «titoli di proprietà industriale»? Per le funzioni economiche e giuridiche da essi svolte: «Valorizzatrice»: permettono alle innovazioni e le creazioni di divenire beni commerciabili, ovvero un valore tangibile di un’azienda. «Informativa»: informano gli imprenditori chi è attivo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo e chi svolge un’attività creativa. «Dichiarativa»: presuppongono la constatazione di sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del titolo (a seconda dei casi: novità, originalità, liceità, distintività ecc.) «Costitutiva»: conferiscono lo «ius excludendi alios». I titolari di tale diritto hanno il potere di sfruttamento «esclusivo*» dei beni immateriali cui il diritto inerisce, con effetti erga omnes e, di regola, entro i limiti territoriali* dell’ordinamento che lo ha riconosciuto (i terzi sono dunque tenuti ad astenersi da utilizzare tali beni, salvo il consenso dei primi).

Focus su «esclusività»* I nomi e i loghi con cui si si distinguono sul mercato merci, servizi e aziende possono essere protetti come marchi Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato. Le invenzioni che migliorano sostanzialmente un prodotto o un procedimento o ne creano di nuovi possono essere protette con brevetto Il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di usare un’invenzione a scopi commerciali. L’aspetto esteriore che caratterizza un prodotto può essere protetto con un design. Il diritto di design conferisce al titolare la facoltà di vietare ad altri di usare un design simile o identico. Programmi, testi, immagini, musica e altre creazioni che presentano un carattere originale sono protetti automaticamente dal diritto d’autore. Il titolare ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e come la sua opera possa essere utilizzata.

Focus su «territorialità»* Territorialità: I diritti di PI sono territoriali, ossia sono tutelati solo nello stato o nella regione in cui è stata richiesta e conferita la tutela. Il problema della territorialità non è di poco conto se si considera che le creazioni intellettuali, siano esse invenzioni o opere, circolano da Paese a Paese!

Principali fonti normative internazionali Ciò ha posto l’esigenza di armonizzare, tramite convenzioni e trattati, le legislazioni dei paesi firmatari, allo scopo di: - garantire forme minime di tutela transnazionale dei diritti sui beni immateriali - permettere al titolare cittadino di uno Stato (aderente) di godere in un altro Stato (aderente) della tutela concessa ai nazionali di quest’ultimo Paese Principali fonti normative internazionali

Generali Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, testo di Stoccolma (Protezione della Proprietà Intellettuale) Convenzione WIPO del 1967 (Establishing the World Intellectual Property Organization) Accordi TRIPS del 15 aprile 1994 (Protezione della Proprietà Intellettuale) Brevetti Convenzione di Monaco sulla concessione di Brevetti Europei del 5 ottobre 1973 Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970 Modelli o Design Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925, come riveduto all'Aia ed integrato dall'Atto Complementare di Stoccolma (Deposito internazionale del Design Industriale) Regolamento (CE) n. 6/2001 del Consiglio Europeo sul Disegno o Modello Comunitario, del 12 dicembre 2001 Marchi Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, Testo di Stoccolma (Registrazione Internazionale dei Marchi) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, Testo di Ginevra (Classificazione Internazionale di Beni e Servizi ai fini della Registrazione dei Marchi) Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989 (Registrazione Internazionale di Marchi) dal 17 aprile 2000 Regolamento (CE) n. 40/94 sul Marchio Comunitario Regolamento (CE) N. 207/2009, sul marchio comunitario Diritto d'Autore Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, Testo di Parigi (Protezione dei Lavori Letterari ed Artistici)

QUALE STRATEGIA DI PROTEZIONE ADOTTARE - Cosa voglio proteggere? - Quale dev’essere l’estensione della protezione?

La risposta alle precedenti domande aiuterà a comprendere … COME proteggere i propri diritti DOVE proteggere i propri diritti. La scelta del DOVE, in particolare, è condizionata da più variabili: Tipologia di «beni immateriali» da proteggere Mercati di esportazione (medio-lungo termine) dei prodotti / servizi che incorporano i «beni immateriali» Strumenti giuridici di protezione offerti dagli ordinamenti dei paesi esportazione o da ordinamenti sovranazionali Paesi di produzione ed esistenza di forme di protezione in tali paesi Paesi di transito (dogane) Disponibilità a far valere i propri diritti in questi paesi. Qual è il rapporto costi/utilità? Possibile pre-esistenza di diritti di terzi in tali mercati/paesi.

In breve … MARCHI COSA SONO I MARCHI PANASONIC QUALE VALORE HANNO Qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. Un marchio permette di «distinguersi» dalla concorrenza. Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato. Il titolare del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi uguali o dello stesso genere. Il diritto al marchio può essere trasmesso, ad esempio tramite una licenza o la vendita La registrazione è valida durante 10 anni a contare dalla data del deposito e prorogabile di volta in volta per periodi di dieci anni. PANASONIC COSA SONO I MARCHI QUALE VALORE HANNO QUALI DIRITTI CONFERISCONO QUANTO DURA UN MARCHIO REGISTRATO

Sappiamo… MARCHI COSA NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (es. super, extra, iper). Alcuni segni di uso comune possono essere registrati quando non abbiano un'immediata logica con i prodotti o servizi contraddistinti le denominazioni generiche di prodotti o servizi (es. mobile per vendere mobili) o indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio i segni che possono ingannare il pubblico circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume i segni che contengono stemmi, bandiere o altri contrassegni, sigilli o denominazioni di organizzazioni internazionali i segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime e nomi di persone diversi dal nome del richiedente. I segni che difettano del requisito della «novità» COSA NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO I diritti nascenti dal deposito del marchio in Italia sono validi SOLO entro il territorio nazionale. Come depositare all’estero? Livelli multipli di tutela: singoli depositi nazionali, soggetti alle legislazioni di ciascun Paese interessato, oppure attraverso procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali (es. Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid), come nel caso del deposito comunitario, del deposito internazionale del marchio. Se non è possibile accedere al sistema del marchio comunitario o del marchio internazionale, le alternative sono: depositi nazionali (es. in Argentina, Canada, Brasile, Arabia Saudita ecc.) oppure procedure unificate alternative adottate da alcuni paesi extracomunitari e non aderenti all’Accordo di Madrid: es. il «marchio Andino» adottato dai Paesi aderenti al c.d. «Patto Andino»: Ecuador, Perù, Cile, Bolivia, Venezuela. Il titolare di una domanda nazionale di marchio fruisce, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda, di un diritto di priorità. Ciò consente al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale analizzare l'ambito territoriale in cui estendere la tutela, evitando di dover procedere contemporaneamente al deposito delle domande in tutti i Paesi esteri di interesse attuale o potenziale, mantenendo però salvo il requisito della novità.

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO Depositi Nazionali Esempio Territorio Italia + San Marino + Città del Vaticano Uffici competenti UIBM o CCIA Durata effetti registrazione 10 anni da DEPOSITO domanda (art. 15 del CPI) Rinnovo Si, di 10 anni in 10 anni ATTENZIONE: uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione (…) salvo mancato uso per un motivo legittimo. Pena: azione decadenza per non – uso

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO Depositi Nazionali Esempio . Territorio Rep. Pop. Cinese (No Regioni ad Amministrazione Speciale: Hong Kong e Macao. Idem per Taiwan e Singapore) Uffici competenti -Ufficio cinese marchi, fa parte della State Administration for Industry and Commerce (SAIC) - (in seno al SAIC) China Trade Mark Review and Adjudication Board → rivede le decisioni prese dall’Ufficio marchi Come? Gli stranieri con residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono direttamente rivolgersi all’Ufficio per i marchi, o ricorrendo ad una agenzia per i marchi approvata dallo Stato. Gli stranieri senza residenza e/o sede abituale dei propri affari in Cina devono obbligatoriamente affidare ad un’agenzia per i marchi la propria domanda di registrazione Durata effetti registrazione 10 anni dalla data di CONCESSIONE, rinnovabili di 10 anni in 10 anni Principio del “first-to-file” Chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione ATTENZIONE: registrare marchio molto prima inizio delle attività commerciali, perché i tempi per ottenere la registrazione in Cina, sono di 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo a partire dalla data in cui il marchio è registrato (e non dalla data di deposito della domanda, come in Italia). Protezione marchio di fatto sì - a condizione che sia famoso. Esistono poi i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non sempre sono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più dispendiosi

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO Registrazione Internazionale Chi e dove? Il titolare di registrazione o domanda di registrazione di marchio nazionale o comunitario (domanda o registrazione di base) può estendere tutela ad uno o più Paesi europei ed extraeuropei aderenti alla convenzione di Madrid (o al Protocollo di Madrid) Come e in quali uffici? presentando un'unica domanda di registrazione internazionale all’OMPI, tramite CCIA o UIBM Cosa accade? l'OMPI trasmette domanda all'UAMI e altri uffici dei paesi designati, per esame secondo le leggi locali (o il regolamento Comunitario, nel caso dell’UAMI) Durata? 10 anni da data di concessione (rinnovo X 10 anni) Vantaggi Una sola domanda + paesi Scadenza unica del marchio in tutti i paesi designati Pagamento di un’unica serie di tasse Autonomia delle singole designazioni (la contestazione di una designazione non pregiudica la protezione dello stesso marchio negli altri paesi designati) → questa è una differenza con il marchio comunitario Possibilità di designazione tardiva (ma con durata della protezione che coincide con quella del primo deposito internazionale) Svantaggi - Le designazioni sono vincolate alla domanda/registrazione di base per 5 anni. Se viene meno per effetto di opposizione o azione di nullità, viene meno la registrazione internazionale

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO Esempio Territorio UE (28 paesi) Ufficio competente UAMI (anche on line, ovviamente). No deposito c/o CCIA Durata 10 anni dalla data di deposito della domanda Rinnovo? Si, per altri 10 ATTENZIONE: Importante l’uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione (…) salvo mancato uso per un motivo legittimo Pena.. : decadenza per non – uso Vantaggi -Procedura unificata di deposito -Tutela in 28 paesi ed in quelli che entreranno in UE in futuro Costi di deposito contenuti rispetto a depositi nazionali -L’uso del marchio anche in un solo Paese dell’Unione Europea, se rilevante per territorio e popolazione, può essere considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio dell’Unione Europea Svantaggi -NO possibilità di limitare tutela solo ad alcuni Paesi membri -Una contestazione della validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, può portare al rifiuto del marchio comunitario nel suo complesso -I marchi nazionali anteriori possono costituire diritti anteriori rispetto a un marchio comunitario e viceversa: l'ufficio non esamina ex officio tali diritti anteriori. E’ il titolare del diritto anteriore a dover presentare opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio comunitario oppure depositando una domanda di dichiarazione di nullità

PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO SUGGERIMENTI GENERALI Registrare al più presto il marchio, previa ricerca di anteriorità e verifica degli impedimenti assoluti Registrare anche la traslitterazione del marchio (specie in Cina e India), prima che siano gli stessi consumatori a crearne una Valutare la registrazione nelle giurisdizioni limitrofe alla Cina che costituiscono la cd. “Greater China” (Hong Kong, Macao, Taiwan), sia per potersi garantire uno sbocco commerciale, sia per evitare che terzi vi provvedano.

DESIGN In breve … COSA SONO I DISEGNI E MODELLI QUALE VALORE HANNO Con l'espressione «DESIGN» [disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale)] si indica l'aspetto esteriore di un determinato prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento (es. imballaggi; forma di una bottiglia) Il design stimola i sensi, suscita emozioni, conferisce prestigio e facilita il processo d’identificazione Il diritto di design conferisce al titolare la facoltà di vietare ad altri di usare un design simile o identico. Per uso si intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso. È inoltre possibile vietare l’importazione, l’esportazione e il transito a scopo privato dei prodotti fabbricati per uso commerciale La registrazione ha una durata di 5 anni dalla data del deposito e può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di 25 anni, attraverso il pagamento anticipato delle tasse di mantenimento in vita previste per ciascun quinquennio COSA SONO I DISEGNI E MODELLI QUALE VALORE HANNO QUALI DIRITTI CONFERISCONO QUANTO DURA UN DESIGN REGISTRATO

DESIGN Sappiamo … Novità Liceità Carattere individuale QUALI SONO I REQUISITI PER VALIDA REGISTRAZIONE Novità Liceità Carattere individuale Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima L'attuazione del disegno o modello non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume o essere lesiva di diritti di terzi. Vi è carattere individuale quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima Identità Quando due disegni/modelli sono identici se differiscono per dettagli irrilevanti Divulgazione Si ha divulgazione disegno o modello si considera invece divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di una registrazione, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima La pre-divulgazione può comunque compromettere la registrazione in alcuni paesi (Es. Cina – novità assoluta) In Italia, “periodo di grazia” di 12 mesi, durante i quali il disegno o modello potrebbe essere divulgato prima del deposito della domanda di registrazione, senza inficiare il requisito della novità

DESIGN Sappiamo… Disegni o modelli che non soddisfano il requisito di novità o che sono privi di carattere individuale o contrari all'ordine pubblico Disegni o modelli che contengono simboli o emblemi ufficiali protetti, come la bandiera di uno Stato Le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso Le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione COSA NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME DESIGN

PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO I diritti nascenti dal deposito di design in Italia sono validi SOLO entro il territorio nazionale. Come depositare all’estero? Livelli multipli di tutela: Deposito nel paese di interesse Le formalità di deposito e le procedure d’esame e di concessione sono diverse di paese in paese Dalla data in cui si richiede la registrazione nel primo Paese, si beneficia di un periodo di 6 mesi (diritto di priorità) per estendere la registrazione in altri Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, potendo retrodatare a tale data i successivi depositi. Deposito in diversi paesi con un’unica domanda I depositi internazionali validi per gli stati contraenti all’Accordo dell’Aia possono essere effettuati direttamente presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra. È inoltre possibile proteggere un design in tutto il territorio dell’UE con un’unica domanda di registrazione presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno

PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO Depositi Nazionali Esempio Territorio Italia + San Marino + Città del Vaticano Uffici competenti UIBM o CCIA Durata effetti registrazione e Rinnovo 5 anni rinnovabili di 5 anni 5 anni, FINO ad un massimo di 25 anni Contenuto domanda (facoltativo) Descrizione e le rivendicazioni del disegno o modello (obbligatorio) Disegni, fotografie o campioni (solo a due dimensioni – es: tessuti, carte da parati e simili) del disegno o modello, oltre alla tassa di concessione governativa prevista per la registrazione. No esame sostanziale domanda circa requisiti di validità. Solo esame formale. Si deposito multiplo: una domanda per più disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della relativa Classificazione Internazionale (Classificazione di Locarno). La pre-divulgazione può comunque compromettere la registrazione in alcuni paesi (Es. Cina – novità assoluta)

PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO Esempio Territorio UE (28 paesi) Ufficio competente UAMI (anche on line, ovviamente). No deposito c/o CCIA Durata 5 anni, prorogabili di 5 in 5, fino a 25 anni Deposito multiplo una domanda per più disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della relativa Classificazione Internazionale (Classificazione di Locarno). No esame sostanziale domanda circa requisiti di validità. Solo esame formale. Periodo di grazia E’ possibile richiedere la protezione entro 1 anno dal momento in cui ha divulgato per la prima volta un disegno o modello, senza che le sue divulgazioni pregiudichino la registrazione Vantaggi - Procedura unificata di deposito - Tutela in 28 paesi ed in quelli che entreranno in UE in futuro ___________________________________________________________________ Design comunitario non registrato Il titolare di un design comunitario non registrato (ma che presenti i requisiti per una valida registrazione) ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di 3 anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità. Lato negativo → difficoltà per provare la sussistenza della protezione. Svantaggi Design comunitario non registrato Mentre il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzazione dello stesso anche nei confronti di prodotti che incorporano il disegno o modello o che non producono un’impressione generale diversa nel consumatore, la tutela dei disegni o modelli non registrati è invece limitata all’imitazione pedissequa degli stessi, ossia alla mera copiatura. La pre-divulgazione può comunque compromettere la registrazione in alcuni paesi (Es. Cina – novità assoluta)

PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO Esempio Territorio La registrazione internazionale dei disegni e modelli consente di ottenere la protezione in tutti i Paesi che aderiscono al sistema dell’Aja (governato dall’atto dell’Aja del 1960 e dall’atto di Ginevra del 1999) Ufficio competente OMPI / WIPO,  l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra Durata 5 anni, prorogabili di 5 in 5, fino a 25 anni Deposito multiplo 1 domanda → protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli (“modello multiplo“), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli. Esame WIPO procede ad esame formalità, mentre il controllo degli aspetti sostanziali è competenza degli Uffici Brevetti dei singoli Paesi, sulla base delle normative nazionali Vantaggi Procedura unificata di deposito Uniformità di effetti: La registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati No design «di base»: differentemente dal sistema dei marchi internazionali, non è necessario depositare in precedenza un disegno o modello nazionale Gestione semplificata: la gestione ulteriore dei disegni e modelli è + semplice perché le modifiche successive o i rinnovi della registrazione possono essere effettuati con una unica procedura presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI. Svantaggi La protezione è rifiutata nel caso in cui non vi sia accordo con la legislazione nazionale

Possono coesistere altre forme di tutela con il design? PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO Possono coesistere altre forme di tutela con il design? Sì, ciò è possibile. DISEGNO O MODELLO può essere protetto ANCHE come Marchio di forma, a condizione ovviamente che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge sia per la registrazione come disegno o modello, sia per la registrazione come marchio (es. dell’automobile Smart per la quale l’aspetto estetico è stato protetto sia con la registrazione della forma dell’auto come design sia come marchio di forma). Modello di utilità, se il disegno o modello accresce l’utilità dell’oggetto a cui si riferisce, potrebbe anche essere depositato un modello di utilità, ricorrendone le condizioni di legge. Opera del disegno industriale, ai sensi del diritto d’autore, Inoltre, se presentano carattere creativo e valore artistico.

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