IL CONTRATTO QUALE STRUMENTO DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE Rossella Masetti CCIAA Bologna 11 dicembre 2013 1

Per essere competitiva, innovativa e migliorare la sua posizione sul mercato, un’azienda moderna non può puntare solo sui propri beni materiali, ma deve individuare e gestire al meglio il suo capitale intellettuale. 1

Capitale Intellettuale asset intangibili = Capitale Umano (conoscenze e competenze possedute dalle persone) + Proprietà Intellettuali (marchi registrati, Know how, brevetti, copyright) di una società.  il Capitale Organizzativo o Strutturale (structural capital): procedure utilizzate, modelli organizzativi, strategie, cultura aziendale e contenuti dei database. il Capitale Relazionale Esterno (relational capital), rappresentato dal valore delle risorse collegate alle relazioni esterne dell’azienda

Il valore dei beni immateriali

Codice di Proprietà Industriale Art. 1 D. lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 “Ai fini del presente codice l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Marchi e altri segni distintivi Disegni e modelli Informazioni aziendali riservate Nuove varietà vegetali Indicazioni geografiche IGP Denominazioni di origine DOP e DOC Invenzioni e modelli d’utilità Topografie dei prodotti a semi conduttori Codice di Proprietà Industriale 10

Come si acquista un diritto di proprietà industriale ? I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione e negli altri modi previsti dal C.P.I. L’attività amministrativa di brevettazione e registrazione ha natura di accertamento costitutivo

In cosa consiste un diritto di proprietà industriale ? I diritti di proprietà industriale attribuiscono al titolare il diritto di fare un uso esclusivo degli stessi (marchio, brevetto, design, etc. ) e di vietare a terzi di farne uso nella propria attività economica

Strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori MARCHIO Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi di un’impresa e Strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori

Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio: BRAND Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico

COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI MARCHIO DI IMPRESA ? “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti ed i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese” (art. 7 CPI) 1 10

Lettere 11

Yohji Yamamoto Vivienne Westwood

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Marchi di Forma Lancôme Viagra 15

Marchi di colore CTM Registrato a nome Kraft Foods (Milka) a nome di Deutsche Telekom 16

Marchi non convenzionali 17

Università di Trento – 22 maggio 2007 Requisiti di validità del marchio Capacità distintiva; Novità; Liceità; Non decettività; Non interferenza con altri diritti di proprietà industriale (design, diritto d’autore etc.) 4 Università di Trento – 22 maggio 2007

DESIGN Cosa si intende per design ? "disegno o modello: aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

struttura superficiale aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte struttura superficiale linee colori forma contorni materiali ornamenti

Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale componenti da assemblare per formare un prodotto complesso caratteri tipografici simboli grafici presentazioni imballaggi

carattere individuale A condizione che sia nuovo = non identico Sussiste la novità se nessun disegno o modello identico è stato divulgato (art. 32 cpi, 4 rcd) ed abbia carattere individuale

Brevetto (Art. 45 CPI) Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 7

Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto. Attività inventiva Si ha attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. È necessario, infatti, uno sforzo inventivo, un momento creativo che non consista soltanto nell’applicazione di normali conoscenze tecniche o non sia direttamente desumibile dalla tecnica nota. Industrialità esprime l’attitudine di un’invenzione ad avere una applicazione industriale cioè la concreta capacità dell’oggetto dell’invenzione di essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, 7

dali e le esperienze tecnico-industriali, Il SEGRETO AZIENDALE (ARTT. 98 e 99 – C.P.I.) Costituiscono oggetto di tutela le informazioni azien dali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni: siano segrete - abbiano valore economico in quanto segrete; ART. 99 – Tutela. 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’art. 98. 12

Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi 1

I contratti aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale sono in genere CONTRATTI ATIPICI PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE ART.1322 c.c. Le Parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare DISCIPLINA APPLICABILE : Tutti i contratti ancorchè non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare sono sottoposte alle norme generali previste dal codice civile sui contratti ( art. 1323 c.c.) 2

Funzione del contratto: Strumento di gestione dei diritti di PI : (es. licenza ,merchandising) Mezzo di tutela dei diritti di proprietà industriale Strumento nella lotta alla contraffazione “di filiera”

Il contratto tipo: quale funzione? forme contrattuali in grado di soddisfare i bisogni di razionalità, organizzazione, uniformità e velocità nella definizione dei contenuti negoziali; forme contrattuali semplici con utilizzo di termini non solo appropriati ma comprensibili anche per i “non addetti ai lavori”; schema contrattuale aperto e non vincolante predisposto dalle CCIAA in virtù della legge 580/1993 ( art. 2.h ) che ha affidato alle Camere una competenza trasversale di predisposizione nuovi contratti-tipo e al tempo stesso di controllo degli schemi contrattuali diffusi dalle imprese (equilibrio tra libertà di concorrenza e protezione del consumatore); strumento a disposizione delle imprese nella definizione dei contenuti contrattuali in particolare nella fase di gestione delle trattative.

Rischi Rischi legati a determinati vincoli giuridici; Conflitti di interesse; Identificazione corretta dell’oggetto del contratto; Necessità di inserire pattuizioni non previste nello schema contrattuale tipo senza idonea verifica di un esperto; Contratti internazionali e legge applicabile;

I contratti tipo CCIAA BOLOGNA Contratto di cessione di marchio Contratto di licenza di marchio Contratto di cessione di brevetto Contratto di cessione dei diritti di priorità Contratto di licenza di brevetto Contratto di cessione di design Contratto di licenza di design Contratto di licenza di know how Accordo di segretezza

Disposizioni comuni Forma del contratto Garanzie di validità dei titoli Tutela e mantenimento del diritto Risoluzione del contratto Mezzi di soluzione delle controversie Clausole vessatorie

Tutela e mantenimento del diritto Clausole relative al mantenimento in vita e al rinnovo che specifichino in capo a chi è posto l’onere. … e nel caso in cui non sia disposto nulla ? L’onere deve intendersi a carico del titolare della privativa che ha l’obbligo di garantire la fruizione del diritto a favore di terzi.

Garanzia di validità dei titoli La garanzia sulla validità del titolo ceduto è normalmente esclusa per gli oneri che essa comporta e per la mancanza di strumenti che consentano di affermarla in modo inoppugnabile . Clausola consigliata "per quanto di conoscenza della Cedente/ Licenziante i diritti ceduti/licenziati non violano diritti esclusivi di terzi e non sussistono altre cause di nullità”.

Tutela in giudizio Legittimazione ad agire in giudizio anche del licenziatario esclusivo . Le Clausole che prevedono l’obbligo di agire contro i contraffattori o di difendere il titolo di P.I. in giudizio possono incidere fortemente sul sinallagma contrattuale «Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vangano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del diritto di P.I. , nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto. 8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l’utilizzo del brevetto/ marchio / design costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

Risoluzione del contratto Clausola risolutiva espressa La clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art.1456 c.c. è la pattuizione esplicita con cui i contraenti stabiliscono che, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, il contratto si risolverà di diritto. «Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte. E’ considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell’art…., la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all’altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.»

Mezzi di soluzione delle controversie Clausola di risoluzione delle controversie Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [___________] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato. Opzione 1 14.2 Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [___________]. 14.3 Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio. 14.4 Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile .

Mezzi di soluzione delle controversie Oppure Opzione 2 15. Foro competente Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di _______ .

Clausole vessatorie Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. La legge richiede la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie

In attuazione dell’art. 2, 4° comma, lett. C) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, dal 2002 è attiva presso la Camera di Commercio di Bologna una Commissione di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, a cui compete la tutela dei rapporti contrattuali e degli interessi economici, basata sull’equilibrio giuridico delle posizioni contrattuali delle parti.

Es. di approvazione di clausole vessatorie «Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui punti: 6 ( risoluzione anticipata), 7 (protezione del brevetto), 8 (garanzie), 13 (risoluzione delle controversie), sopra riportate, le cui clausole – rilette e approvate – si intendono accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. LA LICENZIANTE LA LICENZIATARIA» ________________ ______________________

IL CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO E’ il contratto con il quale il titolare trasferisce la titolarità della privativa a un terzo Contratto atipico A titolo oneroso gratuito, la causa determinerà il tipo negoziale che verrà scelto ( vendita, donazione , conferimento) Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi 4

OGGETTO DEL CONTRATTO: Art. 23 c.p.i. 1° co, art. 17 Reg. 207/2009 : Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi 5

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO Contratto con il quale il titolare concede ad un altro al possibilità di utilizzare il marchio Esclusiva Totale Esclusiva relativa Parziale Non esclusiva art. 23 c.p.i e art. 22 Reg. 207/09 art. 23 c.p.i., .art. 22 Reg CE 207/09 Licenza LICENZA Onerosa Gratuita Tacita Espressa Figure particolari: - merchandising Bologna, 3 maggio2013 – Corso Marchi 13

Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi Benefici diretti per il concedente Flusso reddituale (royalties): Brand extension (merceologica o territoriale) * occupare il mercato * estendere la presenza Benefici indiretti: - Promozione del marchio, aumento della “brand awarness” - Rafforzamento della tutela - Finalità transattive Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi 8

Bologna 3 maggio 2013 – Corso Marchi LIMITI In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Ì( art. 23 C.P.I.) «Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest’ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato , l’Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento a meno che l’avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non risulterà ingannevole.»( art. 17 co 3° Reg. 207/2009) Bologna 3 maggio 2013 – Corso Marchi 6

Clausole consigliate contratto di licenza di marchio Uso/qualità Prodotti/Poteri di controllo La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro della Licenziante. In particolare la Licenziataria è tenuta a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare la Licenziataria si obbliga espressamente ad usare i Marchi per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi dalla Licenziante o da altri licenziatari ( clausola obbligatoria nel caso di licenza non esclusiva) 10

modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra Controlli e divieti La Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Licenziante per facilitarle l’esercizio di tale diritto. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori. La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza. 18

Contratto di cessione e licenza di brevetto Con la cessione il titolare cede ad altri la titolarità del brevetto Con la licenza viene concesso ad un terzo il diritto di utilizzare in via esclusiva o non esclusiva il brevetto . Caso particolare: il brevetto in comunione 18

Vantaggi della licenza Ricavi senza sfruttamento diretto tecnologia (ad esempio su mercati non raggiungibili geograficamente o per carenza di forza vendita) Evitare i costi per cause / difesa legale (meglio avere “good followers” che pericolosi concorrenti) Accesso a tecnologie altrui 52

Garanzia sulla validità del brevetto Clausole consigliate Garanzia sulla validità del brevetto Diritto al brevetto ed eventuali licenze sui miglioramenti del trovato Pagamento dei costi di estensione all’estero e di mantenimento in vita del brevetto 53

Cessione del diritto di priorità Che cos’è il dir. di priorità? Convenzione di Parigi: chi abbia depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha un anno di tempo per depositare doman de corrispondenti in altri Stati e che gli effetti di tali domande hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda Il diritto di priorità è cedibile oggetto della cessione è il "diritto di depositare un brevetto all'estero". L'inventore rimane pieno titolare nel Paese di origine della domanda di brevetto. 13

Con la cessione il titolare cede ad altri la titolarità del design LO STRUMENTO CONTRATTUALE CESSIONE E LICENZA DI DESIGN Con la cessione il titolare cede ad altri la titolarità del design Con la licenza viene concesso ad un terzo il diritto di utilizzare in via esclusiva o non esclusiva il design. 13

Clausole particolari «Ove il design sia tutelato anche ai sensi dell’art 2 della l. 633/1941 il presente atto si estende anche a tali diritti». i sensi dell’art. 2 n. 10 della L.22/04/1941 n. 633 sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autore anche le opere dell’industrial design «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Caso FLOS/SEMERARO 13

Contratto di licenza di know how Quando si può parlare di know how? Perché si possa parlare di know- how sono necessarie le seguenti caratteristiche: - deve trattarsi di informazioni segrete; - deve avere valore economico; - deve essere sottoposto a misure idonee a mantenere la segretezza Col contratto di know-how un imprenditore trasmette ad un altro le proprie conoscenze segrete sul come produrre o scambiare. L’imprenditore acquirente utilizza le conoscenze comunicate dal cedente, astenendosi dal divulgarle al di fuori della propria azienda. L’obbligo di divulgazione non grava solo nei confronti del licenziatario, ma anche nei confronti dei suoi dipendenti collegati, in funzione delle mansioni svolte, a quel medesimo know-how. 13

Clausole di tutela Obbligo di segretezza «Il Licenziatario non divulgherà, nel corso del presente Contratto, né dopo la sua cessazione, qualsiasi informazione confidenziale relativa ai prodotti, facente parte della Documentazione Tecnica o del Know-how. Il Licenziatario si impegna, riguardo a tali informazioni confidenziali, a porre in essere tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per mantenere il segreto sulle stesse e a comunicarle solo ai propri dipendenti e contraenti, e unicamente nella misura in cui tale comunicazione sia necessaria per la fabbricazione o l'assemblaggio dei Prodotti». 13

LO STRUMENTO CONTRATTUALE ACCORDO DI SEGRETEZZA Contratti con i quali una delle parti o entrambe si impegnano a mantenere come strettamente riservate e confidenziali determinate informazioni. Normalmente l’accordo contiene la previsione di una penale in caso di violazione. 13

Per salvaguardare la brevettabilità di un’invenzione (art.46 C.P.I.) ACCORDI DI SEGRETEZZA A cosa servono? Per salvaguardare la brevettabilità di un’invenzione (art.46 C.P.I.) Nella fase precontrattuale Domanda di brevetto in regime di segreto Trasferimento di informazioni riservate non brevettabili 13

Clausole consigliate Obblighi di segretezza «Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualun que modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze segreti a soggetti che non siano autorizzati.Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.» Misure di sicurezza «Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. 7.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.» 13

Con la clausola penale i contraenti disciplinano gli effetti dell’inadempimento in modo diverso da quello stabilito Dalla legge, concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno. In tale clausola può essere ravvisata anche una funzione punitiva, perché nella sua stipulazione si commina una sanzione per l’inadempimento, consistente in una prestazione che il contraente inadempiente dovrà effettuare all’altro indipendentemente dal danno sofferto da quest’ultimo. «Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente accordo la Parte Ricevente verserà alla Parte Divulgante la somma di Euro ___________ per ogni violazione accertata.» 24

GRAZIE Avv. Rossella Masetti Contatti : masetti.r@aitec.it masetti@studiothemis.eu mobile: 3334520190