CONSIGLI PRATICI NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI Avv. Giovanni Ciccone Studio Legale Corona-Catelli

“L’ESPRESSO” 28 NOVEMBRE 2011 Arretrato settore civile 2012: 5,5 milioni fascicoli pendenti. Italia 158° posto rapporto banca mondiale Doing Business. Arretrato settore civile gennaio 2016: 4,2 milioni fascicoli. Italia 111° posto rapporto banca mondiale Doing Business. Situazione in leggero miglioramento

IN QUESTO QUADRO GENERALE COME SI COLLOCANO LE SEZIONI IMPRESE Ministero Giustizia, relazione sintesi 2015: calo del 6,8% contenzioso sezioni imprese. Processo industriale in posizione migliore rispetto a processo civile generale. Vari interventi del legislatore anche negli ultimi anni. D.lgs. 131/ revisione c.p.i. anche con riforme di istituti processuali; D.L. 1/2012 (conv. l. 27/2012) - sezioni imprese; D.L. 145/2013 (conv. l. 9/2014) - sezioni imprese e per società aventi sede all’estero. In corso di approvazione nuova riforma su processo civile: ulteriori competenze per sezioni imprese. Vantaggi del processo PI: possibilità di interventi più celeri. Svantaggi del processo PI: maggiori costi (contributo unificato doppio rispetto a cause ordinarie: € 1036 per giudizio di merito; € 518 per procedimento cautelare). Importanza del buon funzionamento del processo industriale (art. 117 c.p.i.). Sezioni specializzate sono morte o moribonde per troppo successo?

SONO TITOLARE DI UN BREVETTO O DI UN MARCHIO E MI ACCORGO DI UNA POTENZIALE CONTRAFFAZIONE: CHE COSA FACCIO? Linea guida di fondo: massima sinergia tra consulente e avvocato. INVIO DI DIFFIDA Vantaggi: profilo economico. Valutazione più “benevola” da parte degli Uffici Giudiziari (art. 96 c.p.c. lite temeraria - somma liquidata anche d’ufficio in caso di mala fede o colpa grave della parte soccombente). Svantaggi: Perdita dell’effetto sorpresa. Rischio di AZIONI di ACCERTAMENTO NEGATIVO. Azione di accertamento negativo (art. 120, comma 6 bis, c.p.i.). Situazione di incertezza obiettiva, giuridica e attuale. SI invio diffida, invio lettere a clienti, ingresso della ricorrente sul mercato. NO in caso di mera richiesta di interpretazione di norme giuridiche. Se proposte in via cautelare: dimostrare che incertezza crea danno imponendo di bloccare attività commerciale o produttiva. Attenzione alla legittimazione attiva e passiva.

COMPETENZA SEZIONI IMPRESE Società aventi sede all’estero; Questione di competenza o di ripartizione interna? Alcune problematiche nel caso di cessione del titolo di proprietà industriale; 1. Criterio del domicilio eletto. Trib. Torino , Giur.it, 2003, 4, 715 ss. Trib. Torino, , in Dir. ind., 2005, 4, 350 ss. 2. Art. 122, comma 4, c.p.i.: contraddittorio anche nei confronti dei titolari precedenti che abbiano ceduto diritti sul titolo. Cass, , n

DESCRIZIONE Valutazione meno rigorosa di fumus e periculum Spesso concessa inaudita altera parte (“speciale urgenza” e “eventuali ritardi con danno irreparabile al titolare dei diritti”; non solo “pregiudizio attuazione per convocazione controparte”) Eseguibile anche nel corso di fiere Sui prodotti e sulla contabilità della controparte Anche nei confronti di terzi non identificati nel ricorso Genericità dei provvedimenti. Attenzione a richieste meramente esplorative L’oggetto della descrizione: solo per prodotti o procedimenti inaccessibili? Il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario e la nomina degli esperti (possibilità di descrizione anche “virtuale”) Che cosa succede in caso di inefficacia? La tutela delle informazioni riservate ASPETTI POSITIVIASPETTI DA VALUTARE

TUTELA INFORMAZIONI RISERVATE Significato: sono “segreti” ex art. 98 c.p.i.? Chi deve prevedere le misure di secretazione? Quali sono le principali misure di secretazione? Cautele di natura meramente formale (limitazione a consultazione fascicolo, all’accesso a operazioni di descrizione, ecc.) Espunzione materiale di tutti i dati estranei alla pretesa contraffazione Custodia del materiale in busta sigillata Quali sono i dati oggetto di possibile secretazione? Trib. Torino, , Dir. Ind., 2013, 209 ss: «Essendo lo scopo della descrizione quello di acquisire dati probatori necessari per il futuro giudizio di merito, il mantenimento della secretazione comporterebbe singolari conseguenze sul piano della stessa completezza del contraddittorio su fatti rilevanti della controversia, quali la non piena conoscenza dell'effettiva materia del contendere da parte del soggetto che dovrebbe dar corso alla causa stessa, pur avendo instaurato un legittimo procedimento per l'acquisizione di necessari elementi probatori. Naturalmente restano fermi l'obbligo di segreto professionale di legali e consulenti e il divieto delle parti di utilizzare e/o diffondere i dati relativi a concorrenti o a terzi conosciuti in ragione del procedimento giudiziale». ART. 129, COMMA 1, C.P.I.

COSA FARE ALL’ESITO DELLA DESCRIZIONE? Centralità udienza di discussione ex art. 129, comma 4, c.p.i. Richiesta di PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI Fumus boni iuris Parere pro veritate ctp Dichiarazioni di terzi Rapporti di ricerca EPO CTU in sede cautelare Periculum in mora Periculum in re ipsa Destabilizzazione economica del danneggiato Valutazione in concreto

I PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI Inibitoria In caso di dichiarazione di cessazione dell’illecito? Contenuto Ordine di ritiro dal commercio Come ottemperare? Come imporre il rispetto della misura? Penale Come escutere la somma? Pubblicazione del provvedimento cautelare È possibile una comunicazione spontanea dell’emissione di un provvedimento?

SEQUESTRO Necessità del giudizio di merito (natura “polifuzionale” del sequestro industriale: funzione probatoria e funzione interdittiva) Conviene insistere nella richiesta di un sequestro disposto previo contraddittorio? Ufficiale giudiziario va invitato a recarsi “sul luogo in cui le cose si trovano” anche se di terzo Difficoltà interpretative di un provvedimento cautelare comprendente anche un’autorizzazione al sequestro: Trib. Venezia, , n. 2424: «La circostanza che con il medesimo provvedimento siano state concesse plurime misure non implica che a tutte le misure debba applicarsi la disciplina propria delle misure di natura conservativa. Se anche il provvedimento è unico nella sua materialità, esso ha contenuto plurimo sicché al suo interno occorre distinguere i provvedimenti conservativi da quelli anticipatori. Ne consegue che la declaratoria di inefficacia può riguardare anche la sola misura conservativa» Ultrattività delle altre misure anticipatorie Giudizio di merito Istanza per revoca ex art. 669 decies c.p.c. possibile anche per scoperta di nuove anteriorità invalidanti il titolo di privativa per il quale erano state concesse le misure cautelari (Trib. Milano, , in Dir. Ind., 2015, 1, pag. 17 ss)

GIUDIZIO DI MERITO PI Risarcimento del danno 125 c.p.i. Onere della prova 121 e 121 bis c.p.i. La consulenza tecnica 121, comma 5, c.p.i.

LA CONSULENZA TECNICA L’art. 121, comma 5, c.p.i.: limiti alla possibilità per il CTU di ricevere nuovi documenti dalle parti Tutela del contraddittorio (“rendendoli noti a tutte le parti”) Rispetto dell’ONERE DI ALLEGAZIONE Trib. Torino, , GADI, 2014, n. 6075: «lo sfondamento delle preclusioni istruttorie deve ritenersi circoscritto alle sole prove documentali e a condizione che la parte interessata abbia compiutamente e tempestivamente allegato i fatti primari inerenti la questione oggetto della consulenza»

LA CONSULENZA TECNICA Può il CTU esaminare anteriorità brevettuali non prodotte dalle parti? Disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.): prove proposte dalle parti o fatti non contestati. Eccezione per i fatti che rientrano nella comune esperienza. Cass., , n : non sono fatti notori quegli «elementi valutativi che implicano cognizioni particolari» Distinzione tra “fatti principali” e “fatti accessori” Cass., , n : «ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 1, il consulente può assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti» Trib. Milano, , GADI, 2014, n. 6082: Il CTU non può «dare autonomamente ingresso a documenti non prodotti dalle parti, diversi da quelli eventualmente afferenti ad un ambito di conoscenza tecnica generale». INTERNET? Valutazione caso per caso del quesito assegnato (efficacia erga omnes sentenze declaratorie di nullità e di decadenza - art. 123 c.p.i.). Tenere in considerazione istituto rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.i.

ONERE DELLA PROVA Art. 121 c.p.i. collegato ad art c.c. Prova di nullità e decadenza a carico di chi impugna il titolo Obbligo di produrre documentazione brevettuale in originale? Limiti del disconoscimento di conformità della copia Prova della predivulgazione invalidante descrizione scritta od orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Necessità di prova rigorosa ( Trib. Bologna, , in GADI, 2009, 1263 ss. ) Prova della contraffazione a carico del titolare Cass , n.18346, in Dir. Ind., 2014, 6, 589 e ss. Trib. Milano , GADI, 2014, n. 6129: limiti a presunzione art. 67 c.p.i.

ONERE DELLA PROVA Informazione - art. 121 bis c.p.i. Nei confronti della parte e del terzo Nei giudizi cautelari e nei giudizi di merito Finalità di acquisire elementi per individuare la “catena di contraffazione” Istituto poco applicato nella pratica e dai contorni non chiari (interrogatorio libero ex art. 117 c.p.i.?) Sanzione penale art. 127 c.p.i. (pena della falsa testimonianza ridotta della metà) Ordine di esibizione - art. 121 c.p.i. Nei confronti della parte, ma non del terzo Seri indizi di fondatezza delle domande Rispetto delle preclusioni di legge Non ammissibile in sede cautelare Solo per contabilità o per altro? Cosa fare in caso di mancata ottemperanza

QUALI PROSPETTIVE PER IL PROCESSO PI Tendenza alla diminuzione dei contenziosi in sede giudiziaria a beneficio degli strumenti in sede amministrativa; Marchi nazionali: artt c.p.i. e D.M. 33/2010; Marchi dell’Unione Europea (Reg. UE 2424/2015); Dir. UE 2015/2436: entro il gennaio 2023 procedura amministrativa anche per decadenza e dichiarazione di nullità dei marchi. Brevetto unitario e Tribunale unificato; Ad oggi 9 ratifiche su 13; mancano Germania e Regno Unito; Periodo di opt out di 7 anni rinnovabile per altri 7, con riferimento al vecchio brevetto europeo; Problema dei costi. MARCHIBREVETTI

Il titolo di privativa non deve essere un costo ma un investimento Tutela effettiva significa soprattutto tutela celere Una mente disposta a comprendere e non una mente disposta a fraintendere Avv. Giovanni Ciccone, Ph.D. Studio Legale Corona-Catelli