L'ufficio brevetti dell'Università di Palermo Industrial Liasion Office (ILO) V.le delle Scienze Ed.2 – ilo@unipa.it Seminario Brevettazione nazionale e internazionale - 4 marzo 2015

Sintesi delle determinanti della intensità di relazione tra università e industria La ricerca accademica precede la domanda industriale. Stretta è la relazione tra ricerca accademica utilizzata dalle imprese e qualità di tale ricerca (misurata, ad esempio, in termini di pubblicazioni e citazioni); elevata domanda industriale per la ricerca svolta in università (soprattutto a livello locale); esistenza di opportuni meccanismi organizzativi che consentano alla domanda e all’offerta di incontrarsi (come Uffici per il Trasferimento Tecnologico) e\o di incentivi (regole brevettuali, commercializzazione,…) 2

Ufficio brevetti dell'Università di Palermo (ILO) All’Ufficio Industrial Liaison Office (ILO) è assegnato il compito di raccordare le attività di ricerca, formazione e promozione dell’Università con le esigenze del mondo economico e produttivo della collettività per favorirne lo sviluppo economico e sociale e incrementare l’occupazione. Cura la valorizzazione dei risultati della ricerca delle strutture dipartimentali e dei laboratori, prevalentemente mediante la richiesta di brevetto nazionale e, nei casi di maggior rilievo, internazionale dei “trovati”. La valorizzazione dei “trovati” attraverso i brevetti è governato da un apposito Regolamento di Ateneo, all’interno del quale vengono anche definite le funzioni della Commissione Brevetti che sovrintende e segue le diverse fasi procedurali .

Perché brevettare nell’università? Per la carriera (curriculum) Per ottenere vantaggi economici Royalties Sfruttare direttamente invenzione (spin off) una società aziendale e produttiva di quote capitali sorta dall'idea di dare una ricaduta ad un ritrovato ottenuto dal contesto della ricerca tecnologica universitaria. Per concorrere allo sviluppo economico-sociale. Determina un migliore parametro dei dati trasmessi all’ANVUR (SUA-RD), terza missione. Per la reputazione (attrarre investimenti)

Perché brevettare nell’università? Per concorrere alla costruzione della cultura dell’innovazione all’interno e all’esterno dell’università, chiave per affrontare non solo le nuove sfide, tecnologiche e non, ma più in generale le esigenze di miglioramento della qualità della vita. Per valorizzare quello che l’università fa dando valore al lavoro di chi inventa ma anche di chi valorizza. Management dell’innovazione per intercettare bisogni e stimolando le sensibilità presenti sul territorio.

L’approccio alla valorizzazione della p.i. E’ fondato su: Carta Europea dei Ricercatori Codice della proprietà industriale (C.P.I.) Richiede: Attenzione per la gestione delle informazioni sull’invenzione Sensibilizzazione sull’importanza della tutela della proprietà intellettuale Consapevolezza sui vincoli e sugli strumenti disponibili

Diffusione di conoscenza e oneri di riservatezza Brevetto? La brevettazione NON impedisce la pubblicazione Aiuta a finanziare la ricerca Garantisce la diffusione delle invenzioni nella comunità scientifica ed industriale Incrementa reputazione Pubblicazione scientifica? La pubblicazione, anche come intervento a convegni, impedisce la brevettazione Garantisce la diffusione delle invenzioni nella comunità scientifica ed industriale Incrementa reputazione Prima brevettare e dopo pubblicare

Tutela l’invenzione per un determinato periodo di tempo.   Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha realizzato un’invenzione di ottenere il diritto a produrre e commercializzare in esclusiva il trovato che ne forma oggetto nello stato nel quale è stato richiesto (art. 1 D.P.R. 22-6-1979 n. 338). Il brevetto, conferisce al titolare “la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nello Stato specifico in cui viene ottenuto. Quello italiano conferisce protezione nell'intero dello Stato italiano e della Repubblica di San Marino, può essere riconosciuto nella Città del Vaticano. Vieta a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare quanto protetto dal titolo di brevetto (art. 66 com. 1 e 2 C.P.I.). Tutela l’invenzione per un determinato periodo di tempo. “Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado” (art. 62 C.P.I.). “I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili” (art 63 com. 1 C.P.I.). Ogni domanda è segreta, vale a dire non è accessibile al pubblico, per un periodo di 18 mesi.

Tutela della proprietà intellettuale Area della protezione e valorizzazione delle più svariate forme di creatività intellettuale e artistica comprendendo: opere musicali, fotografiche, editoriali, cinematografiche, di trasmissione a distanza, ecc. Proprietà intellettuale e artistica Proprietà industriale Area della protezione e valorizzazione delle invenzioni nei vari campi della tecnica: marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi-conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (art. 1 D.lgs 30/05)

Tipologie di strumenti di protezione proprietà intellettuale Brevetto d’invenzione (art. 60 e 67 C.P.I.) Durata della tutela 20 anni. Sono brevettabili sia i prodotti che i procedimenti o processi di fabbricazione. Brevetto per modello di utilità o industriale (art. 82 e 85 C.P.I.) Durata della tutela 10 anni. Rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comportano “una particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere”. Marchio Durata massima della tutela 25 anni, mediante successive proroghe di 5 anni in 5 anni. Possono costituire oggetto di registrazione “disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”. Disegno industriale (ex modello ornamentale) Nuove varietà vegetali ( art. 100 e 109 C.P.I.). Durata della tutela 20 anni, (con l’eccezione delle piante a fusto legnoso, incluso viti il cui brevetto dura 30 anni). Topografia di un prodotto a semiconduttori (art. 87 e ss. C.P.I.) Durata della tutela 10 anni. “Serie di disegni correlati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori”. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi. Diritto d’autore

1 - Che cosa NON si può brevettare (art. 45 D.lgs 30/05) Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici. Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratore. Presentazioni di informazioni. Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.

Requisiti per ottenere un brevetto : novità (art.46 C.P.I.) Il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica. Prima della presentazione della data di deposito della domanda di brevetto non deve esserci una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”, non deve essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Originalità o attività inventiva (art. 48 C.P.I.) È originale il trovato che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, non si può brevettare ciò che costituisce soluzione ovvia o banale. Industrialità (art. 49 C.P.I.) il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale. Liceità (art. 50 C.P.I.) il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico o ledere il buon costume.

Le invenzioni del dipendente universitario (art. 65) Se l’inventore è ricercatore di un'università o di una pubblica amministrazione “avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca” la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile è del dipendente. Deve darne comunicazione all’Ateneo. Deve riconoscere royalty all’Ateneo in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30%. “ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore”. Quindi se l'invenzione è finanziata da privati o enti pubblici, le norme sono derogabili e in assenza di specifica previsione contrattuale si applicano le norme del codice, cioè l’art. 64

Procedura di Brevettazione Il ricercatore svolge attività di ricerca all’interno dell’Università mantenendo la dovuta riservatezza sulla brevettabilità delle scoperte effettuate. Il ricercatore può affrontare in proprio la procedura di brevettazione. Presenta direttamente la domanda di brevettualità e ne dà immediata comunicazione al Rettore. Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 30/2005 il ricercatore deve corrispondere all’Ateneo il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. La domanda di brevetto può essere presentata al servizio brevetti presente presso le Camere di Commercio, oppure inviata direttamente all'UIBM di Roma, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno I cittadini italiani e le società con sede legale in Italia, sono obbligati a depositare la prima domanda di brevetto in Italia, salvo esplicita autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che entro 90 giorni può concedere di depositare la domanda direttamente all’estero.

Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di Palermo Se il ricercatore preferisce trasferire all’ Ateneo il diritto alla brevettazione, presenta un prospetto informativo dell’invenzione all’ufficio ILO (modello predisposto dall’ufficio); La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione (principio dell’unità della domanda, previsto per ragioni fiscali). La Struttura della domanda di brevetto comprende: Titolo Riassunto e disegno principale Descrizione dell’invenzione Rivendicazioni (parti essenziali e nuove del trovato) Eventuali ulteriori disegni Firma un contratto di cessione gratuita dell’invenzione all’Università e dà mandato al Rettore per la presentazione della domanda di brevettabilità.

Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di Palermo La Commissione Brevetti, dopo aver esaminato la domanda, esprime il proprio parere. La commissione può dare parere negativo e il diritto alla brevettazione rimane all’inventore. Se la commissione dà parere positivo entro 60 giorni il procedimento continua . L’ILO contatta almeno 3 consulenti tra gli iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, competenti nel ramo della ricerca che interessa la domanda di brevetto in esame, chiedendo un preventivo di spesa, dopo aver esaminati i tre preventivi, stabilisce qual è quello qualitativamente ed economicamente più adeguato e ne dà incarico con lettera e firma del Rettore.

Procedura di Brevettazione nell’Università di Palermo Il consulente incaricato della presentazione del brevetto provvede a predisporre un incontro tecnico con il ricercatore e con un rappresentante dell’I.L.O.; in questa fase il ricercatore provvederà a discutere e consegnare il brevetto al consulente . Se a giudizio del consulente incaricato l’invenzione non presenta i requisiti necessari per la brevettazione, il ricercatore può riottenere indietro il diritto ceduto all’Ateneo. Se l’invenzione presenta i requisiti necessari per la brevettazione. Si effettuano le ricerche necessarie per l’esame di anteriorità, si chiedono eventuali integrazioni, si predispone una bozza, dopo l’approvazione degli inventori si effettua il deposito del brevetto. In questo caso, l’Università anticipa le spese necessarie per il procedimento di rilascio, per il mantenimento e lo sfruttamento del brevetto in Italia, (art. 6 comma 1 Regolamento Brevetti).

Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di Palermo Se il brevetto viene alienato l’Università, in base all’art. 65 com. 2 D.Lgs. 30/2005, stabilisce l’importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa Università ovvero a privati finanziatori della ricerca. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, rimborsate le spese all’Università, sono ripartiti tra il ricercatore e l’Università nella misura del 50%. L’Università destinerà, successivamente, almeno il 20% dei proventi ricevuti alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i risultati. Cessione del brevetto: il titolare può alienare il brevetto stipulando con terzi un contratto di cessione (vendita) Licenza del brevetto: questa tipologia contrattuale prevede la concessione esclusiva o non esclusiva del diritto di realizzare, utilizzare e/o commercializzare il ritrovato del brevetto contro il versamento al titolare del brevetto di una royalty proporzionale generalmente al valore e al numero dei beni prodotti o venduti utilizzando il brevetto concesso in licenza.

Deposito di una apposita domanda al competente Ufficio Brevetti dello Stato nel quale si vuole attivare la protezione Efficacia territoriale: Ambito nazionale (brevetto italiano) Ambito internazionale Brevetto Europeo (oltre che agli uffici brevetti nazionali la domanda può anche essere presentata attraverso procedure internazionali) PCT (Patent Cooperation Treaty), unica domanda per molti Stati

Estensione del brevetto all’estero L’estensione del brevetto all’estero, deve avvenire entro 12 mesi dalla registrazione del brevetto nazionale, sarà la Commissione Brevetti a determinare se e in che misura le spese saranno anticipate dall’Università (art. 6 comma 2 Regolamento Brevetti). La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia. Brevettare all'estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende. Il percorso internazionale. Se s’intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Si riducono i costi delle procedure. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in più di 139 Paesi.

Estensione del brevetto all’estero Per presentare domanda è obbligatorio essere residenti in uno degli Stati contraenti del PCT o averne la nazionalità. Le domande PCT depositate in Italia o da residenti in Italia devono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali dell’ European Patent Office –EPO, (francese, inglese o tedesco); è possibile effettuare il deposito in lingua italiana (della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni) a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia depositata entro un mese dal deposito stesso. Le domande si possono presentare a: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma (anche tramite il servizio postale) OMPI - Boite PCT 34, chemin des Colombettes CH - 1211 Genève 20 Ufficio Europeo dei Brevetti (come Ufficio ricevente PCT, sia alla sede de L’Aia che a quella di Monaco di Baviera)

brevetti internazionali (PCT)   anno brevetti nazionali brevetti internazionali (PCT) brevetti ceduti 2004 6 2 2005 4 3 2006 2007 12 1 2008 8 2009 14 2010 5 2011 2012 2013 7 2014 Totale 69 21 9

  (C.P.I.) Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 . Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28. e successive modifiche Felice Filizzola, e-mail: felice.filizzola@unipa.it

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