Parte seconda: i segni distintivi

Parte seconda: i segni distintivi
Università degli studi di Pavia Corso di diritto dei marchi a.a. 2009/2010 Parte seconda: i segni distintivi 4. la disciplina del marchio registrato

La disciplina del marchio registrato
Il contenuto del diritto

Facoltà positive Facoltà negative uso del segno in funzione di marchio uso del segno in funzione non di marchio QUALUNQUE USO USI ATIPICI DEL MARCHIO

Il contenuto del diritto Come gli altri diritti di proprietà industriale, anche i diritti sui marchi registrati si compongono per così dire di due facoltà. A – facoltà positiva: di sfruttare il proprio segno in qualunque forma e modo B – facoltà negativa: di impedire ad alcuni soggetti l'utilizzo del proprio marchio

Il contenuto del diritto: le facoltà positive Il titolare di un marchio registrato può tra l'altro: - apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni - offrire i prodotti, di immetterli in commercio o detenerli a tali fini - offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno - importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso - utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità

Il contenuto del diritto: le facoltà negative Soffermiamoci invece ora sulle facoltà negative. Ebbene. Il titolare di un marchio, lo sappiamo già, non può impedire l'utilizzo del proprio segno erga omnes. Il titolare di un marchio può impedire soltanto l'utilizzo del proprio segno in alcune circostanze/casi/ipotesi particolari: che sono per giunta speculari a quelle che noi abbiamo già visto parlando della nullità del marchio per difetto di novità.

I ipotesi: uso di segno identico per prodotti identici Art. 20 cpi. “1.- I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a)un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato

I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi usati dall'altro lato. L'ipotesi presa in esame: - contraffazione per uso di segni identici per prodotti o servizi identici; Vi è contraffazione sempre. Il rischio di confusione o di associazione fra i segni non deve essere accertato. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

II ipotesi: uso confusorio di un marchio altrui Art. 20 cpi. “1.- I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: b)un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi usati dall'altro lato. L'ipotesi presa in esame: - contraffazione per uso di segni identici per prodotti o servizi affini; - contraffazione per uso di segni simili per prodotti o servizi identici; - contraffazione per uso di segni simili per prodotti o servizi affini; Vi è contraffazione se per effetto dell'identità o somiglianza dei segni (da un lato) ed identità o affinità merceologica (dall'altro) vi è un rischio di confusione o di associazione presso il pubblico. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

III ipotesi: l'agganciamento al valore suggestivo di un marchio Art. 20 cpi. “1.- I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: c)un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

I termini di confronto sono marchi registrati da un lato e marchi usati dall'altro lato. I marchi registrati in questione sono quelli notori L'ipotesi presa in esame: - contraffazione per uso di segni identici per prodotti o servizi affini; - contraffazione per uso di segni simili per prodotti o servizi identici; - contraffazione per uso di segni simili per prodotti o servizi affini; - contraffazione per uso di segni identici per prodotti o servizi non affini; - contraffazione per uso di segni simili per prodotti o servizi non affini; Vi è contraffazione se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Eccezioni alla regola ora vista. Non ve ne sono.

Il rischio di confusione Come deve essere accertato il rischio di confusione? Esistono due possibilità: in concreto od in astratto. Accertamento in concreto. Occorre tener conto di tutte le circostanze di fatto concrete che caratterizzano l'uso del marchio da parte del preteso contraffattore (aggiunta di segni propri, prezzi bassi, scarsa qualità del materiale) e che possono eventualmente escludere un rischio di confusione. Si ritiene tuttavia che non sia questo l'accertamento rilevante nelle nostre materie. Il rischio di confusione va infatti valutato in astratto Accertamento in astratto. Il giudice deve confrontare i segni ed i prodotti/servizi (per cui il marchio contraffatto è registrato/usato ed il marchio preteso contraffattore è usato), mettersi nell'ottica del consumatore medio normalmente avveduto e ragionevolmente informato, e verificare se a causa della somiglianza o identità dei segni e affinità dei prodotti/servizi il consumatore medio può cadere in confusione

I termini di paragone A – L'identità o la somiglianza dei segni L'accertamento della contraffazione presuppone anzitutto un confronto tra segni, al termine del quale i segni in confronto devono essere percepiti come identici o quantomeno come simili dal consumatore medio. Il confronto tra seni va effettuato tenendo conto dell'impressione di insieme che i singoli segni suscitano nel consumatore medio; e pertanto eventuali differenze di dettaglio tra i segni non sono rilevanti se esse non sono percepite dal consumatore medio.

Esempi di segni confondibili Adidas / Adilia (Trib. Monza , GADI 00, 1192); Juventus /Juve (Trib. Torino , GADI 00, 924); due marchi per penne stilografiche entrambi costituiti da una forma stellare a punte arrotondate, anche se con numero di punte diverso ed inversione del contrasto bianco/nero (Trib. Milano , GADI 00, 723); Smotch / Swatch (Trib. Torino , GADI 00, 519); Gucci/Guccini (App. Roma , GADI 98/458); Miogatto, Miocane per alimenti per animali kickers /kikers (Trib. Prato , cit.); Radio Studio 105 / Radio Studio 10.5 Sud Marlboro / Marlboro sound (Trib. Roma , GADI 91, 778); Valentino / Valentino 14 (Trib. Milano , ivi 738); Combipell / Conbipel (App. Bologna , GADI 90, 173); rolex / rollers (Trib. Torino , ibidem);

Esempi di segni distintivi
Il marchio originale

Il marchio contraffatto

Da questi esempi è possibile ricavare alcune regole. 1. Marchi denominativi simili sono anche quelli in cui identico è l'elemento fonetico oltre che grafico (es. Swatch/smothc; kickers /kikers; Picasso/Picaro) 2. I marchi geografici od espressivi sono marchi tipicamente deboli. Come abbiamo visto la possibilità di registrare questi marchi dipende dall'esistenza nel segno di qualcosa di aggiuntivo rispetto alla mera denominazione geografica o di provenienza. Il titolare di un marchio debole non può tuttavia impedire a terzi di appropriarsi dell'elemento descritto o geografico che per definizione sono di patrimonio comune. Ergo nei marchi deboli anche minime varianti espressive escludono la contraffazione (es. Carcioghiotto/Carciofotto per sottoaceti; Fast Orange/Orange per bibite a base di arancia, ecc.).

3. Per i marchi forti vale invece la regola opposta. Sono forti i marchi che non hanno alcun nesso significativo coi prodotti o servizi che contraddistinguono. (es. Armani, Kawaski, Valentino, Honda, Acer, Ferrari, ecc.). a) Si dice che costituisce contraffazione di un marchio forte la ripresa del nucleo ideologico del marchio, anche attraverso l'aggiunta di varianti notevoli al marchio. Es. la ripresa di un marchio costituito dalla testa di un gatto per contrassegnare filati di tessuto: in questo caso la giurisprudenza ha affermato che vi è contraffazione ogni qual volta ci si trova di fronte ad un marchio che contiene la raffigurazione di un gatto, anche se rappresentato graficamente in modo diverso e con l'aggiunta di elementi grafici che nel marchio contraffatto non esistono; b) vi è comunque contraffazione di un marchio forte nella “ripresa” (e cioè nella riproduzione/copiatura all'interno del marchio del preteso contraffattore) del cuore del marchio contraffatto. Es. Gucci/GucciniG, Guci, Guccini, Luca Gucci; Office/OpenOffice; Radio 105/Radio studio 105)

B – L'affinità dei prodotti/servizi nella contraffazione confusoria La contraffazione de marchio presuppone un confronto tra beni/servizi offerti dal titolare del marchio contraffatto e dal preteso contraffattore. Domanda. Come si fa a valutare l'identità o l'affinità dei beni o dei servizi in tema di contraffazione confusoria? Risposta. a) Non si fa riferimento alle classi merceologiche previste dalla classificazione di Nizza. Es.: i marchi dei creatori del gusto e della moda. b) Non si fa riferimento nemmeno al criterio utilizzato spesso dalla giurisprudenza secondo cui prodotti/servizi affini sono quelli che per le caratteristiche intrinseche, per i consumatori a cui si rivolgono e per l'identità dei bisogni che soddisfano sono riconducibili ai prodotti/servizi offerti dal titolare del marchio contraffatto. c) sono invece affini i prodotti/servizi che, se contraddistinti da un marchio identico/simile a quello contraffatto, il consumatore medio ricondurrebbe al titolare del marchio contraffatto (pericolo di confusione) o ad un soggetto diverso ma legato da rapporti contrattuali (pericolo di associazione).

C – (segue) e nella contraffazione parassitaria Anche in tema di contraffazione non confusoria occorre effettuare un confronto tra beni/servizi offerti dal titolare del marchio contraffatto e dal preteso contraffattore. Tipicamente vi è contraffazione quando i prodotti od i servizi sono identici (per segni simili) od affini (per segni simili od identici). Al contrario non è detto che vi sia sempre contraffazione nell'uso di un marchio notorio altrui per prodotti non affini. Esiste infatti un limite alla tutela contro la contraffazione di un marchio notorio. Questo limite è previsto, precisamente, dall'art. 20 cpi. In altri termini l'uso di un marchio simile o identico ad un marchio notorio altrui per prodotti/servizi non affini non comporta contraffazione parassitaria del marchio notorio se questi prodotti/servizi sono così lontani da quelli del marchio notorio che il preteso contraffattore non può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o recare pregiudizio agli stessi.

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