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Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi.

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1 Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

2 Indice: 1. Cos’è un brevetto 2. Utilizzo del brevetto nel mondo 3. Utilizzo strategico del brevetto 4. Come ricavare un profitto da un brevetto

3 1. Cos’è un brevetto? Il brevetto è un titolo, rilasciato dallo Stato, che attribuisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato cioè produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare … ciò che è stato brevettato il brevetto è un titolo territoriale diritto di vietare a terzi © Società Italiana Brevetti S.p.A.

4 Cos’è un brevetto? in altre parole… Il brevetto è uno strumento legale per proteggere un’invenzione, evitando che terzi ricavino un profitto economico dall’invenzione al posto o in competizione con il “proprietario” del brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

5 Cos’è un brevetto? Il diritto di esclusiva dato da un brevetto “contratto Stato-Inventore” MONOPOLIO Divulgazione completa dell'invenzione Definizione limiti dell'invenzione (rivendicazioni = limiti legali dell’esclusiva) Versamento tasse Il monopolio ha una durata limitata, durante la quale l’inventore può recuperare i costi di ricerca e ricavare un profitto dall'invenzione, essendo l’unico che la può sfruttare commercialmente © Società Italiana Brevetti S.p.A.

6 Tipologie di tutela Brevetto per invenzione Modelli industriali A) Brevetto per modello di utilità B) Registrazione di modelli e disegni ( ‟ design”) Nuove varietà vegetali Topografie dei prodotti a semiconduttori Registrazione di marchio

7 Caratteristiche fondamentali: Temporaneità: durata massima del diritto di esclusiva: 20 anni dal deposito della domanda Territorialità: definizione strategica del “dove” brevettare La durata non è prorogabile Bisogna pagare tasse (annuali) di rinnovo, altrimenti il diritto di esclusiva scade prima di 20 anni

8 Che cosa si può brevettare? Possono essere brevettate le invenzioni: - nuove - che implicano un’attività inventiva (originali) e - che possono avere un’applicazione industriale Un’invenzione è anche definita come una soluzione tecnica ad un problema tecnico © Società Italiana Brevetti S.p.A.

9 Che cosa si può brevettare? … un dispositivo, uno strumento, un utensile, un meccanismo … … un impianto … … un prodotto in genere … … una molecola, un composto farmaceutico, … … un metodo, un processo di controllo … © Società Italiana Brevetti S.p.A.

10 Che cosa NON si può brevettare? - entità astratte (teorie scientifiche, metodi matematici, giochi, programmi per elaboratore,…) - metodi chirurgici, terapeutici o di diagnosi - razze animali o varietà vegetali - invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume © Società Italiana Brevetti S.p.A.

11 Requisiti di brevettabilità Novità Attività inventiva Applicabilità industriale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

12 Invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Stato della tecnica: insieme delle nozioni e informazioni rese accessibili al pubblico in qualsiasi forma (scritta, orale, utilizzo), in qualunque luogo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto. Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ © Società Italiana Brevetti S.p.A.

13 Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ Invenzione: Cavatappi con denti Domanda EP Dep. 3 giugno 1988 Stato della tecnica Cavatappi con denti Brevetto US 2,588,096 Concesso il 4 marzo 1952 NON NUOVO © Società Italiana Brevetti S.p.A.

14 Requisiti di brevettabilità: ATTIVITÀ INVENTIVA Invenzione presenta attività inventiva se, per un esperto del ramo, non risulta in modo evidente o ovvio dallo stato della tecnica. Ad esempio, se l’invenzione è una combinazione ovvia di prodotti già noti, l’invenzione non presenta attività inventiva. Spesso però è una valutazione con un certo margine di soggettività © Società Italiana Brevetti S.p.A.

15 Requisiti di brevettabilità: ATTIVITÀ INVENTIVA Stato della tecnica 1 Cavatappi a pinza Brevetto FR Pubblico dal 12 maggio 1978 Stato della tecnica 2 Cavatappi a vite Brevetto US 283,731 Brev. 21 agosto NON INVENTIVO ? Invenzione Cavatappi a vite con pinza Domanda WO 99/61365 Dep. 25 gennaio 1999 © Società Italiana Brevetti S.p.A.

16 Procedura di brevettazione Esame della domanda Rilascio (eventuale) del brevetto BREVETTO Mantenimento annuale (o abbandono) Scadenza del brevetto DOMANDA DI BREVETTO Deposito della domanda Pubblicazione della domanda (18 mesi) Rapporto di ricerca © Società Italiana Brevetti S.p.A.

17 Procedura di brevettazione Procedure disponibili  Domanda internazionale di brevetto (PCT): 148 Paesi  Domanda di brevetto italiano  Domanda di brevetto europeo: Paesi  Domanda di brevetto nazionale estero © Società Italiana Brevetti S.p.A.

18 Procedura di brevettazione Procedure disponibili Domanda di brevetto italiano © Società Italiana Brevetti S.p.A.

19 Procedura di brevettazione Procedure disponibili Domanda di brevetto europeo © Società Italiana Brevetti S.p.A.

20 Procedura di brevettazione Procedure disponibili Domanda internazionale di brevetto “procedura PCT” © Società Italiana Brevetti S.p.A.

21 Procedura di brevettazione Il diritto di priorità (Convenzione di Unione di Parigi) Deposito in Italia Deposito estero, europeo, o PCT In alternativa, è possibile depositare fin da subito una domanda estera, una domanda europea o una domanda internazionale (PCT) 12 mesi (improrogabili!) Effetto del diritto di priorità: è come se la domanda estera, europea o PCT fosse stata depositata alla data del deposito in Italia © Società Italiana Brevetti S.p.A.

22 2. Utilizzo del brevetto nel mondo USA CINA Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità) Depositi all’estero fatti da residenti nel paese © Società Italiana Brevetti S.p.A.

23 Utilizzo del brevetto nel mondo GIAPPONE COREA DEL SUD Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità) Depositi all’estero fatti da residenti nel paese © Società Italiana Brevetti S.p.A.

24 Utilizzo del brevetto nel mondo ITALIA GERMANIA Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità) Depositi all’estero fatti da residenti nel paese © Società Italiana Brevetti S.p.A.

25 Utilizzo del brevetto nel mondo Domande di Brevetto Europeo © Società Italiana Brevetti S.p.A.

26 Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei. Confronto con altre aree rilevanti Stati Europei Numero di brevetti richiesti Percentuale sul totale 1)Germania ,38 2)Francia9.8796,65 3)Svizzera6.6174,46 4)Olanda5.0673,41 5)Regno Unito4.7333,19 6)Italia3.7392,79 7)Svezia3.4712,52 Usa ,72 Giappone ,29 Corea del Sud5.7113,85 Cina3.7312,51 Totale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

27 Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei. Confronto con altre aree rilevanti © Società Italiana Brevetti S.p.A.

28 Visione statunitense del brevetto Fase finale del processo di ricerca Utilizzo a fini competitivi, non solo difensivi Brevetto come asset aziendale  uffici specializzati

29 Visione europea del brevetto Brevetto come strumento difensivo Difficoltà nel capirne i reali vantaggi Il brevetto è visto come un costo

30 Il caso italiano: motivi del poco utilizzo della privativa Dimensione industriale limitata Scarsa innovatività del sistema italiano Scarsa comprensione e valutazione delle opportunità e dei vantaggi del brevetto Difficile difesa del brevetto in sede legale (durata delle cause)

31 COME TUTELARSI CON SUCCESSO? ASSICURANDOSI NEL MODO CORRETTO I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 3. Utilizzo strategico del brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

32 LA PROTEZIONE : SERVE A POCO SOLO SE NON C'E’ INNOVAZIONE tuttavia anche una protezione apparente puo' dare un vantaggio temporale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

33 Anche piccola innovazione! Infatti anche una protezione apparente puo' dare un vantaggio temporale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

34 La protezione costa una frazione di cio' che costa  innovare  produrre  distribuire  pubblicizzare e soprattutto... © Società Italiana Brevetti S.p.A.

35 di cio' che costa perdere il mercato a causa delle imitazioni o di cio' che costa cercare di ottenere un riconoscimento tardivo dei propri diritti © Società Italiana Brevetti S.p.A.

36 il brevetto fornisce all'innovazione un valore economico (esclusiva commerciale) che altrimenti andrebbe perduto il brevetto è segno della presenza di un'attività di ricerca e sviluppo avanzata (effetto di “attrazione” sugli acquirenti) i proventi del brevetto consentono di finanziare ulteriori ricerche (brevetti di perfezionamento) qualcun altro potrebbe brevettare l’invenzione o un suo perfezionamento (esclusiva commerciale in mano a terzi) © Società Italiana Brevetti S.p.A.

37 Brevetto o segreto industriale? Ponderazione della scelta in funzione di molti fattori

38 Il percorso dall’idea al brevetto BrevettoSegreto Scelta in funzione di: strategia aziendale, mercato di riferimento, prodotti concorrenti, aziende concorrenti, imitabilità del prodotto. Vantaggi: -protezione, -monopolio, -ricavi extra. Svantaggi: -costi brevetto, -pubblicazione, -tempo. Vantaggi: -tempo, -costo nullo. Svantaggi: -rischio, -mancato guadagno. IDEA

39 Trasferimento della tecnologia Pubblicizzazione dell’invenzione Giustificare un finanziamento Portafoglio brevetti da rinforzare Deterrente verso i concorrenti Brevettare o no ? Rimedio legale contro le contraffazioni BREVETTARE © Società Italiana Brevetti S.p.A.

40 Brevettare o no ? Tutela mediante il segreto industriale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

41 Adottabile solo in casi particolari Durata potenzialmente illimitata, ma difficile da assicurare Nessun costo per la tutela, ma costi per conservare il segreto Assenza di rimedio in caso di divulgazione Diritto di preuso in caso di brevetti successivi di terzi, ma onere di prova Mantenere il segreto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

42 Quali sono i costi da sostenere nelle procedure di brevettazione? Tasse di: - deposito - esame - rilascio Costi dei consulenti Spese di traduzione (!) …. distribuiti nell’arco di alcuni anni Quanto costa brevettare ? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

43 Copertura territoriale Esempio: brevetto italiano È necessario richiedere un brevetto in ogni Paese nel quale si vuole avere l’esclusiva !  il mercato francese è libero Dove brevettare ? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

44 1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità Vantaggi: - si ottiene un diritto di priorità a costi contenuti - rapporto di ricerca a costi contenuti, per prima valutazione di brevettabilità (e possibile riduzione tasse di ricerca per successiva domanda europea o PCT) - domanda di brevetto azionabile in Italia in tempi molto brevi - un anno di tempo per valutare l’investimento successivo (più oneroso) Dove brevettare ? Possibili strategie territoriali © Società Italiana Brevetti S.p.A.

45 Dove brevettare ? Possibili strategie territoriali 1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità Vantaggi: - un anno di tempo per valutare in quali Paesi estendere (solo Europa o PCT ?) - al momento del deposito estero, possibilità di includere nella domanda estera anche i successivi sviluppi dell’invenzione fatti durante l’anno di priorità © Società Italiana Brevetti S.p.A.

46 Dove brevettare ? Possibili strategie territoriali Vantaggi: - domanda azionabile all’estero in tempi più brevi - possibilità di dare già licenze all’estero - si evita il costo della domanda italiana - rilascio più rapido del brevetto europeo (in caso di domanda europea, ma non sempre è vero) 2. Primo deposito europeo o internazionale © Società Italiana Brevetti S.p.A.

47 Fiera tra pochi giorni, necessità di proteggere i prodotti da esporre Domanda italiana (di corsa !) e successiva estensione (o seconda domanda italiana) redatta e perfezionata con calma Prodotto ancora in fase di sviluppo Domanda italiana e successiva estensione (o seconda domanda italiana) con eventuali perfezionamenti Prodotto con incerte prospettive di mercato Domanda italiana e successiva valutazione se estendere o meno all’estero Necessità di diluire il più possibile i costi nel tempo Domanda italiana e successiva estensione PCT (o europea) Dove brevettare ? Esempi © Società Italiana Brevetti S.p.A.

48 Dove brevettare ? Esempi Prodotto pronto per il mercato, lancio all’estero imminente Primo deposito europeo o PCT Si prevedono già possibili licenze all’estero Primo deposito europeo o PCT Prodotto molto interessante, sicuramente i concorrenti cercheranno di copiarlo Primo deposito europeo o PCT, con procedura accelerata Si è già sicuri che servirà tutela anche all’estero Primo deposito europeo o PCT © Società Italiana Brevetti S.p.A.

49 Dove brevettare ? I vantaggi del primo deposito in Italia In Italia si pagano solamente le tasse di: - deposito di circa 90 Euro (tra tasse e diritti) - la traduzione in inglese delle rivendicazioni 200 Euro; - 45 Euro per ogni rivendicazione oltre la decima; Costi dei consulenti © Società Italiana Brevetti S.p.A.

50 Dove brevettare ? I vantaggi del primo deposito in Italia Viene svolta gratuitamente una ricerca di anteriorità con parere autorevole di brevettabilità (emesso quasi sempre prima dei 12 mesi per estensione estera) La ricerca viene svolta da Ufficio Brevetti Europeo Per una domanda di brevetto europeo, la ricerca costerebbe 1165 Euro ! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

51 Dove brevettare ? I vantaggi del primo deposito in Italia Se il parere è positivo..... si può estendere a domanda europea o internazionale con più sicurezza e avere un rimborso delle tassa di ricerca © Società Italiana Brevetti S.p.A.

52 Dove brevettare ? I vantaggi del primo deposito in Italia Se il parere è negativo..... Si possono pensare a più strategie per salvaguardare il titolo! -Ritirare la domanda e ri-depositarla come invenzione o modello di utilità; -Ritiro della domanda prima o dopo pubblicazione; -Estendere a livello europeo/PCT un testo modificato ad hoc. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

53 4. COME RICAVARE UN PROFITTO DA UN BREVETTO ? Producendo o commercializzando in esclusiva l’invenzione (valore aggiunto) Concedendo licenze esclusive o non esclusive sul brevetto, in cambio di royalties Cedendo il brevetto, totalmente o parzialmente... tutto ciò già dalla data di deposito della domanda di brevetto ! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

54 Altri vantaggi economici del brevetto Ottenimento di condizioni di maggior favore nel trasferimento di tecnologie Difesa e promozione delle vendite Aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti Bisogna però ricordare che la brevettazione è costosa.. La scelta dei Paesi in cui brevettare ha una pesante influenza sui costi © Società Italiana Brevetti S.p.A.

55 Esclusiva (= diritto di vietare a terzi): produzione utilizzo commercializzazione vendita importazione del prodotto brevettato o del prodotto direttamente ottenuto dal procedimento brevettato Esclusiva (= diritto di vietare a terzi) sull’applicazione del procedimento brevettato Il diritto di esclusiva dato da un brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

56 In quali Paesi il prodotto ha un mercato remunerativo? Esclusiva su commercializzazione/vendita/importazione In quali Paesi il prodotto o procedimento può essere ampiamente utilizzato? Esclusiva su utilizzo In quali Paesi operano i principali concorrenti ? Esclusiva su produzione/commercializzazione/vendita/importazione In quali Paesi il prodotto può essere fabbricato ad un costo vantaggioso? Esclusiva su produzione Da quali Paesi il prodotto può essere facilmente trasportato dopo la fabbricazione? Esclusiva su produzione In quali Paesi richiedere il brevetto? Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

57 Prodotto con mercato remunerativo limitato ad alcuni Paesi : Mazza da cricket chiedere brevetto nei Paesi in cui le vendite attese giustificano i costi del brevetto (in molti Paesi il cricket è uno sport sconosciuto!) Nei Paesi in cui il prodotto ha poco o nessun mercato, l’esclusiva sarebbe poco utile In quali Paesi richiedere il brevetto? Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

58 Prodotto con utilizzo limitato ad alcuni Paesi : Barriera paravalanghe chiedere brevetto nei Paesi di utilizzo (dove c’è pericolo di valanghe!) L’esclusiva nei Paesi di utilizzo blocca maggiormente i concorrenti rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di produzione o di vendita In quali Paesi richiedere il brevetto? Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

59 Prodotto con mercato territorialmente ampio, ma che richiede grande specializzazione tecnica o impianti molto costosi Nuova configurazione di aeroplano chiedere brevetto nei Paesi che sono in grado di produrre (gli aeroplani di una certa dimensione sono prodotti in pochissimi paesi) L’esclusiva nei Paesi di produzione blocca maggiormente i concorrenti rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di vendita In quali Paesi richiedere il brevetto? Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

60 Prodotto con un mercato territorialmente ampio, facilmente producibile e per il quale il costo di produzione è determinante Penna stilografica chiedere brevetto anche nei Paesi che sono in grado di produrre a basso costo (ad esempio CINA) Non potendo tutelarsi in tutto il mondo, almeno si costringono i concorrenti a produrre a costi più alti In quali Paesi richiedere il brevetto? Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare? © Società Italiana Brevetti S.p.A.

61 Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva Sfruttamento del brevetto senza concessione di licenze Il ritorno economico è dato da: volume delle vendite e prezzo di monopolio Questa politica viene scelta considerando alcuni fattori: Il titolare del brevetto offre sul mercato il suo prodotto, in regime di monopolio.

62 a) La frazione del mercato che può essere servita dai propri canali di distribuzione e di vendita b) Le dimensioni dell’azienda e le risorse disponibili c) L’efficacia della protezione brevettuale d) I prezzi praticabili e) Le norme in materia di attuazione obbligatoria (se l’invenzione non viene attuata entro 3 anni dal rilascio del brevetto, ci potrebbe essere licenza obbligatoria o decadenza del brevetto)

63 Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva Esempio. ELMO S.p.A. ha brevettato un casco con mentoniera mobile. Più facile da mettere! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

64 Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva ELMO S.p.A.: - è una società multinazionale che da tempo produce e commercializza caschi in tutto il mondo. - Ha un marchio affermato. - Ha risorse per sviluppare e promuovere il nuovo casco. - Ha già una rete di vendita efficace PUÒ PERMETTERSI UNO SFRUTTAMENTO IN ESCLUSIVA © Società Italiana Brevetti S.p.A.

65 Concessione di licenze sul brevetto Licenza esclusiva (relativa/assoluta) o licenza non esclusiva Il ritorno economico è dato dalle royalties Costi di investimento e rischio commerciale trasferiti al licenziatario Gli oneri di difesa dai contraffattori rimangono di solito in carico al titolare del brevetto Il licenziante rimane titolare del brevetto e concede al licenziatario il diritto di sfruttare commercialmente l’invenzione brevettata, dietro pagamento di royalties.

66 Concessione di licenze sul brevetto Condizioni di licenza (durata, quantità, territorio, royalties) Possibili forme di pagamento dei contratti di licenza Percentuale sul fatturato Generalmente si attesta intorno al 3-10% del fatturato. Più alta in certi settori o per certi prodotti E’ il criterio più utilizzato Quota fissa Royalty predefinita che il licenziatario si impegna a pagare indipendentemente dal fatturato Quota decrescente Royalties decrescenti nel tempo

67 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. ELMO S.p.A. ha brevettato un nuovo casco con mentoniera mobile che si solleva completamente. Ancora più facile da mettere! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

68 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. ELMO S.p.A. abbandona la commercializzazione del casco precedente e si dedica solo a quello nuovo: prodotto innovativo e più redditizio © Società Italiana Brevetti S.p.A.

69 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. Il casco precedente ha comunque ancora un mercato in una fascia di prezzo più bassa. SOLUZIONE: ELMO S.p.A. concede una licenza sul brevetto precedente ad un’altra azienda, per avere ancora un reddito dal prodotto anche se non lo ha più in catalogo. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

70 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. BUSTA S.r.l. ha brevettato un casco con una sacca interna gonfiabile. Maggior comfort per l’utilizzatore! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

71 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. BUSTA S.r.l. opera nella produzione di sacche in plastica per uso medico. La sua competenza tecnica è nella sacca gonfiabile, non ha nessuna competenza tecnico-commerciale nel settore dei caschi. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

72 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. SOLUZIONE Per poter avere un profitto dal brevetto senza affrontare costi enormi di investimento, BUSTA S.r.l. licenzia il brevetto a ELMO S.p.A., che è già in grado di sviluppare, produrre e commercializzare il casco con sacca interna gonfiabile. Inoltre, BUSTA S.r.l. diventa fornitore di sacche gonfiabili a ELMO S.p.A. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

73 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3. CHIASSO S.r.l. ha brevettato una nuova barriera antirumore in cemento armato e metallo. CHIASSO S.r.l. è già attiva nel settore delle barriere antirumore © Società Italiana Brevetti S.p.A.

74 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3. La barriera antirumore è pesante. Il trasporto oltre 300 km dal luogo di produzione è antieconomico. CHIASSO S.r.l. ha un solo stabilimento di produzione. Il mercato che può raggiungere è limitato. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

75 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3. SOLUZIONE: CHIASSO S.r.l. licenzia il brevetto a molte altre aziende nel mondo, ciascuna con esclusiva nel proprio ambito territoriale. CHIASSO S.r.l. ottiene un reddito da mercati che non era in grado di raggiungere! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

76 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociata LAPIS S.p.A. ha brevettato la matita. Il prodotto ha avuto un grande successo ! Dopo qualche anno, GUMMI S.r.l. ha brevettato la matita con la gomma per cancellare. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

77 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociata LAPIS S.p.A. non può produrre e vendere nessuna matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di GUMMI S.r.l. GUMMI S.r.l. non può produrre e vendere la sua matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di LAPIS S.p.A. sulla matita. © Società Italiana Brevetti S.p.A.

78 Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociata NESSUNO può fare/vendere la matita con la gomma! Prodotto utile, ma bloccato dai brevetti incrociati SOLUZIONE: LAPIS licenzia a GUMMI il brevetto sulla matita. GUMMI licenzia a LAPIS il brevetto sulla matita con gomma. LAPIS e GUMMI diventano concorrenti sul mercato delle matite con gomma, ma tutte le altre aziende rimangono escluse! © Società Italiana Brevetti S.p.A.

79 Concessione di licenze: il licensing LICENSING OUT I fattori a favore della concessione di licenze 1) compenso derivante dalla concessione 2) sfruttamento della tecnologia in tempi rapidi e senza impiego di capitale 3) instaurazione di rapporti con altre imprese 4) possibilità di scambio di licenze tra imprese 5) possibilità di allargamento del mercato I fattori contro la concessione di licenze 1) perdita della posizione di monopolio (licenza non esclusiva) 2) perdita della possibilità di sfruttamento dell'invenzione (licenza esclusiva assoluta) 3) pericolo di dispersione del know-how aziendale

80 LICENSING IN I fattori a favore dell'acquisto di licenze 1) risparmio dei costi di ricerca e sviluppo 2) risparmio del tempo necessario per la ricerca e lo sviluppo 3) sostituzione di tecnologie obsolete e recupero di competitività 4) partecipazione a una posizione brevettuale già acquisita 5) collaborazione a lungo termine con azienda licenziante (es. componentistica per industria automobilistica) I fattori contro l'acquisto di licenze 1) rinuncia a rafforzare la propria posizione nel settore della ricerca 2) onere del compenso da pagare al licenziante Altri fattori da analizzare 1) durata residua della privativa 2) ambito territoriale della licenza 3) brevetto core e non-core 4) esclusività o non esclusività

81 Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie Vantaggi nel licenziare brevetti e know-how 1) stipulare contratti di maggior durata 2) concordare un maggior ammontare delle royalties 3) ottenere un maggior affidamento per quanto riguarda la protezione delle proprie tecnologie 4) maggior controllo e definizione dell’area geografica in cui opera il licenziante Svantaggi nel licenziare brevetti e know-how 1) il licenziante può proseguire l'attività in caso di rottura del contratto 2) in caso di divulgazione, il know-how non può essere tutelato perché di dominio pubblico

82 Cessione del brevetto Il precedente titolare non può più sfruttare il brevetto. Il diritto di esclusiva si applica anche contro il precedente titolare Vendita a prezzo da stabilire (valutazione brevetto) Può avvenire quando: a) il brevetto non riguarda il core business b) il brevetto concerne un’area strategica da dismettere Il titolare del brevetto cede completamente il diritto di esclusiva ad un acquirente

83 Esempio 1. Il Signor Franco De Seti ha brevettato un cappello che funziona anche da borraccia. Il Signor De Seti non ha né le risorse economiche né le capacità imprenditoriali per sviluppare e commercializzare il prodotto. SOLUZIONE: il Signor De Seti vende il suo brevetto alla società BEVI S.p.A., già attiva da tempo nel settore delle borracce. Cessione del brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

84 Esempio 2. Dopo qualche anno BUSTA S.r.l. decide di dedicarsi solamente alle sacche per uso medico. SOLUZIONE: BUSTA S.r.l. vende a ELMO S.p.A. il brevetto sul casco con sacca gonfiabile. Cessione del brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

85 Esempio 3. CHIASSO S.r.l. si rende conto che è difficile gestire licenze con molte aziende, alcune assai lontane. SOLUZIONE: Decide quindi di: - tenere il regime di licenza in Europa; - vendere il brevetto in USA, Giappone, Cina, Russia. Gestione «mista» dei brevetti: -sfruttamento diretto in Italia, -licenze nel resto d’Europa, -cessione nel resto del mondo. Cessione del brevetto © Società Italiana Brevetti S.p.A.

86 Esempio 4. ELMO S.p.A. NON cede il primo brevetto sul casco con mentoniera mobile. Cessione del brevetto Il brevetto ha un ambito di tutela ampio (tutela di una mentoniera mobile, in generale). Se ELMO S.p.A. vendesse il primo brevetto, il nuovo titolare del brevetto potrebbe bloccare la produzione/commercializzazione anche del casco con mentoniera sollevabile © Società Italiana Brevetti S.p.A.

87 Difesa e promozione delle vendite Brevetto come deterrente verso i concorrenti Difesa dell’invenzione da a) contraffazione b) copiatura Promozione delle vendite (effetto di attrazione) utilizzare il brevetto per conferire al prodotto maggior credito, prestigio e appetibilità agli occhi del cliente. Es: pubblicità sull’etichetta del prodotto o televisiva

88 Aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti Immagine aziendale: si crea l’immagine di un’azienda protesa verso posizioni avanzate, costantemente impegnata in attività innovativa. Maggior facilità nell’ottenimento finanziamenti

89 Considerazioni finali Il brevetto porta con sé moltissimi vantaggi e moltissime possibilità di sfruttamento È importante sapere sfruttare i brevetti al meglio, in modo strategico I brevetti saranno determinanti per stabilire vincitori e vinti nella competizione tra aziende Senza questa privativa, il futuro di un’azienda potrebbe essere debole o in mano di altri

90 Grazie per l’attenzione! Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Marta Manfrin e Ing. Paolo Marchi Società Italiana Brevetti S.p.A. Stradone San Fermo, 21 sc.B – Verona Tel: / Fax: Website: © Società Italiana Brevetti S.p.A.


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